文/集佳知识产权代理有限公司 孔繁文

　　在英美法系，禁反悔原则（estoppel）起源于衡平法，后逐渐被普通法所吸收，成为诉讼等对抗性法律程序中当事人应予遵循的一项重要原则。这一原则与大陆法系中的公平（fairness）原则和诚实信用原则（good faith）法意相通，旨在限制一方当事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陈述和行为，来损害对方当事人以及其它公众的信赖利益。因此，无论是英美法系还是大陆法系，在专利领域，禁反悔原则均已成为权利要求解释时需要考虑的基本原则。

　　禁反悔作为一项原则，在专利领域已经被司法实践长期采纳，并且已被明文规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》-法释（2009）21号第六条。也就是说，在专利授权、确权过程中，专利申请人、专利权人对权利要求的保护范围作出“缩窄性”的修改或陈述后，其在专利侵权诉讼中并不能对该保护范围作出与该缩窄性修改或陈述自相矛盾的解释，以期获得更大的保护范围，损害对方当事人或公众的信赖利益。

　　例如，在澳诺公司与午时公司等专利侵权案【（2009）民提字第20号】中，最高人民法院认为，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。

　　另外，在优他公司与万高公司等专利侵权案【（2010）民提字第158号】中，最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

　　在笔者代理的诸多案件中，有两个案件对于禁反悔原则的适用问题比较具有典型性，下文中将分别予以介绍：

　　一、禁反悔原则不适用的案例

　　2016年6月22日，北京市集佳律师事务所收到最高人民法院(2013）民提字第127号民事判决书。经审判委员会讨论决定，最高法院判决维持湖北高院（2011）鄂民三再终字第2号民事判决书，集佳代理长沙深湘通用机器有限公司获得最终胜诉，为这一长达15年的马拉松案件拉上帷幕。据了解，最高检尚未有针对专利侵权民事案件向最高法院抗诉的前例。

　　此案的总审理周期长达15年，历经一审、二审、本院再审、最高院指令再审、最高检抗诉最高院再审，以及其间的专利无效、行政诉讼一审、二审程序等，可以说开了中国专利侵权诉讼历史之先河。其中的指令再审案件还被评为湖北省十大知识产权案件之一，与此案有关的另一案件也曾被评为湖南省十大知识产权案件之一。

　　本案中，案件的争议焦点集中在三个方面，其中的第一个方面即为禁反悔原则的适用问题。具体而言：

　　1、最高检在民事抗诉书中认定此案应当适用禁反悔原则

　　最高检认为：专利权人在无效程序中曾陈述本专利中磨辊与磨盘为上下位置关系，而且复审委在利用对比文件1（US3339853）和对比文件6（US4022387）评价涉案专利权利要求1的创造性时，采纳了专利权人的陈述，认为本专利“磨辊位于磨盘的上方”与对比文件1、6中“磨辊位于磨盘的内侧”存在区别，进而认为权利要求1具有创造性。所以，（2011）鄂民三再终字第2号民事判决违反了“禁反悔”原则，认定被控产品的“磨辊位于磨盘的内侧”与“磨盘上方通过支架活动装有磨辊”构成等同为适用法律错误。

　　2、集佳通过认真研究，认定本案并不应适用禁反悔原则

　　我们全面结合专利权人做出上述陈述的语境和上下文进行分析，得出了与最高检完全不同的结论。

　　在涉案专利的无效程序中，现有技术中的磨盘和磨辊为完全的内外关系，其磨辊的磨面与磨盘的磨面的外轮廓线均与地面垂直，如下图所示：

　　上述对比文件（雷蒙机）的附图中，其磨辊和磨盘两者磨面的外轮廓线与地面垂直，且二者的轴心线平行。因此，磨辊与磨盘的相对位置关系仅为简单的内外关系（完全内侧），也即是二者磨面的外轮廓线与轴心线均与地面垂直，并不存在上下关系。然而，在本专利的主要实施例中，磨辊与磨盘之间存在着上下关系，呈斜上方布置，参见下述该专利的附图1：

　　因此，在专利权人关于“磨辊在上、磨盘在下”的陈述，是针对对比文件为一种雷蒙机，只具有简单的内外关系，不存在任何形式的上下关系的情况，而相对比较后提出的。所以，在考虑禁反悔这一问题时，也仅涉及将磨辊与磨盘仅为简单的内外关系（磨辊和磨盘二者磨面的外轮廓线与二者的轴心线均与地面垂直）的情况排除在外，而不应当将磨盘与磨辊存在上下关系的多种方式，例如“磨辊倾斜设置”、“磨盘为锥形或盘形曲面”、“斜置磨合面”等斜上方的情况排除。

　　事实上，参见下述广义公司提供的“广义磨”的装配图，即可清楚地知道被控侵权产品的广义磨，其磨辊也是位于磨盘的斜上方，与本专利完全相同，而不是抗诉书中提到的广义磨是“磨辊位于磨盘的内侧”：

　　3、最高院肯定了专利权人的主张，认定此案不适用禁反悔原则

　　最高院认定： “禁反悔”原则规定于专利侵权司法解释第六条：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”…….本院认为，适用“禁反悔”原则需要考察专利权人在无效宣告请求审查程序中相关陈述的真实意思表示。经审理，从无效宣告审查程序中的证据 1 ( US3 339853 号美国专利）、证据 6 ( US4022387 号美国专利）公开的技术方案来看，其所公开的磨合面均是垂直设置，这使得磨辊与磨盘位于同一水平高度上配合工作，从而体现为磨辊处于磨盘内侧的位置关系；而涉案专利权利要求 1 所包含的“磨辊位于磨盘斜 28侧上方”的技术方案，能够实现延缓待磨物料下降速度、增加研磨工作时间等有益效果。深湘公司在无效宣告审查程序中的意见陈述，意在强调涉案专利与前述证据 1 、 6 所公开的现有技术“磨辊位于磨盘内侧”存在的区别，其只是在权利要求 1 所限定磨辊和磨盘相对位置的本来含义的范围内使用“上下位置”这一表述的。

　　显然，在无效宣告请求审查程序中，专利权人深湘公司基于证据 1 、 6 这两份对比文件对涉案专利权利要求 1 所作的陈述，并没有对所争议的技术特征的字面含义作进一步的限制，没有排除“磨辊位于磨盘斜侧上方”的技术方案。因此，该技术方案不属于在专利无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案。湖北高院再审判决对此问题的认定并未违反“禁反悔”原则。

　　最高院认定中的亮点在于：适用“禁反悔”原则需要考察专利权人在无效宣告请求审查程序中相关陈述的真实意思表示，不应当对个别文字进行断章取义的解释。这一论述对于今后案件中各级法院及案件当事人在考虑适用“禁反悔原则”时具有指导意义。

　　二、禁反悔原则适用的典型案例

　　上海鑫曜节能科技有限公司、安徽沃弗电力科技有限公司诉麦格纳驱动公司确认不侵害专利权纠纷案。 永磁传动技术的专利之争，在电机传动、节能市场上一直是被业内广泛热议的话题。美国麦格纳驱动公司（MagnaDrive Corporation） 于1999年在美国华盛顿州成立，为涉案专利ZL98802726.7的独占被许可人。鑫曜公司是一家中国的台资高科技能源科技企业，与麦格纳驱动公司的同类产品构成竞争。

　　由于麦格纳驱动公司向鑫曜公司发送律师函，声称鑫曜公司制造、销售的永磁调速器产品侵犯了麦格纳驱动公司发明专利，这对鑫曜公司及代理商的生产经营产生了重大不利影响，因此，在依法履行催告程序后，有鉴于麦格纳驱动公司既不撤回警告也未提起诉讼，鑫曜公司及代理商沃弗公司于2013年3月20日向安徽省合肥市中级人民法院提起确认不侵权之诉。

　　本专利申请公开说明书中，权利要求1包括如下内容：第一组两个所述转子分开一固定的轴向距离，并作为一个单元安装到所述第一旋转轴上随其一致转动；余剩的两个所述转子则安装成沿轴向相反方向相对于所述的第二旋转轴运动并随其一致转动。

　　针对上述权利要求1，审查员在《第一次审查意见通知书》中指出：……（上述引用内容）涵盖了三种情况：两个所述磁转子，两个所述导体转子或一个所述磁转子同一个所述导体转子“分开一固定的轴向距离……安装到轴”，而本申请的说明书只描述了其中一种情况……因此该权利要求得不到说明书的支持。

　　答复上述审查意见时，专利申请人对权利要求1的内容进行了修改，修改后的相应技术特征成为现权利要求的新技术特征：两个所述导体转子分开一固定的轴向距离，并作为一个单元安装到所述第一旋转轴上随其一致转动。

　　也就是说，经过修改，专利申请人明确将审查员指出的可能存在的三种情况，限定为本专利说明书中所记载的一种情况，而将其它两种可能的情况排除在外。

　　本案中，专利权人认为，针对涉案专利鑫曜公司仅仅是将专利所述的磁转子和导体转子的位置互换，两者的技术方案应当构成等同。然而，由于涉案产品所采用的技术方案，恰恰是专利申请人在审查过程中通过对权利要求的修改而放弃的技术方案”：“一个所述磁转子同一个所述导体转子…安装到第一旋转轴”。因此，根据禁止反悔原则，权利人无法在侵犯专利权纠纷案件中又将这一方案纳入本专利的保护范围。

　　合肥市中级人民法院经开庭审理，做出（2013）合民三初字第89号民事判决书，认定原告在其上所采用的技术方案，是专利权人在专利的申请过程中通过修改而放弃的技术方案，应适用“禁止反悔原则”，不构成专利侵权。

　　此后，合肥中院的一审判决由安徽省高级人民法院（2013）皖民三终字第84号判决所维持，并被安徽省高级人民法院选为年度十大知识产权案件之一。