文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩烁

　　众所周知，在美国专利审查实践中，实质审查阶段经常遇到审查员基于专利法35 U.S.C. 111（涉及专利客体适格性），35 U.S.C. 112（涉及权利要求的清楚性），35 U.S.C. 102（涉及权利要求客体的可预见性）以及35 U.S.C. 103（涉及权利要求客体的非显而易见性）指出申请文件主要是权利要求中存在的缺陷，这些也都是最主要的驳回法条。

　　关于法35 U.S.C. 112条（以下简称112条），其包括a、b、c、d、f共五个条款。如果遇到审查员基于112条f款进行意见评述，大多数情况是审查员表达自己对权利要求中某些特征的理解和定义，并基于此进行技术方案的概括和检索后的对比。一般来说112条(f)款主要涉及权利要求中的特征存在功能性限定问题的相关规定和解释，其具体规定如下：

　　(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

　　可见，根据该条规定，如果权利要求中的某一特征没有对其结构、材料和动作方面进行限定，而仅记载了其用于实现的功能，则被认为其覆盖说明书中的对应的结构、材料和动作以及所有相关技术中能够实现该功能的部件。换言之，这些特征需要根据说明书记载实施例进行解释。

　　上述条款对于基于中文撰写的专利申请的实际意义可能包括以下几方面：

　　1、其主要针对的是非专有名词，例如“连接件”、“驱动件”、“固定件”等功能性含义较强的术语；

　　2、由于中英两种语言的表述属性存在一定差异，对于中文技术特征中从字面本身就可以理解其所表达的技术方案的，在翻译为英文后，如果权利要求没有相关的结构、材料和动作方面的限定，则会被认为是功能性限定；

　　3、在该特征被认为功能性限定后，审查员则会基于在说明书的实施例中记载的对应的部件，并在审查意见中表达其应与说明书对应，避免上位概括而导致保护范围超过说明书记载的范围；

　　4、如果该特征恰巧为新创性评价中关键的区别特征，审查员则会基于上述第二条对该特征进行评价，因此由于范围被限缩从而有可能造成申请人在新创性争辩时处于被动；

　　5、这也是申请人在将来行权时对权利要求保护范围认定的关键依据。

　　举例来说，笔者在处理一件美国申请审查意见（OA）时，权利要求1中记载了特征“驱动部”（driving part）,此外没有对该特征进行任何结构、材料和行动方面的限定，如果为中文申请，读者会理解其一种为适合在该领域提供动力的装置，而无需对其细化。然而，美国审查员在审查意见中，明确将其解释为说明书实施中记载的“线圈组件和转子组件”。

　　此外，权利要求中的特征“压力感应单元”（pressure sensing unit），审查员将其解释为“陶瓷电容压力传感器”。

　　相反，权利要求中还记载了特征“第一连接件”（first connecting piece）、“第二限位部（second position limiting part）”，但由于权利要求中充分记载了这些特征与其他特征的之间连接关系，以及自身的结构特征，因此没有对其强行定义。

　　由上可见，1）针对权利要求中不是特定专有名词的特征，如果其在结构、材料和动作方面进行了充分限定，审查员则不会在审查意见通知书中进行定义；2）如果其缺乏结构、材料和动作方面的限定，审查员则会基于说明书对应的实施例进行定义并记载在审查意见通知书中，以定义相关的保护范围；3）但如果该特征既缺乏结构、材料和动作方面的限定，又无法基于说明书对应的实施例找到明确的说明，则会造成该特征公开不充分。

　　换言之，112（f）本身并不是驳回条款，但是如果存在上述第三种情况，则会结合112条b款认定相关特征公开不充分，甚至会导致相关的权项被拒绝（Rejection）。

　　与美国审查实践相比，我国的专利法中也对功能性限定相关的问题进行了规定。例如，我国专利法第六十四条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”由该规定可见，专利权的权利范围是由权利要求界定的。准确确定权利要求的保护范围是专利授权、确权和侵权各程序中做出评判的基础，具有决定性意义。

　　此外，我国《专利审查指南》中规定“权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义”。

　　由此可见，在中国专利审查实践中，针对专利法第六十四条第一款中规定“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，与美国实践略有不同的是，上述解释的对象应是明确记载于权利要求书中的用语，即在专利确权程序中对权利要求中用语的解释应当以此为基础。反之，若将未记载于权利要求中的用语通过所谓权利要求“解释”的方式纳入权利要求保护范围，则名为“解释”，实际会造成“限缩”或“替换”的效果。

　　如此，在中国审查实践中，针对权利要求中待解释的用语，首先要基于权利要求中记载的与该用语相关联的所有技术特征。然后，判断该用语是否具有“通常含义”，并可以结合说明书的技术方案并结合该领域的通常含义来理解其技术含义。如果说明书中指明了该用语的特定含义，并且使得权利要求的保护范围由于说明书中的特定说明而被限定得足够清楚，则应采用上述特定含义。

　　由此可见，针对功能性限定的特征，在中国审查实践的语境下，确定专利保护范围的基础应是基于权利要求的文字记载，这与上述美国审查实践存在不同，这也体现了中国专利保护范围的“折中解释原则”，相对于“周边限定说”和“中心限定说”审查实践方面的区别。

　　综上，针对中美审查实践原则之间的差别，如果基于中文撰写的专利申请希望在美国申请时，从机械领域的申请而言，应从撰写时起就开始注意避免出现上述情况，主要措施可能有：

　　1、尽量使用专业特有名词，其能够隐含表明自身所具备的特征；

　　2、如果使用“连接件”、 “驱动件”、“固定件”等从中文角度来看不会存在不清楚的通用术语，尽量要对其结构、形状和连接关系进行描述，即使不必记载在权利要求中，但说明书相关实施例的描述、甚至提供相关的附图显示，以给出审查员清晰、充分特征表达；

　　3、如果确为本领域通用的特征，在实现权利要求的技术方案时可以上位概括，则应确定基于技术方案是否可以上位，以免后续审查中被指出公开不充分的缺陷。

　　由此可见，好专利的基础都是撰写！

　　参考文献：

　　1.《美国专利申请撰写及审查处理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美国） 知识产权出版社

　　2.《美国专利法》作者：Martin.J.Adeiman etc. 知识产权出版社

　　3.美国专利商标局美国专利审查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/