文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 耿苑

　　与其他国家相似，美国专利法35 U.S.C.112也要求说明书和权利要求必须“清楚”。一般情况下，缺少引用基础，没有限定特殊名称等都会引发的“不清楚”的审查意见。除了这些常见的“不清楚”问题，美国OA还有一些较为特殊的“不清楚”问题。

　　一、装置权利要求中的means，Unit和module

　　通常，如果在装置权利要求中出现means，unit和module等词，很容易被认定为Means-plus-function的功能性限定。

　　根据美国专利法35U.S.C 112(b)and(f)的规定，权利要求中用于组合的元素可以以执行某一特定功能的装置或步骤来描述，而不记载其结构、材料或动作，而且这种权利要求应当被解释为覆盖了说明书中描述的其对应结构、材料或动作极其等同，但如果说明书中没有相应的结构材料等描述，则会被驳回。

　　在实际答复中，可以尝试通过修改用词来克服该问题。比如，calculating unit/module可以修改为calculator，detecting unit/module可以修改为detector或sensor等。或者也可以通过将权利要求改写为“由处理器执行程序来实施XX步骤”等来避免使用unit/module。

　　根据实践，美国审查员对“修改超范围”的审核较为宽松，即便原始说明书没有calculator，detector，sensor，processor等的记载，这样的修改一般情况下也不会引发“修改超范围”的意见。

　　二、过于上位

　　如果权利要求中的某个名称术语比较上位，而根据说明书该名称术语仅指一种较为下位的概念，则审查员会认为该名称术语的含义不清楚。

　　例如，权利要求中出现“待检测设备”，但整个说明书中，待检测设备都是指工厂中的运输设备，则应该将“待检测设备”修改为“运输设备”。

　　三、语法问题

　　中国申请在进入美国时必须翻译成英文，在一些审查意见中可能会提出译文的语法有错误。

　　例如，原文是“获取A的状态信息”，如果翻译为“acquiring state information of A”，审查员可能认为state information无法理解，应该是“acquiring a state of A”。

　　再例如，“A执行B的次数”，如果翻译为“a number of times for which A performs B”，审查员有可能会认为for which的使用不对，应该修改为“a number of times that A performs B”。

　　此类问题仅是英文表述上的调整，因审查员而异，没有实质性差异。而且审查员通常会给出建议的修改方式，通常按照审查意见修改即可，无需争辩。这样的修改一般情况下也不会引发“修改超范围”的意见。

　　四、条件性的表述

　　在权利要求中如果出现表示条件的用语（例如，使用if，when等引导的条件），可能会被审查员认为该特征是可选（optional）特征，对要保护的客体没有实质性的限定，从而导致权利要求不清楚。

　　比如，原文是“在满足条件C时，执行步骤A”，如果表述为“performing action A when/if condition C is met”，审查员会认为performing action A不是必须的步骤，从而没有构成实质性的限定。

　　可以通过以下两种方式来克服该问题：

　　方式一：修改为“determining that condition C is met, and performing action A”。

　　方式二：修改为“performing action A in response to that condition C is met”

　　这两种方式使得condition C is met和performing action A 都是确定性的特征。

　　另外，由于上述原因，when这个用词比较敏感，在限定时间时，也建议尽量不要使用when来限定。

　　比如“当参数A减小到0时，执行步骤B”，可以表述为“performing B at a time that the parameter A is reduced to 0”。

　　五、多个步骤合并

　　当权利要求的某个步骤中在逻辑上合并了多个步骤，审查员会认为该步骤不清楚。

　　例如，权利要求为：

　　1、一种数据处理方法，其特征在于，所述方法包括：

　　获取A的当前状态信息；

　　若所述当前状态信息表明所述目标部件中存在B对象，监测到所述目标部件上的所述在B对象消失，更新C数据。

　　对于划线部分的特征，在同一个步骤中，不清楚为什么在当前状态是“存在B对象”的同时又检测到“所述B对象消失”，因此导致权利要求不清楚。

　　根据发明的实际方案，该划线步骤应该拆解为如下3个步骤：

　　“确定所述当前状态信息表明所述目标部件中存在B对象，

　　持续监测所述目标部件上的所述B对象是否消失，

　　在监测到所述目标部件上的所述B对象消失时，更新C数据”。

　　经过拆解后，使得每个步骤都是单一的动作，并且各个动作之间的逻辑关系是清楚的。

　　以上是笔者在日常工作中遇到的美国审查中比较特殊的几种“不清楚”问题和答复方法，分享出来供参考和指正。