文/北京集佳知识产权代理有限公司 邢雨辰

　　一、112(f)条款的内容

　　美国专利法（35 U.S.C）中的112(f)条款规定了如何解释使用“手段加功能”（means plus function，MPF）这种语言形式的权利要求，其内容如下：

　　An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

　　该条款的前半部分就是对MPF形式的描述。MPF本质上是一种权利要求中的特征所采用的语言形式，在该种语言形式下，组件的特性通过其执行的功能（function）而非其具有的具体结构来进行描述。因此，如果申请人希望避免将执行该功能的主体限定在特定的结构上，来撰写一个能够涵盖所有能够执行该功能的潜在结构的特征，该权利要求的语言就会使用MPF形式。

　　该条款的后半部分是对MPF形式的使用提供了一个法律上的框架。当一个特征使用了MPF形式，即使用了“手段或者步骤”（means or step）或其他类似的非结构性通用术语并跟随着描述了对应的功能时，该特征将被解释为仅涵盖说明书中描述的执行该功能的特定结构、材料或者行为，以及这些结构、材料或者行为的等同物。

　　因此，基于该条款，当专利审查员确定一个权利要求因使用了MPF形式的特征，且在说明书中没有指明足够的结构、材料或者行为来执行MPF中的功能时，该权利要求会被认为不满足美国专利法的相关要求，从而触发与112(f)条款相关的驳回。

　　二、112(f)条款存在的理由

　　112(f)条款在美国专利法中从属于112，该法条在整体上对专利申请文件的说明书和权利要求（Specification）部分的形式以及清楚性进行了要求。因此，112(f)条款在本质上也是为了确保专利申请本身对其要求的保护范围要极可能划定一个清晰而明确的范围。

　　目前，世界上主要国家的专利体系中都存在着一条基本上可以成为共识的认知，即：没有结构支持的功能性权利要求可能会导致过于宽泛的专利权范围，通过预先占领其实际上没有达到的范围而阻止整个技术领域在该方向上的发展。因此，各国专利法中往往都通过各种形式要求功能与结构之间有明确的联系，从而在保护创新与确保公众知晓专利范围之间实现平衡。在美国的专利法体系中，112(f)就是实现这一平衡的重要内容。

　　从这个意义上来说，112(f)条款在一定程度上可以认为是一种“有条件的宽容”。美国专利法中允许申请人在权利要求中使用完全不包含任何具体结构、仅使用功能性的语言来限制一个组件，但同时为了避免申请人将该组件的实际结构范围无限扩大，申请人需要使用说明书的内容来为这个组件的结构范围划定边界。

　　三、112(f)条款的触发条件

　　基于112(f)的内容可以清楚的看出，在专利审查过程中，只有专利要求的语言被认为符合前半部分所定义的MPF的形式，才会触发后半部分涉及说明书中描述的执行该功能的特定结构、材料或者行为的判断。MPF形式可以被认为是112(f)条款的触发条件：当权利要求的形式被固定之后，一个被认为是符合MPF形式的特征，其涵盖的范围将不仅受到权利要求中的语言限制，也会受到说明书中执行相应功能的具体结构、材料、行为及其等同物的限制。相反的，如果一个特征被认为并不具有MPF形式，那么其涵盖的范围将主要由权利要求中的语言限制，即在语言上描述的功能和结构所能够覆盖的最大范围。因此，准确判断一个特征是否具有MPF形式至关重要。

　　目前，美国审查中对MPF形式的判定主要遵循审查指南（M.P.E.P.）中2181节所使用的“三步判定”：

　　a)权利要求的限定使用了执行特定功能的“手段或者步骤”（means or step）或其他类似的非结构性通用术语；

　　b)该“手段或者步骤”（means or step）或其他类似的非结构性通用术语被功能性语言修饰并且使用类似于“用于”“以……”（for, configured to, so that）等过渡词连接；

　　c)该“手段或者步骤”（means or step）或其他类似的非结构性通用术语没有被用于执行该功能的足够的（sufficient）结构、材料或者行为修饰。

　　当一个特征在语言上同时符合上述三个条件时，就会被认为使用了MPF形式，从而满足了112(f)条款的触发条件。之后，审查员会进一步审查说明书中是否存在适当的结构、材料、行为来支持MPF形式中的功能。

　　在上述三步判定中，需要额外注意“手段”或者“步骤”一词的存在或者缺失并不是触发112(f)条款的唯一决定因素（Williamson v. Citrix Online LLC，Cole v. Kimberly-Clark Corp，Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc）。申请人所使用的其他“非结构性通用术语”，例如常见的code、application、program、user interface code、mechanism、module、device、unit、component、element、member、apparatus、machine、system等均有可能在不具备进一步结构、材料或者行为的情况下触发112(f)条款。相反，如果申请人使用了“手段”或者“步骤”一词，但同时提供了执行该功能的具体结构、材料或者行为，那么也有可能并不会触发112(f)条款。

　　另外，在最后一步判断中，申请人所提供的结构、材料或者行为修饰是否是“足够的”，其判断基准仍然是PHOSITA（person having ordinary skill in the art）。也就是说，以本申请的申请日（优先权日）为基准，本领域一般技术人员在看到这些结构、材料或者行为时，是否能够在明确理解用于实现相应的功能的组件具有何种结构。因此，在一定程度上，一个特征是否会触发112(f)条款会随着时间的推移而发生变化：在计算机普及之前，processor一词本身可能就是一个MPF形式的核心“非结构性通用术语”，但在当代，这一词语现在已经具有非常明确的结构特征。

　　四、112(f)条款的相关驳回形式

　　从112(f)条款的具体内容中可以看出，其本身实际上是对MPF形式特征使用的限制，并不是一个直接的驳回理由。在实际审查中，审查员在触发112(f)条款之后需要进一步结合112(a)和112(b)条款来对说明书内容进行审查，来确定说明书能否清晰的限定MPF形式特征的保护范围、以及本领域技术人员能否实施相关的发明创造。

　　对此，在审查指南中，要求说明书中需要使本领域技术人员能够明确理解是什么样的结构实现了相应的功能。无论是说明书缺少这样的结构、还是说明书所公开的结构无法与相应的功能明确关联，都会导致申请不满足112(b)条款中的清楚性要求。在这两种情况下，审查员在指出权利要求中具体的特征触发了112(f)条款之后，会给出相应的112(b)条款驳回理由。同时，在前一种情况下，即说明书完全没有公开实施该功能的具体结构时，还会导致申请不满足112(a)条款中的可实施要求。此时，审查员在指出权利要求中具体的特征触发了112(f)条款之后，还会在112 (b)条款之外给出相应的112(a)条款驳回理由。

　　显然，在审查员基于说明书进行112(a)和112(b)条款的审查时，其判断基准仍然是PHOSITA。

　　五、112(f)条款的应对措施

　　从以上112(f)条款的触发条件以及相应驳回的判断条件不难看出，申请人在撰写申请文件时就需要采取一定的预防措施来避免权利要求最终因112(f)条款而被驳回。简单来看，可以从以下三个方面入手。

　　第一，在撰写权利要求时，尽可能使用特定的结构性特征来划定权利要求的保护范围，而非一味通过功能性限定的MPF特征来扩大范围。对于中国申请人来说，这里需要额外注意的要点在于“模块，用于……”、“单元，用于……”等常用于“可硬可软”的装置组件中心词在美国会被认为是典型的MPF特征标志，这一类特征在申请进入美国时需要尽可能的替换为由更为具体的结构所执行的功能。例如，较为常见的改写方式是写为通过“处理器+存储器”架构的计算设备来执行的相应功能。

　　第二，如果实在无法找到合适的结构性特征来限制权利要求，至少要在说明书中提供执行相应功能的详细结构描述。这里的详细结构描述可以体现为在说明书中枚举具体的例子，也可以将结构在概念上分多个层次并逐层举例。同时，在进行详细的结构描述之外，仍然可以加入非限制性的表述，以避免在审查之后的其他阶段对权利要求的保护范围产生不利影响。

　　第三，在撰写说明书时，需要格外注意权利要求中所具有的各个功能与说明书中所公开的具体结构之间能够产生对应关系。即，本领域一般技术人员通过说明书的描述能够明确理解该哪些具体的结构能够与用于实现权利要求中的哪些功能。

　　上述三个方面的核心仍然是申请人或者专利申请文件的撰写人需要明确理解发明中涉及的各个功能能够通过什么样具体结构来实施，这些结构中哪些需要在该申请中被纳入权利要求的保护范围，哪些结构可以不需要放入到保护范围中。此外，由于在112(f)条款框架下对MPF特征范围的解读同时也会影响到102、103条款下的新创性评价中对相应特征范围的认定，善用说明书来划定MPF特征的范围在一定程度上可以使得审查员的现有技术检索更加准确，提高申请效率。

　　六、总结

　　综上，112(f)条款是美国专利法体系中用于平衡申请人权利范围和公众利益的关键工具。通过理解第112(f)条款的内容、存在理由、触发条件和驳回形式，申请人和专利代理结构可以更好地应对权利要求和说明书撰写的复杂情况，从而在专利申请阶段甚至更早来主动调整相应内容，从而避免重要的发明点落入MPF特征的陷阱。这些早期的主动调整在帮助申请人规避相应驳回理由的同时获得尽可能广阔的保护范围。

　　参考文献：

　　1."Means-Plus-Function Claiming: What Does It Mean to Be a Means, When Are Means Means, and Other Meaningful Questions." Eric P. Raciti. Finnegan Insights. https://www.finnegan.com/en/insights/articles/means-plus-function-claiming-what-does-it-mean-to-be-a-means.html

　　2."USPTO Issues Critical Guidance on 35 U.S.C. 112(f): Implications for Patent Applicants and Practitioners." Morgan, Lewis & Bockius LLP. https://www.morganlewis.com/pubs/2024/03/uspto-critical-guidance-on-35-usc-112f-implications-for-patent-applicants-and-practitioners

　　3." A Means-Plus-Function Trap—Presumption Fails To Save Functional Claims Lacking Structural Antecedent", YMF Law Tokyo, https://www.mondaq.com/patent/1436146/a-means-plus-function-trappresumption-fails-to-save-functional-claims-lacking-structural-antecedent

　　4."Memorandum: Resources for Examining Means-Plus-Function and Step-Plus-Function Claim Limitations (35 U.S.C. 112(f))", UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf

　　5.Court Cases:

　　Williamson v. Citrix Online LLC,

　　Robert Bosch, LLC v. Snap-On Inc,

　　Cole v. Kimberly-Clark Corp,

　　Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.