文/北京市集佳律师事务所上海分所 骆苏华

　　《专利法》第二十二条的创造性要求之一便是与现有技术相比，发明创造要具有突出的实质性特点。

　　创造性在驳回案件中的比例一直是占绝大多数，可以看出对于创造性意见的答辩是多么重要。而创造性的本身主观性的特点导致在答辩过程中比较困难，尤其对于发明创造技术方案的特征被多篇对比文件揭示的情况下，对于代理人员或者申请人来说，有时难以找到突破口，笔者试图从实践经验中梳理出针对多篇文献结合的创造性意见的答辩的逻辑进行总结。

　　一、多篇文献结合核驳创造性的突破点

　　当相关技术特征分别被多篇对比文件揭示时，审查员会据此认为这几者的结合会破坏发明创造的创造性。此时，似乎该发明创造无法救了。这时，我们要仔细分析审查员认定的事实和逻辑是否正确，是否带入了想当然和后见之明，以所属技术领域人员当时所处情形，公允地判断其是否“能”从现有技术得到本发明创造，以及是否“会”从现有技术中得到本发明创造。这里的“能”和“会”并非文字游戏，可以分别代表客观角度和主观角度。即突破这种结合的核驳创造性的意见，要从客观和主观两个角度进行考察，不但考察本领域技术人员是否能将二者或者多者结合，还要考察本领域技术人员是否会将二者或者多者结合。

　　客观层面，可以从技术角度看是否真的能够像审查员所言那样结合，即能够将多篇对比文件技术上、法律上、方式上结合。比如，我们可以从技术上结合可行性、结合是否具有阻碍、是否能按照审查员建议的那样结合、结合后能否工作、结合后是否需要修改、结合后是否破坏各自预期功能、以及是否会按照审查员建议的方式结合等几个方面进行考察。若这些答案是否定的，审查员的能结合的结论就不恰当，也就是说审查员的事实认定层面就不正确，从而找到争辩发明创造的突出性实质性特点的突破口。

　　主观层面，可以从发明人本身主观或者说意愿方面考察本领域技术人员是否会像审查员指出的那样与现有技术结合。要以现有技术为基础，站在所属技术领域的技术人员的角度判断其主观上是否会将这些区别技术特征加入原来的技术基础。如果会将这些现有技术结合得到本发明创造，则该发明创造性欠缺。但是，反之，即便能从现有技术结合得到本发明创造，该发明创造也不一定就丧失了创造性。

　　具体地，主观层面可以从是否具有结合的启示角度论述，包括从是否教导背离、来自不同领域、是否依赖提出的问题、是否依赖技术手段简单、以及结合的成功可能性等角度考察本领域技术人员的主观意愿来说明是否具有“会”结合。

　　需要强调的是，在发明创造的区别部分也被另一对比文件“揭示”，判断一项发明创造是否具有创造性时，仅关注发明创造的技术方案和对比文件的异同甚至区别技术手段不够的，还要认真分析审查员的推理过程（若有）是否符合法律和技术逻辑。实际上，受审限所限，审查员也没有充分的时间考察推理的合理性，代理人要对其仔细研究，找到答复审查意见的突破点。

　　此外，能和会并非有截然的界限，技术上的障碍往往会阻碍技术人员的主动性，即二者也是有相互影响的，做出这样区分，是对主观和客观方面做出的大概划分，这样更有助于理解创造性答辩的逻辑。

　　二、几种情况的答复要点

　　首先，看是否真的能像审查员所说那样能够结合，可能存在如下几种情况。

　　1）技术上不可能结合

　　若结合后将导致现有技术的重大重构或设计，或者现有技术所依据的基本原理都要修改。那么，这种结合是不合适的。

　　2）操作上无法结合

　　多个对比文献之间在操作上不可能结合，或者需要其他技术手段的配合才能结合，再或者结合上具有巨大的障碍，这些情况下，要具体考察对比技术的本身。比如，将对比文件的技术手段加入，违反技术本身的发展规律，如果这样，则无法结合。

　　3）结合后能否工作

　　可以进一步思考，即便按照审查员的方式结合，考察结合后是否能像发明创造那样起作用？若不可以，那么审查员所断言结合方式就没有根据，从而得出具有实质性特点的结论。

　　4）结合后是否需要修改才能达到发明创造

　　合并后是否还需要修改，且按照发明创造的方式修改，这种修改是否是唯一的方式，是否还需要其他一系列独立的结合步骤。

　　5）现有技术不可能结合出发明创造的方案

　　申请人还要考察按照审查员所声称的结合方式，是否真的能结合出发明创造的方案，比如，可以向审查员指出：考察与对比文件的所有可能的结合方式，但找不到一种结合后与发明创造相同，这说明没有结合的动机。

　　该争辩方式也可以从后文所述的教导背离方角度进行说明，当然教导背离的要求更高，要达到相互排斥的程度，若结合后效果非最优，可能还不足以成为教导背离的理由，但是用来说明没有结合的动机还是有依据的。

　　6）是否会按照审查员建议的方式结合

　　审查员有时会将对比文件中完整方案打破，抽出部分特征和其他现有技术进行结合，要结合程序、结构、目的等角度考察是否会像审查员建议的方式结合，是否这样结合是本领域技术人员唯一的选择，还是审查员基于本发明创造（后见之明），硬凑出来的结合方式。

　　7）结合后是否破坏各自预期功能

　　若结合后，会破坏各个特征在对比文件中的预期功能，这种结合也是不合适的。

　　8）本对比文件中的领域技术人员是否真的能预见

　　该方法目前没有实践过，理论上也是可行的。比如，可以通过涉及的对比文件的专家，比如发明人，出具证言，说明在发明创造之前，不可能预见会将对比文件进行结合成发明创造就可以工作，从而来说明本领域技术人员不可能按照审查员所言进行结合得到发明创造。

　　当从是否会结合的角度进行考察时，要看多篇对比文件是否明示或者暗示的教导或者动机或者建议结合，争辩时要着重论述各个对比文件之间没有关联，比如可以论述发明原理、构思、技术路线上的无关联性，从而达到说明审查员的断言是以本发明创造作为基础，从各自分散的现有技术中重建发明创造的结论，当然，这是违背创造性的要求的目的，也可以说是后见之明。本次审查指南修改，强调要从解决技术问题的角度考量，个人认为是非常正确的，本领域技术人员是否有动机以现有技术中的特征作为进一步发展的起点，这需要相关特性的证据，不能仅仅考察现有技术和发明创造的特征的相似性。以上是从能否结合的角度示出一些可以争辩的角度。下面，提供几种考量思路。

　　1）各个技术方案各自完整

　　若各个技术方案是各自完整的，本领域技术人员不会有理由利用一个对比文件部分或者将部分加在或者替代另一个对比文件中的方案。

　　2）各个技术方案具有各自专属的路径

　　各个技术方案是独立的路径，即便解决的是同样的技术问题，是采取相互独立的不同方式解决同样的问题，这意味着，这些方式的教导是相互独立的、甚至是相互背离的。

　　3）各个文献教导相互背离

　　各个对比文献教导相互背离，是否明示或者暗示将对方排斥，或者会引导本领域技术人员向相反方向，本领域技术人员不可能期待发明创造的方式成功。这样，审查员的具有结合的启示论断则没有依据。

　　4）各个文献来自不同领域

　　各个文献来自不同领域，若和发明创造的领域差别较大，发明创造可能具备创造性的；若是相似领域，且对比文件中没有任何明确的启示或隐含的暗示指出该技术方案可应用于另一技术领域，我们仍然可以认为该技术方案在应用领域的改变上是有创造性的；同理，即使应用的技术领域相同，但本发明创造的发明目的与现有技术的发明目的不同，且该发明目的在对比文件中没有任何明确的启示或隐含的暗示，则该发明创造在发明目的方面的改进仍然是具有创造性的。

　　5）依赖问题已被提出来否认创造性

　　有时候，审查员依据对比文件中问题的揭示来说明不具有创造性，这个要区别对待，意识到问题不意味着具体的解决方案无实质性特点，普遍的动机和具体的技术方案之间还是具有本质的差别。

　　6）依赖区别特征的简单来否认创造性

　　有时，尤其是在后见之明的情形下，好像有些技术可以结合形成发明创造，尤其是在各个技术特征都是现有特征或者比较简单手段的情况下。审查员比如会以常规手段的叠加、本领域技术人员基于常识可以将这些常规技术手段结合形成本发明创造等理由来否定创造性。这是不公平的，即便是叠加，还有叠加的方式、叠加的驱动力（市场压力或者设计需求）等等方面的考量。总之，区别手段简单不意味着解决该问题的整体方案不具有实质性特点。

　　7）结合仅仅是本领域技术人员众多可预期手段的选择之一

　　有限次实验确实是会导致非实质性特点的问题，这样本领域技术人员有理由限定现有技术至有限次可预期的方案。但是若该选择不是有限次，而是众多的可预期的方案，除非有确切的理由，忽视众多可替代方案之间选择的复杂性，而得到唯有专利申请的结合方式的结论也是不恰当的。

　　尤其是，在众多方案并无明显的胜算时，断言其会结合显然是不合适的。

　　8）结合并无成功的胜算

　　如上所述，若发明人有众多的选择，且每个选择的结果是不确定的，这反而说明了发明创造具有创造性。

　　9）根据对比文件的审查历史无结合的动机

　　若对比文件已经公开或者授权，仔细看看审查历史往往有很大帮助，审查历史中可能可以看出强烈反对过审查员所断言的结合方式。比如，在申请文件中，或者审查历史中，在先技术申请人强调特定特征的不可替代性，这样，本领域技术人员不可能有动机进行结合替代。

　　以上的情形并非各自独立，有些时候也是相互关联的，甚至几个角度有重叠的情况，在此强调一下。

　　关于能和会的考量优先次序问题，若客观上都不能结合出发明创造的技术方案，一般来说就不用再考察主观方面的问题，说明事实本身的认定就有问题。

　　三、结论

　　如上所述，当面临结合破坏创造性的审查意见，我们要从能否结合、是否会结合的客观和主观的角度考量，不能仅关注技术特征公开与否，避免采用技术特征拼凑式对新创性进行评述，而忽视对比文件的发明构思、对比文件之间是否存在结合启示、以及技术特征之间结合之后是否真的能够得到涉案专利申请所保护的技术方案。也不要落入只要找到对应表述或者类似表述的相关记载便认为涉案专利/涉案发明创造的技术方案被公开的错误认知中。当对本领域技术人员是否能以及是否会结合得到本发明创造的技术方案认真分析后，才能对该发明创造的创造性具有清晰的判断。