文/北京集佳知识产权代理有限公司 郭化雨

　　2023年年底，国务院发布了《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，这代表着，针对专利法实施细则的第四次全面修改将自2024年1月20日起施行。

　　本次修改的内容很多，作为一名专职处理国内电学业务的代理师，笔者针对本次修改中与国内业务较为相关的部分，简单谈谈对此的理解和施行后对实务工作可能带来的影响。

　　第一点：诚实信用原则

　　涉及条款：

　　新增R11：“第十一条 申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”

　　修改R50、R59、R69、R88、R100

　　笔者认为该修改属于针对非正常申请这种扰乱市场、浪费公共资源的申请行为，本次修改，强化和细化了打击非正常申请的力度。

　　下列各类行为属于本规定所称非正常申请专利行为：

　　（一）所提交的多件专利申请的发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成；

　　（二）所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；

　　（三）所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机技术等随机生成的；

　　（四）所提交专利申请的发明创造系明显不符合技术改进或设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的。

　　通过本次修改，可以从根本上杜绝非正常申请的行为，而且，本次修改不仅在初审、实审阶段引入R11进行非正常申请的判断，还将R11条引入到无效程序，即R11条可以在确权阶段作为无效条款对已授权专利进行无效。

　　以此可有效威慑之前已经授权的、有非正常申请嫌疑的专利，降低这类专利在侵权中的使用、滥用可能。

　　第二点：实用新型、外观设计引入明显创造性审查

　　涉及条款：修改R50

　　本次修改的R50明确将明显创造性问题纳入实用新型和外观设计的初审范围。

　　也就是说，针对实用新型，实用新型的审查范围不再限于第二十二条第二款（新颖性）、第四款（实用性），而是扩大为整个第二十二条，包括新颖性、创造性和实用性。

　　针对“明显创造性”的尺度如何把握？

　　笔者认为，可以根据2023版《专利审查指南》第一部分第二章第11节的规定，“有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定”来进行理解。

　　也就是说，明显创造性的审查尺度参照无效宣告程序中实用新型专利的审查尺度。

　　这一修改，感觉会大大提升实用新型的授权门槛，原本仅需在申请前简单考量方案新颖性，之后可能就需要对那些偏向于简单拼凑的实用新型类交底书进行严格案前把关了。

　　当然，好处肯定是会有效提升实用新型的技术质量，减少低质量实用新型的申请数量，节约审查资源，回归实用新型保护的初心。

　　第三点：程序、文本、期限

　　该点涉及的修改部分较多，挑几点逐一说明。

　　3.1 电子申请的文件递交日和送达日

　　涉及条款：修改R4

　　“第四条第二款 以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。

　　第七款 国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”

　　这一修改应该是基于数字化的全面普及后的适应性修改，修改后：电子送达的文件几乎在文件发出的同时就到达当事人的电子系统，即送达日将很可能与发文日相同。因此，申请人将不再享有邮寄送达推定的15日邮路时间。

　　这一修改在24年施行时，可能会影响到尚未答复的审查意见的处理时限，对于主要答复OA的业务部门来说，对于这批剩余案件的处理可能会有短暂的压力。

　　好处在于，对于官绝的计算更为直观，审查流程缩短，降低审查周期。

　　3.2 说明书附图

　　涉及条款：删除R121

　　通过本次修改，删除了“黑色墨水”的制图要求，修改目的在于：随着专利证书等文件已经全面电子化，附图是黑白还是彩色，几乎已经没有任何显示上的影响，且彩色附图还能更清楚的表达相应信息。

　　由此取消了原本在颜色上对说明书附图的制图限定，使得彩色附图被允许出现在说明书附图中。

　　随着技术进步，目前处理的不少图像处理方案都和改变图像颜色有关，而在原制图要求下，只能通过灰度、线条等来区分不同颜色的区块，否则难以体现案件发明点。而修改后，代理师在处理这类案件时，制图的发挥空间将大大提升，对于代理师来说，确确实实是一件好事，附图也能更为直观清晰的体现发明意图。

　　第四点：优先权制度

　　4.1 优先权适用对象的延伸

　　涉及条款：修改R35

　　过去，专利法规定：在外国提出的发明、实用新型和外观设计专利申请享有外国优先权；在中国提出的发明和实用新型专利申请享有本国优先权。而在中国提出的外观设计申请，并不享有本国优先权。

　　修改后的专利法将本国优先权延伸到在中国提出的外观设计专利申请。在这一背景下，《细则》完善了优先权制度的配套规则。

　　其中R35修改的内容主要包括“外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请，……申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”

　　通过本次修改，外观设计可被允许要求在先申请的发明、实用新型附图的优先权，这一机制，外观设计的申请时机的操作空间将会大大增加，同时，针对发明、实用新型中可能涉及到外观的说明书附图，对制图的要求可能也会提升到对标外观设计的要求。

　　4.2 优先权的改正

　　涉及条款：修改R37

　　“第三十七条 发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”

　　对于发明和实用新型专利而言，申请人即使在提交专利申请时漏填或错填了某个或某些优先权，仍然可以在自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内（以后到期的为准）请求增加或改正优先权。

　　增加或改正优先权要求的前提是申请人在提交申请时至少要求过一项优先权，如果完全没有要求过优先权，则不能增加新的优先权。

　　与优先权恢复条款相同，该优先权增加和修改条款也仅适用于发明和实用新型而不适用于外观设计。

　　该修改个人感觉对代理师非常友好和人性化，之前部门中出现过填写优先权信息出错的情况，这种出错情况能够修正的条件非常不易满足，基本上一旦出错就会丧失优先权。而本次修改后，针对优先权信息的调整、修改空间将大大增加，基本杜绝了因为笔误导致的不可挽回的问题。

　　4.3 以优先权为基础的“援引加入”制度

　　涉及条款：新增R45

　　“第四十五条 发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。”

　　利用作为优先权基础的在先申请的内容补正当前申请的说明书或权利要求书所缺失的内容。

　　这一做法被称作“援引加入”制度，在很大程度上方便了申请人利用在先申请完善在后申请的相关内容。

　　例如，基于优先权的基础，可以通过该制度将在先申请的全部权利要求和/或说明书直接添加到在后申请中，以实现对在后申请的完善，并避免在先申请中某些技术点被捐献的情况。

　　第五点：人工智能、大数据客体审查基准

　　该修改是针对审查指南的修改，涉及第九章第5.2、6.1&6.2节

　　笔者感觉，该修改对人工智能、大数据的客体问题作出了较大的放宽，很多之前可能具有客体嫌疑的方案在该修改施行后，可能将会被认定为符合保护客体。

　　5.1 虽未限定具体的技术领域，但能够改进计算机系统内部性能，也可以构成专利保护的客体

　　如果方案涉及深度学习、分类、聚类等人工智能、大数据算法的改进，该算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联，能够解决如何提升硬件运算效率或执行效果的技术问题，包括减少数据储存量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等，从而获得符合自然规律的计算机内部性能改进的技术效果，则属于专利法第二条第二款规定的保护客体。

　　笔者感觉，之前在处理这类技术方案时，如果方案涉及通用的模型训练改进、通用的数据分类时，例如仅是针对全部分类模型的模型结构、训练逻辑改进，又例如是仅针对全部分类场景下的数据分类。

　　即使方案本身感觉具有不错的改进点，但是由于不涉及具体的技术应用场景，还是会非常担心出现客体问题，并会劝说客户不要申请或者加入典型应用场景等来规避。

　　但是通过本次修改，感觉这类方案又有了可申请性，对于代理所、客户来说，都未尝不是一件好事。

　　5.2 虽未限定数据是技术领域中具有确切技术含义的数据，但挖掘出数据之间的内在关联关系符合自然规律，也可以构成专利保护的客体

　　如方案处理的是具体应用领域的大数据，利用分类、聚类、回归分析、神经网络等挖掘数据中符合自然规律的内在关联关系，据此解决如何提升具体应用领域大数据分析可靠性或精确性的技术问题，并获得相应的技术效果，则属于专利法第二条第二款规定的保护客体。

　　笔者感觉，本处修改的解读空间不小，例如在模型训练中，必然能训练模型学习到输入数据和输出数据之间的内在关联关系，或者学习到在指定分类目的下，输入数据中不同数据维度间的内在关联关系。如果可以如此延伸解读的话，对于人工智能、大数据方案来说，申请自由度将大大提升。

　　5.3 如果算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联且实现了计算机性能改进，应当考虑创造性贡献

　　如果方案中的算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联，实现了对计算机系统内部性能的改进、提升了硬件的运算效率或执行效果，包括减少数据储存量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等，那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，在进行创造性审查时，应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。

　　笔者认为该点是用于服务5.1、5.2的，在符合客体的基础上，进行合理的创造性判断。

　　5.4 如果方案能够带来用户体验的提升，且与技术特征相关，应当考虑创造性贡献

　　如果方案能够带来用户体验的提升，并且该用户体验的提升是由技术特征带来或者产生的，或者是由技术特征以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的，在创造性审查时应当予以考虑。

　　在笔者处理互联网申请时，较大比例的交互类案件都会涉及到用户体验的提升，目前的处理方式主要还是除了用户体验外，还要挖掘出技术效果，否则在实审阶段，用户体验对创造性的贡献容易被看低或忽略。

　　通过本次修改，感觉用户体验在创造性审查时的地位会出现实质性提升，交互类方案的申请量之后很有可能会显著增加。