文/北京集佳知识产权代理有限公司 穆云丽

　　提到专利法第九条第一款，即专利法关于禁止重复授权的规定，相信每一个专利人都非常熟悉。第九条第一款中的但书规定，即，“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，这是关于“同一发明创造只能授予一项专利权”的例外规定。这个但书规定，使得专利申请人可以就其发明创造及时获得专利保护，同时又能够获得保护期限更长的发明专利权，因而是很多申请人在专利申请实务中会选择的一种申请策略。但是也是这个但书规定，如在专利申请过程中不加以注意，后期可能会给专利权人埋下“陷阱”，影响专利权的保护范围和稳定性。下面笔者将从一个行政判决案例出发，结合专利申请实务，对在专利申请过程中如何避开这个“陷阱”进行探讨。

　　案例观察

　　在（2018）京73行初3561号行政判决书中，北京知识产权法院以“某光电公司同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，而实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳或缴足年费而终止，不属于专利法第九条第一款所规定的例外情形”为由，驳回了原告专利权人某光电（深圳）有限公司（以下简称某光电公司）的诉讼请求，维持了被告国家知识产权局专利复审委员会于2018年2月1日作出的被诉无效决定：即，涉案专利的权利要求1-10不符合专利法第九条的规定，应予以全部无效。

　　某光电公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理后作出终审判决（（2019）最高法知行终118号行政判决书），驳回了某光电公司的全部上诉请求，维持了一审判决。最高人民法院认为：专利法第九条所规定的例外情形中，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，要获得发明专利的授权，需同时满足两项条件：一是实用新型专利权尚未终止；二是申请人声明放弃该实用新型专利权。本案显然不满足这两项条件，因而不符合专利法第九条规定的例外情形。此外，从法理上来说，在发明专利授予之前，实用新型专利权已经终止，其所保护的技术方案就已经进入公有领域，公众可以自由实施。若是再对同样的技术方案授予发明专利权，将不利于发明创造的应用，损害社会公众利益。因此，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实用新型专利权已经终止的，根据禁止重复授权原则，不得再授予发明专利权。

　　为了使得本案的时间脉络一目了然，笔者根据涉案发明专利和与其同日提交的实用新型专利的重要时间节点绘制了以下时间轴：

　　根据上图所示的时间轴可以清楚地看出，发明专利的授权公告日在2016年5月11日，而与其同日提交的实用新型专利早在2013年8月4日就因未按时缴纳年费而终止，显然不符合专利法第九条关于重复授权的例外规定。因此，笔者认为，国家知识产权局宣告涉案发明专利全部无效的决定并无不妥之处。

　　另外，在本案中，专利权人某光电公司发表了如下观点：一、专利法意义上的“禁止重复授权”是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是同样的发明创造只能被授予一次专利权。二、专利审查部门在审查过程中未提及重复授权的问题，也没有告知某光电公司能够通过修改权利要求的方式避免重复授权，这说明在授权审查阶段，相关部门认为本专利不存在重复授权的问题。

　　对于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的理解，学术界曾存在两种不同的观点，一种是同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在的“状态说”，也就是上述观点一；另一种是同样的发明创造不能被授予两次专利权的“动作说”。虽然在2007年的“舒学章”案中最高院支持了“状态说”，但是2008年修改实施的专利法实际上已经从立法层面上确立了“动作说”，即，同样的发明创造性只能授予一次专利权。首先，从语义逻辑上来看，2008年修改实施的专利法第九条第一款中的“但书规定”，确立了满足“重复授权”的例外规定的三个必备条件，必备条件之一就是先授权的实用新型专利尚未终止，这即相当于是隐含地确定了“动作说”。否则如果立法本义是支持“状态说”，那么强调先授权的实用新型专利尚未终止又有何意义？其次，从社会公众利益的角度来讲，如复审委和最高院在上述案例中所强调的，如果对一项已经进入公众领域自由实施的发明创造再次授予专利权，这对公众来说是显失公平的，将会严重损害公众利益。

　　对于上述观点二，笔者在此不对国家知识产权局在对涉案发明专利授予专利权时是否负有合理的注意义务（即，对同日提交的实用新型专利权的法律状态进行核实）进行讨论，因为无论如何，权利是自己的，专利权的稳定性和无瑕疵性是所有专利权人都希望和追求的，因此，专利权人/申请人在专利申请过程中理应对明显不符合专利法授权规定的情形加以注意并主动避坑。

　　笔者以专利法第九条第一款作为法律依据，在裁判文书网上进行了案例检索，发现因不符合专利法第九条第一款的但书规定而导致专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的案例并非唯一。这说明在实践中可能存在相当一部分申请人/专利权人都误入了专利法第九条第一款的“陷阱”。

　　专利法第九条第一款的但书规定，使得为避免重复授权，申请人除了可以通过修改授权在后的发明专利申请而使其具有与授权在先的实用新型专利不同的保护范围之外，还可以通过声明放弃实用新型专利而获得发明专利权。根据专利法、专利法实施细则及专利审查指南的相关规定，通过声明放弃实用新型专利而获得发明专利授权需满足两个条件：1.申请人在提出申请时分别做出声明；2.发明专利授权公告时实用新型专利尚未终止。

　　笔者以下将结合在实践中遇到的具体案例，结合上述两个条件，对在专利申请过程中如何尽量避开专利法第九条第一款之“陷阱”进行探讨。

　　“陷阱”之一——提出申请时遗漏声明

　　在（2018）京73行初2796号行政判决书中，北京知识产权法院以“原告苏某在涉案申请及该实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利，因此应当依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”为由，驳回了原告苏某的诉讼请求，维持了国家知识产权局专利复审委员会于2017年12月13日作出的被诉复审决定：即，涉案申请的权利要求1-10与实用新型专利的权利要求1-10的保护范围相同，属于同样的发明创造，因此，涉案申请的权利要求1-10不符合专利法第九条第一款的规定。

　　在这个案例中，原告苏某在发明专利申请的实审和复审程序中，虽经国家知识产权局多次提醒，仍坚持不对发明专利申请进行修改，认为该发明专利申请可以适用专利法第九条第一款关于重复授权的例外规定，从而导致了该发明专利申请最终被驳回。原告对法条的理解和适用固然存在不当之处，但是如果原告在提出申请时声明对同样的发明创造已申请另一专利，那么后续就可以通过放弃授权在先的实用新型专利而获得发明专利的授权，这样既不会损失保护范围，又可以获得具有更长保护年限的发明专利。

　　因而，究其根本，为避免后续误入专利法第九条第一款之“陷阱”，首要就是要做到，在提出申请时避免遗漏声明！

　　“陷阱”之二——未维持实用新型专利直至发明专利授权公告

　　从上述行政诉讼案例（2018）京73行初3561号可以看出，相比于“陷阱”一，发明专利授权公告时实用新型专利已终止这个“陷阱”更为隐蔽，因而也更容易误入，导致的后果也往往更为严重。在这部分，笔者将重点讨论如何尽量帮助申请人/专利权人避开这个“陷阱”。

　　在实践中，最常见的误区之一就是：已收到了发明专利的授权通知书并且先前已针对实用新型专利提交了放弃声明，因此无需再维持实用新型。下图给出了一个非常典型的此类误区的案例。

　　根据上图所示的时间轴可以看出，在2020年10月27日发明专利申请收到了授权通知书，随后专利权人在2021年1月11日收到了实用新型专利的缴费通知书。可能专利权人认为发明专利已经授权了并且先前已经声明了放弃实用新型专利权，那么此时就无需再缴纳相关年费了，从而导致该实用新型专利因未缴年费而终止的日期是2020年12月5日，而此时发明专利尚未授权公告，这显然并不满足专利法第九条第一款的例外规定。虽然在该案例中发明专利获得了授权，但是该权利并非是无瑕疵的因而也并不稳定，在后续行使专利权时存在因重复授权被无效的风险。

　　简言之，避开“陷阱”之二，核心就在于要确保实用新型专利权与发明专利权之间无缝衔接，即同一项专利权必须始终处于有效的保护状态，否则后续就无法适用专利法第九条第一款的例外规定。

　　为了确保两项专利权的无缝衔接，那么在发明专利授权公告之前，任何有可能导致实用新型专利终止的动作都务必要慎重。无论是在收到专利权人关于实用新型专利的明确放弃指示时还是在收到实用新型专利因未按时缴纳年费而下发的缴费通知书或终止通知书时，都应该给予专利权人相应的提示：与该实用新型专利同日提交的发明专利申请尚未公告授权，如实用新型专利已终止，后续无法通过放弃实用新型专利权而获得发明专利的授权。如果已经在答复发明专利申请的审查意见通知书时提交了实用新型专利权的放弃声明，那么就需要建议专利权人继续维护该实用新型专利，否则后续假如发明专利获得了授权并且实用新型专利进入了放弃程序，如果忽略了实用新型专利已经提前终止的情况，那么发明专利权就存在因重复授权而被无效的风险。更极端的情况，如上述案例中所示，如果已经收到了发明专利申请的授权通知书并且授权通知书中说明了实用新型专利进入了放弃程序（发明专利申请的授权通知书中会对提交过放弃声明的实用新型专利是否进入放弃程序进行说明），那么就需要告知专利权人必须要继续维护该实用新型专利直至对应的发明专利授权公告为止，否则后续获得的发明专利权有被无效的风险。

　　小结

　　根据上述讨论可以看出，对于同日提交的发明专利申请和实用新型专利申请，尤其是在实用新型已授权公告之后，实用新型专利的案件状态会影响后续发明专利申请的授权范围甚至是专利权的有效性，很容易误入专利法第九条第一款的“陷阱”。因此，在处理这类案件时不能孤立地进行，笔者建议可以采取一种“联动式”管理策略。

　　更具体而言，对于发明案的管理，可以从以下几方面予以注意：

　　1.提交申请时：做好案卷特殊标记，避免提交申请时遗漏声明。

　　2.收到授权通知书时：核实授权通知书中关于实用新型案的放弃情况是否与实际情况（即，该案是否应该放弃）一致。不一致的，要及时向国家知识产权局提交意见陈述下发更正的授权通知书，以避免后续产生的权利不稳定隐患。

　　3.收到证书时：如果授权通知书中标记同日提交的实用新型专利进入放弃程序，那么需核实是否同时收到了实用新型专利的放弃专利权的手续合格通知书，并及时更新实用新型专利的案卷状态，以避免后续误缴年费等操作。

　　对于实用新型案的管理，可以从以下几方面予以注意：

　　1.提交申请时：做好案卷特殊标记，避免提交申请时遗漏声明。

　　2.进行放弃操作时：对已授权公告的实用新型专利，需核实同日提交的发明案的状态，如发明案尚未公告授权，需告知专利权人该放弃操作可能导致的后果（重复授权、发明无法获得相同保护范围）。

　　3.收到缴费通知书或终止通知书时：需核实同日提交的发明案的状态，如发明案尚未公告授权，需告知专利权人不按时缴纳年费可能导致的后果（重复授权、发明无法获得相同保护范围）。

　　4.提供实用新型的放弃专利权声明时：需提示专利权人即使提交了放弃专利权声明，也需继续维护该实用新型直至发明专利授权公告，否则后续也有无效风险。

　　以上仅是笔者根据工作中遇到的同日申请的各类情况，从避免后续因不符合专利法第九条第一款关于重复授权的例外规定而导致专利权不稳定甚至被无效的角度出发进行的经验总结，实际中的情况可能更加复杂，期望此篇浅论能够提供关于同日申请的更佳管理策略的启发。