文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩烁

　　笔者在处理欧洲检索报告或审查意见时，偶尔会遇到审查员在发出的通知书中指出待决申请存在违反EPC123（2）条“中位概括（intermediate generalisation）”规定的案例。那EPC123（2）条主要涉及什么内容，以及如何应对呢？笔者在这里结合自身的实务经验，尝试做一些相关内容的简要介绍，以使广大代理人同仁在处理欧洲案件时，尤其是涉及到需要对权利要求进行修改时，了解和掌握一些需要注意的规则和应对措施。

　　关于Article 123 EPC，大家都较为熟悉，其为欧洲专利公约中有关修改规定的法条，其原文如下：The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed，即，任何对专利文件的修改不能超出提交时的申请文件所包括的内容，这与我国专利法第33条有关修改超范围的内容大体对应。

　　在EPC123条，包括三款内容，其中EPC123（2）就是本文所要涉及的内容。该款规定主要包括如下内容：在对权利要求进行的修改时，申请人对权利要求的修改介于上位概括和具体实施方案之间，则这种修改不被允许，即使没有超出原始申请文件的范围。

　　并且，EPC中具体列出以下四种判断形式：

　　1.从方法权利要求中的连续步骤中抽取单独的步骤（e.g., among a sequence of steps A-D, only Step C is extracted），作为新的修改内容，则属于中位概括；

　　2.当希望通过引入具有可授权特征的从属权利要求来使独立权利要求获得授权时，一般应将所涉及从权的所有特征都应包含在新的独权中，否则属于不允许的中位概括。但如果本领域技术人员能够认识到该从权的一个特征与其他特征之间或者在该一个特征与该从属权利要求中提及的其他从属权利要求的教导之间没有密切的功能或结构关系，则被允许；

　　3.如果加入了说明书中的可选地或优选地（optional or preferred）的特征，则被认为是没有“可明确识别的功能或结构关系”，其属于允许的中位概括；

　　4.关于附图中公开的实施例是否能够单独构成独立权利要求中添加的特征的充分基础：如果附图及相应的文字描述没有给出任何相关特征产生的效果的指示，无法识别是否满足“可明确识别的功能或结构关系”，进而不能认识到在本发明的背景下所选择的特征有意实现何种目的，因此不能认为是为解决所涉及的技术问题而进行的技术考虑的故意结果，属于不允许的中位概括。

　　由上可见，对于“中位概括”缺陷的认定的核心在于：如果在说明书中原始记载的一个实施方案中，只有在特定组合的特征之间没有任何可明确识别的功能或结构关系(clearly recognisable functional or structural relationship)的情况下，或者如果提取的特征与那些特征没有不可分割的联系(not inextricably linked with those features)，才允许进行中间概括；不能从组合使用的具体实施例单独抽出孤立的特征（the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination）。

　　举例来说：在一个具有创造性的实施例中：包括：特征A、B、C、D以及E。原始权利要求1：修改后加入了A+B+C特征，但省略了D和E，如果：

　　1）A+B+C特征组成的方案导致本领技术人员不能直接、无疑义的从原始公开中得出，或者D+E是实施方案的关键因素；

　　2）与仅看过原始公开的本领域技术人员相比，看过新修改的技术人员能够从新修改中衍生更多的附加信息，

　　则，这种中位概括不予接受，申请人就需要将以上A-E全部五个特征同时引入。

　　由以上实例可以看出，首先如果修改只加入了A+B+C特征，其没有引入新的特征，并且实质上缩小了修改后的保护范围，当仍会以“中位概括”的理由，进而以修改超范围的法条不被接受，在欧洲审查意见中会出现这种较为特殊的情形。

　　那么，上述法条在答复审查意见时，会对申请人带来何种影响呢？笔者在这里尝试粗浅地探讨一下：

　　1.对申请人是否带来实质影响？“中位概括”的相关缺陷多出现在申请人在答复上一次检索报告或审查意见时对权利要求进行的修改，申请人可能不愿将可授权的权项的全部内容并入，例如权利要求1中，通常的做法是选择部分特征并入，这在国内审查时是较为常见且可行的答复策略。然而，欧洲的审查员会对修改的标准严格，除了核查是否超出原始记载的范围，也会审查是否满足上述“在特定组合的特征之间没有任何可明确识别的功能或结构关系”，往往会导致发出下一次审查意见。

　　2.申请人或代理人在应对此种审查意见时，首先应以上述标准重新审视所做出的修改，并在认为必要时结合技术方案、公知常识、现有技术等可利用的角度进行争辩，但一般来说效果有限，审查员基本不会接受，最终大概率还是要回到并入完整的权限获得授权的结果。

　　3.为此，申请人要想避免上述问题，还是要从申请文件撰写的时候入手，注意细节，为后续的修改提供更大的组合空间。笔者下列几点可行作为有益的预防措施：

　　a.说明书撰写的时候多用句号，少用逗号；多用短句，少写长句，这样在形式上能够避免被直接认定为“在特定组合的特征之间没有任何可明确识别的功能或结构关系”；

　　b.段首可以用Alternative或者Preferably引导；

　　c.多写一些实施例的组合方式，这一点其实对其他可能的缺陷也很必要，例如是否存在单一性缺陷等。

　　以上是笔者针对欧洲专利实践中有关欧洲专利公约EPC123（2）条有关“中位概括”条款的简单介绍。其与中国专利法中的法三十三条的修改超范围的相关法条对应但又有其特殊性。申请人或代理人在遇到需要修改的权项时，一定要全面审核修改策略的合理性、合规性，并且应在合理权利保护范围和法律程序减少之间做出合理的妥协。此外，在针对有可能进入欧洲的专利申请，在一开始专利文件的撰写时就还应该做好相应的措施，养成良好的撰写习惯。

　　参考文献

　　【1】欧专局相关法条的网址：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar123.html

　　【2】欧专局相关案例：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_ii_e_1_9.htm