文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 潘红
随着中非之间经济和贸易的不断发展,越来越多的中国申请人选择去非洲,尤其是南非申请专利。
与中国专利申请不同的是,在专利类型方面,南非没有实用新型专利,只有发明和外观设计两种专利保护类型。在审查方面,南非对发明专利申请采用的是先申请制,审查员对专利申请仅进行形式审查,而不对其进行实质性审查。也就是说,南非发明专利申请无需经过实质审查,只需要通过南非知识产权局的形式审查,审查员不会判定专利申请的新颖性、创造性,也不对范围过于宽泛的专利申请限制其保护范围 。一般情况下,南非专利申请可在提交之后的 8 至 12 个月内获得专利权。
由于没有实质审查程序,这样获得的专利权并不稳固。为了获得一件较为稳固的南非专利权,则需要申请人采取有效的措施,以避免不稳固的专利权导致经济上的损失。具体地,可以有下述2种途径可供选择。第一种是在准备提交南非专利申请之前进行详细的检索,确保自己的专利申请的方案没有被公开,这种情况比较适合于单独申请南非专利申请的情况。第二种是参照同族授权专利来修改该南非专利申请以获得南非专利权,因为同族专利申请经过了审查,尤其是欧美日韩等审查能力较强的国家/地区的审查,因此,权利相对稳定,参照其修改该南非申请的话,也更有利于专利权的保护,这种情况比较适合于同时申请进入多个国家的情况。其中,南非专利申请由于可在 8 至 12 个月内获得专利权,在此时间内往往其他同族申请还没有收到授权结果,因此,在上述第二种途径下,申请人需要一定的时间等待同族授权,为此,需要申请人熟悉并利用南非发明专利申请程序中的延迟注册程序。
根据南非专利法实施细则第 45 条可知,专利申请人可以延长专利的授权周期至自申请提交之日起 18 个月。根据南非专利法第 40(C)条可知,说明理由good cause)并缴纳费用,南非专利注册处处长可以考虑再次延迟授权。
在南非专利申请实践中,首次延迟授权的周期一般为自申请提交日起 的15 个月,以便给授权公告预留充分的时间生效。这是因为根据南非专利法第 40 款的规定,专利申请应在自申请提交日 18个月内授权,超过 18 个月,专利申请未被授权就应视为失效。另外,虽然有上述要求,在南非专利申请实践中,也是可以再次提交延迟授权请求的。不过需要注意的是,如果申请人希望继续延期,会有下述情况:(1)费用会更高;(2)需要理由;(3)由南非审查员决定是否延期。由于南非专利法规定超过18个月,专利申请未被授权通常就应该被视为失效。因此,对于超过18个月(通过延迟授权等手段)才授权的专利,可能会有较大风险。
以下通过南非专利申请的案例来进一步解释上述期限要求。
例如,下述表格示出一件南非专利申请的提交情况。
在实践中,南非专利申请的授权日为自提交日起的12个月。通过上述表格可以看出,该南非申请的提交日为2021年2月23,那么授权期限则为提交日起12个月,即2022年2月23日。如果需要请求延迟授权,则首次一般延期至提交日期的15个月,即为2022年5月23日。
以上为南非专利申请的常规程序,并且在一件南非专利申请授权前,还可以提交分案申请。上述条款,同样适用于分案申请,但是分案申请在计算日期上稍有不同。对于母案为PCT申请进入国家的申请,分案申请的授权起算日为PCT申请的提交日,即分案申请的授权期限是根据该日期起算的。
例如,以上述表格中的申请作为母案申请,提交一件分案申请,下述表格示出了该分案申请的提交情况。
从该表格可以看出,分案申请的提交日虽然为2022年1月19日,但是其授权期限并不是12个月之后的2023年1月19日。
分案申请的授权决定期限是自PCT申请的提交日2019年9月10日起算的。根据南非专利法第40条的规定,授权绝限是自提交日起18个月。缴纳费用后,可以延迟授权至最长不超过3个月。向审查员说明理由(good cause)并缴纳费用后,审查员会给予专利申请进一步延期(可以看出,该案在上述基础上另外要求了8个月延迟授权)。
不过,对于分案的延期全靠专利局的自由裁量权,并没有严格的法律法规作为标准。
以上介绍了代理人在南非专利申请实践中遇到的关于延迟授权的内容,不排除有其他更好的处理方式,欢迎大家交流指正。