文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩宏星

　　多项引用权利要求（multiple dependent claim）在美国专利实践下有独特之处，涉及到权利要求项数和附加费的判断问题。美国的实践与中国或其他国家相比存在着差异，如果不注意，可能会引起形式上的问题（35 USC 112(e)）或导致额外的附加官费。

　　从事出口专利案的代理人想必都熟悉USPTO关于新申请附加官费涉及以下主要三种情况：

　　1）超出3项的独立权利要求；

　　2）权利要求总数超出20项；

　　3）多项引用权利要求（multiple dependent claim）。

　　事实上，在一些情况下，如何判断权利要求总项数以及是否有多项引用权利要求的存在，并不是一个非常简单的问题。而对这一问题的认识和理解，可能关系到代理人能否为申请人提供合理的旨在规避附加官费的主动修改建议。

　　本文关注后两种情况，即关于权利要求总数的计算和多项引用权利要求的判断。

　　为了便于理解和进一步讨论，有必要先了解一下美国关于多项引用权利要求的定义、撰写形式要求、费用计算方式和审查程序。

　　1.关于multiple dependent claim的定义和理解

　　首先，根据美国专利法细则37 CFR 1.75的定义，“multiple dependent claim”首先是指一种dependent claim，它以择一方式引用一个以上的在先独立权利要求或从属权利要求。

　　需要注意的是对这里的“dependent claim”的含义，不能简单地理解为“从属权利要求”，在MPEP的多数语境下，应该理解为“有引用关系的权利要求”。例如，在mpep/s607已经特别提到，“For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application.” 也就是说，出于费用目的，只要对其他权利要求有引用关系，这样的权利要求就属于“dependent claim”。因此，即便是对一项独立权利要求而言，只要它引用了超过一项权利要求，在考虑费用时即属于“multiple dependent claim”。

　　2.撰写形式要求

　　a.择一引用形式

　　根据上述定义，非择一引用形式是不被允许的。因此，下面例1是允许的，而例2是不被允许的：

　　例1．Claim 3. The device according to claim 3 or 4, further comprising… (√)

　　例2．Claim 3. The device according to claims 3 and 4, further comprising… (×)

　　在例1中，通过连词or实现择一方式；当然，还可以表达为以下方式：“according to any one of claims 3 and 4”，

　　“according to any one of claims 3 to 4”，

　　“according to any one of the preceding claims”，等等。

　　b.不允许引用一组以上的权利要求

　　例3．The method according to claim 3, comprising expressing the antibody according to claim 5 in the host cell according to claim 6. (×)

　　例4．A device according to claims 1, 2, 3, or 4, made by a process of claims 5, 6, 7, or 8. (×)

　　例3中同时引用了权利要求5的抗体和权利要求6的宿主细胞，例4中引用了权利要求1/2/3/4的装置，同时引用了权利要求5/6/7/8的方法。

　　在这些权利要求中，均引用了两组以上的不同特征，这是不允许的。这里所谓的“组”，应理解为基于权利要求的主题而言。

　　c.不允许作为任何其他多项从属权利要求的基础

　　即所谓的不允许“多引多”，这一规定是与中国、欧洲以及韩国等许多其他国家的规定一致的（但请注意日本是允许“多引多”的）。

　　d.不允许引用在后的权利要求

　　引用在后的权利要求同样是不可接受的，例如：

　　例5．Claim 3. A device as in either claim 6 or claim 8, in which … (×)

　　3．多项引用权利要求的效果

　　根据35 U.S.C. 112，每一项权利要求中通过引用被纳入的限定条件或要素必须被分别考虑。因此，多项引用权利要求在法律效果上视同为多个单一引用的权利要求的技术方案的集合。

　　例如，在限制要求（RR）实践中，引用多个权利要求的每个实施方案以与单个引用权利要求相同的方式均被考虑。因此，多项引用权利要求的技术方案之间可能需要进行限制。此外，多项引用权利要求的某些实施方案可能会被撤回，而其他实施方案则可能根据其实际情况进行考虑。

　　4．多项引用权利要求的费用计算

　　首先需要明确的是，就从属权利要求而言，在确定附加官费时需要考虑的是是否存在多项引用以及权利要求总数。对于存在多项引用现象和总数超出20项的权利要求，需要计算附加官费。

　　根据MPEP的规定，对于有引用关系的权利要求（无论是单项引用还是多项引用）来说，需要注意以下：

　　(A)在确定单一引用的权利要求（即，不直接或间接引用多项权利要求的）时，应仅考虑所引用权利要求的编号。

　　(B)在确定多项引用权利要求或单一引用权利要中所包含的实施方案（包括对直接或间接引用的多项引用权利要求的引用）时，每个实施方案均应通过其所涉及的权利要求的编号来确定，以最高、必要的程度具体标识每个实施方案。

　　(C)当多项引用权利要求或单一引用权利要中所包括的所有实施方案（包括对直接或间接引用的多项引用权利要求的引用）接收到拒绝理由或意见或要求时，可仅考虑有引用关系的权利要求的数目。

　　为了更直观地说明上述要求，以MPEP中给出的实例来说明：

　　在上表中给出的权利要求引用关系中，在判断时每个权利要求的每个方案都必须单独被对待。对于其中存在的多项引用权利要求（上表中的权利要求4、6和7），当其接到拒绝理由、限制要求或审查员的其他要求或意见时，可仅针对单个权利要求提出。例如，对于权利要求4引用权利要求2的方案、权利要求4引用权利要求3的方案，当遇到反对理由时，可仅在反对理由中针对权利要求4提出。

　　另外，在计算权利要求项数时，上述权利要求的项数为“1+1+1+2+1+3+3”即12项。其中，权利要求4相当于2项权利要求，权利要求6和7各自相当于2项权利要求。值得注意的是权利要求7，其表面上仅引用权利要求6一项权利要求，但由于权利要求6又引用了权利要求2、3和5，因此导致权利要求7在费用计算上是与权利要求6一样的，均按3项权利要求计算。

　　4.1 PTO/SB/07表的使用

　　USPTO提供了PTO/SB/07表（“多项引用权利要求费用计算表”）来帮助计算多项引用权利要求的费用。该表格由专利申请处理办公室(OPAP)放置在申请文件中，其中多项引用权利要求是以提交的申请文件作为基础，或者以答复OPAP要求提交权利要求的通知而提交的文本作为基础。如果在提交申请时或者为答复OPAP要求提交权利要求的通知而提交的权利要求中并未包含多项引用权利要求，但后来通过修改增加了多项引用权利要求，则TC（技术中心）的工作人员会将表格放入申请文件中。如果申请中有不止一项的多项引用权利要求，则出于费用计算目的，将在PTO/SB/07表中计算独立权利要求和从属权利要求的总数，然后将权利要求总数和独立权利要求数目放在PTO/SB/06表中用于计算最终费用。

　　4.2 费用计算前的形式审核

　　要计算费用，需要确认形式上的多项引用权利要求哪些是符合撰写要求的（即“适合的多项引用权利要求”），哪些是不符合撰写要求的（即“不适合的多项从引用权利要求”），然后才可做出判断并进行标记。

　　(a)适合的多项引用权利要求（符合撰写要求的）

　　35 USC 41(a)规定，出于计算费用目的，以适合的多项引用形式提出的权利要求不得视为单一的引用的权利要求。因此，多项从属权利要求被认为具有它所引用的权利要求的数目。任何直接或间接引用多项引用权利要求的适合权利要求也被视为具有其所引用的多项引用权利要求中所引用的权利要求的数目。

　　(b) 不适合的多项引用权利要求（不符合撰写要求的）

　　如果多项引用权利要求均不是适合的形式，则无需支付37 CFR 1.16(j)下规定的多项引用权利要求费用。但是，如果至少有一项多项引用权利要求是适合的，则需要支付多项引用权利要求费。也就是说，37 CFR 1.16(j)规定的“有”或“无”的问题，只要存在多项引用情况（当然是适合的），则收取固定费用。

　　如果有任何多项引用权利要求是不适合的，则OPAP会指出并标记出这样的情况（在PTO/SB/07表中“Dep.”项下用“①”标出）。通常，不适合的多项引用权利要求包括非择一引用、多项引多项等。在计算费用时，这些不符合要求的多项引用权利要求的费用会按仅一项权利要求来计算，这样可简化费用计算。

　　此外，任何引用不适合的多项引用权利要求的权利要求也会被认为是不适合的，并被作为一项权利要求来计算费用。

　　下面以MPEP中给出的实例来具体说明费用计算方法：

　　在上面例子中，权利要求1和9是独立权利要求，权利要求2-3和5-6各自是从属权利要求，权利要求4引用权利要求2或3，在费用上计算为两项权利要求；权利要求5-6均直接或间接引用权利要求4，在费用上也各自计算为两项权利要求；权利要求7和8涉及“多项引用多项”，属于不符合要求的多项引用权利要求（即前述所谓的“不适合的多项引用权利要求”），因此会被标记为“①”；权利要求10引用了独立权利要求1或9，因此在费用上按两项权利要求计算；权利要求11被标记为“①”是因为其非择一引用的方式（引用“权利要求1和9”，而不是“1或9”）。

　　总之，上述权利要求包括2项独立权利要求和13项从属权利要求，共计15项权利要求。从而，独立权利要求的数目和总权利要求数可随后被填入PTO/SB/06表并被用于费用计算。

　　根据上述例子可知，在计算权利要求总项数时，一个多项引用的权利要求会按照其中引用的权利要求项数为准。

　　另外，针对上述TC人员标记了“①”的权利要求，实审审查员会被提醒，从而可在后续OA中指出该撰写形式问题。

　　总之，上述规定和程序做法一个基本思路就是：对于不符合撰写要求的多项引用（包括非择一、多引多），USPTO做出标记并暂时按一项计算。这不禁让人生出疑问：如此做法是否会让申请人规避本该缴纳的附加官费？事实上，这是不会发生的，因为在实审前的程序中，这些不符合撰写要求的权利要求在逻辑上相当于是被认为不清楚的，已被标记出来，在实审阶段审查员会在OA中指出这些问题。申请人在答复时做出修改，须克服所指出的问题，修改后USTPO会重新考虑引修改导致的权利要求项数和多项引用权利要求情况，不会导致申请人逃避附加官费的情况发生。

　　4.3对于有引用关系权利要求的初步处理

　　出于收费目的，对于一项权利要求是否为“有引用关系的权利要求”（注：MPEP中使用的术语“dependent claim”，很多情况下可能不宜将其简单理解为“从属权利要求”，也不宜用中文语境下的“从属权利要求”一词来对其进行描述。为避免此理解误区，下文中均采用术语“有引用关系的权利要求”来表述）的初步判断是由不同于审查员的工作人员做出的。此时，有必要将每一项引用另一项权利要求的权利要求实际视为有引用关系，而不用确定是否确实存在真正的引用关系。

　　然而，最初接受权利要求作为有引用关系的权利要求并不排除审查员随后认为该权利要求并不是适当的有引用关系的权利要求的可能。也就是说，为收费目的，初步将所有形式上有引用关系的权利要求均暂时按适合的有引用关系权利要求考虑，而不必考虑其是否符合撰写形式要求。

　　4.4 测试是否是适合的有引用关系的权利要求

　　根据35 U.S.C.112(d)，有引用关系的权利要求应满足以下条件：

　　(i) 引用在前的权利要求，以及

　　(ii) 对所要求保护主题的进一步具体限定。

　　根据上述规定，要判断一项权利要求是否是适当的有引用关系的权利要求，它应当包括其所引用的权利要求的每一个特征（限定条件），并对所要求保护的主题做进一步限定。对主题的进一步限定包括两种方式：增加一个或多个额外要素；和/或对所引权利要求中的一个或多个要素做进一步限定。

　　在这方面，之前的MEPE曾提出了测试一项适合的有引用关系的权利要求（是否包括其所引用的权利要求的全部限定条件）的一种方法是所谓的侵权试验（infringement test）。类似全面覆盖原则，如果所检查的权利要求省略了在先权利要求的任何要素，或者所检查的权利要求包含了彼此互斥的特征，这些情况下都不可能成为适合的有引用关系的权利要求。

　　例如，如果权利要求1记载了要素A、B和C的组合，则引用了权利要求1且其中C被省略或由D代替的权利要求将不是适当的从属权利要求，即使它进一步限定了其他元素，因为这样的权利要求已不再包含所引用的权利要求1的全部限定条件。再比如，在后权利要求虽然声称可包含在先权利要求中的全部要素A、B和C，但在后权利要求中要素A和B是互斥的（择一存在），这种情况下在后权利要求也不可能成为适合的从属权利要求。

　　另外，有些情况下所检查的权利要求如果仅能写成独立权利要求的形式，而不可能在形式上写成引用关系的权利要求的形式。例如，两个权利要求涉及不同的主题。

　　此外，MPEP还规定，有时候一项有引用关系的权利要求在其他方面看都是适合的，但是其可能涉及不同的发明，甚至可能需要单独的检索来确定，这种导致单一性方面涉及另外发明的权利要求并不会导致形式上不满足。例如，权利要求1涉及一种马库什式（I）化合物，权利要求5涉及一种对权利要求1的通式（I）中的若干变量做了进一步限定后的式（II）化合物，有可能式（I）相对于式（II）已经有了较大的变化，例如母核结构明显不同（尽管式（II）仍在式（I）的范围内），此时审查员可能认为其涉及不同类型的发明，因而导致单一性问题。这种情况下并不认为不满足权利的撰写形式要求。

　　特别要注意的是，当独立权利要求和与其有引用关系的权利要求属于不同的法定类别时，这一事实本身并不会使后者不适合。举例来说，如果权利要求1记载了一种特定产品，则涉及以特定方式制造权利要求1产品的方法的权利要求将是适当的有引用关系的权利要求，因为它进一步限定了与制造权利要求1产品的方法有关的特征。类似地，如果权利要求1记载了制造产品的方法，则涉及通过权利要求1的方法制造的产品的权利要求也可以是适当的有引用关系的权利要求。另一方面，如果权利要求1记载了一种制造特定产品的方法，如果该产品可以通过权利要求1中记载的方法以外的方法制造，则涉及权利要求1中的产品的权利要求将不是适当的有引用关系的权利要求，因此它不包括权利要求1的所有限定条件（制造方法）。

　　在审查有引用关系的权利要求时，审查员应确定该权利要求是否符合35 U.S.C.112(d)，它要求所审查的权利要求包含对同一申请中在先权利要求的引用，对所要求保护的主题做进一步限定，并包括在先权利要求的所有限定。如果该权利要求不符合35 U.S.C.112(d)，审查员会拒绝。尽管35 U.S.C.112(d)涉及形式问题，但不符合35 U.S.C.112(d)可使权利要求无法获得授权。

　　4.5 关于多项引用权利要求（multiple dependent claim）的附加费

　　首先，如前面提到的，这里的“dependent claim”应该理解为“有引用关系的权利要求”。出于费用目的，只要对其他权利要求有引用关系，这样的权利要求就属于“dependent claim”。因此，即便是对独立权利要求而言，只要它引用了超过一项权利要求，仍属于需要缴纳该附加费的情况。

　　为了便于理解USPTO关于从属权利要求的上述规定，在此笔者通过以下实例进行说明：

　　a.符合MPEP撰写要求的从属权利要求可有不同表达方式

　　MPEP并不限制从属权利要求对在先权利要求引用的表达方式，例如下面这些表达方式都是允许的：

　　The chair of claim 1, wherein …

　　The chair according to claim 1, wherein …

　　A chair as claimed in claim 1, wherein …

　　The chair as in claim 1, in which …

　　而且，建立对在先权利要求引用关系的表述用语也不一定要在权利要求的前序部分，例如前面例3。

　　b.关于引用多项在先权利要求的独立权利要求

　　例6. A method for producing the anti-TIGIT antibody according to any one of claims 1-4 or the anti-TIGIT/anti-PD-L1 antibody according to any one of claims 5-11, comprising

　　expressing the antibody in the host cell according to claim 16, and

　　isolating the antibody from the host cell.

　　此例本身是独立权利要求，在计算权利要求项数时本项权利要求会被计算为4+7=11项。因此为节省费用考虑，可能还是有必要建议申请人进行主动修改。

　　例7.

　　28.A pharmaceutical composition, comprising a crystalline form of fluvatinib or a crystalline form of fluvatinib mesylate and a pharmaceutically acceptable adjuvant, wherein the crystalline form is selected from the group consisting of:

　　the crystalline form of fluvatinib according to claim 2,

　　the crystalline form of fluvatinib mesylate according to claim 6, and

　　the crystalline form obtained according to the method of claim 15.

　　29.A method of treating a tumor, comprising administering the composition according to claim 28 to a subject in need thereof.

　　此例在计算权利要求总项数时，权利要求28被视为3项权利要求，权利要求29因其引用权利要求28也被视为3项权利要求。

　　还需要注意的是，除了在申请提交阶段外，后续任何主动的修改、答复OA所做的修改（无论修改是否entered ）所导致的权利要求引用关系变化，都将被纳入考虑，从而可能导致需要补交权利要求附加费用。

　　另外，对于在答复限制要求（“RR”）之后未选择的那些权利要求（nonelected或withdrawn），对这些权利要求的后续修改仍在可能需要缴纳附加费的考虑内，除非将其删除。另外，对于答复中删除的权利要求，之前缴纳的费用是不会被退费的。另外，对于提出修改的权利要求，如果修改未被纳入考虑（“not entered”），则因此修改而缴纳的附加费不会被退费。当然，在计算后续修改中的费用时，未被纳入考虑的权利要求不会被纳入。

　　参考文献

　　1.美国专利审查指南MPEP.608.01(n)

　　2.35 USC 112 (d)

　　3.美国申请缴费时从属权利要求的认定，刘瑾 http://www.unitalen.com.cn/html/report/21024633-1.htm