文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　根据美国商标法的相关规定，商标可以用于美国专利申请中用以识别物品、产品、服务或组织，包括商品商标、服务商标、集体商标以及证明商标。但是，外观设计专利的保护客体是体现在物品中或应用于物品的视觉特征，其保护主题通常是与物品配置、或物品的形状、或引用于物品表面的装饰或物品表面装饰与配置的结合。商标是用以识别和区分商品或者服务来源的标志，并不是外观设计专利的常见保护主题。但，美国外观专利法中不排斥对商标以外观专利的形式获得保护。

　　根据美国外观审查指南第15.55.01小节所述，商标不能在外观设计名称中单独使用，也不能和类型“TYPE”一词结合使用。在个别情况下，商标可以使用在说明书中。若商标在外观设计图样中使用时，应在说明书中写上一句声明，注明形成外观专利保护范围中的商标元素以及拥有该商标的所有权人的名称，通常按照以下格式声明：

　　“The [the trademark material] forming part of the claimed design is a registered trademark of [the trademark owner].”

　　美国外观审查指南还规定禁止以贬损的方式在外观专利中使用商标。

　　除此之外，当商标并不作为外观专利的保护部分，而在原始提交申请中的照片或线条图中又保护了商标时，应在说明书中或照片上包括免责声明，声明该商标不作为所要求保护的外观设计申请的一部分。

　　如何在外观专利侵权案件中评估其图样中显示出的商标？哥伦比亚运动服品牌诉赛鲁斯（Columbia Sportswear v. Seirus）一案给予了启示。

　　在哥伦比亚运动服品牌诉赛鲁斯（Columbia Sportswear v.Seirus）一案中，美国联邦巡回法院先在2019年11月13日的裁决中提出要考虑被诉外观设计中的商标存在问题，并在2020年3月5日否决了哥伦比亚后续提出的全体法官复审请求。

　　Columbia Sportswear v.Seirus基本案情，如下：

　　哥伦比亚拥有第D657,093号的美国外观专利权，该外观专利是一种用于服装和鞋类物品的热反射材料的波浪形外观设计。在案件中，哥伦比亚诉称赛鲁斯在其各种产品（包括靴子和夹克衫）中都在相似的材料中采用了类似波浪形的外观设计，该行为侵犯了其外观专利权（具体见下图）。

　　在初审判决中，地区法院认可了哥伦比亚提出赛鲁斯产品侵权的理由，随后陪审团判决赛鲁斯赔偿哥伦比亚超过300万美元的赔偿金。地区法院在简易判决中驳回了赛鲁斯的诉讼观点，即第D657,093号的美国外观专利与被诉产品图案之间存在显著差异。赛鲁斯指出两种图案在波浪厚度、间距和方向均存在差异，以及其商标在整个图案中的显著存在。关于赛鲁斯的观点，地区法院进行了驳回，并提出在侵权分析中应完全忽略商标的存在。

　　在上诉程序中，联邦巡回法院驳回了地区法院作出的简易判决，并撤销了关于侵犯该外观专利权的裁定。联邦巡回法院认为，地区法院不恰当地解决了本应由陪审团决定的与侵权事实相关的争议焦点问题。这些问题包括对于一般观察者而言，波浪的厚度、间距以及方向的差异是否有不同的影响。根据联邦巡回法院的观点，赛鲁斯产品设计的元素是否给予一般观察者一种不同于哥伦比亚设计的不同视觉影响应该由陪审团判断。

　　同时，联邦巡回法院认为地区法院不考虑商标在外观设计中的影响是不恰当的。联邦巡回法院驳回了地区法院在判决中提出的禁止在判断侵权时考虑装饰性商标、其摆放的位置以及其表面特征的观点。联邦巡回法院认为地区法院的这一观点是与判断“一般观察者是否会发现整体外观设计的效果一致”的事实不一致。

　　联邦巡回法院认为，商标的摆放位置是判断外观专利侵权的一项重要因素，特别是当商标是被诉外观设计专利的内部组成部分时。根据该项判决，潜在侵权者可能会通过在涉嫌侵权的外观设计中放置商标以来避免侵权。该案究竟会在今后的诉讼中有何影响，还需要时间来证明。需要注意的是，判断美国外观设计专利侵权是一个事实问题，该事实取决于一般观察者基于外观设计专利、现有技术以及被诉侵权的外观设计的整体视觉印象。