文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩烁

　　一般而言，在构思一件专利申请前，优先于对技术方案的撰写、主张权利范围的确定，发明人或申请人首先要明确自己的发明主题本身是否是可专利的。各国都结合自身的文明制度特征、历史沿革、及科技发展的阶段等大的背景环境来对专利的主题加以规范和限定，例如美国、欧洲和中国对于疾病治疗方法能否获得专利授权分别给出了相反的规定。本文主要围绕美国的专利实践来介绍美国的专利适格性及实用性法律规定，尝试给读者一些相关的简要介绍，以避免因为相关缺陷造成损失。

　　美国专利相关法律体系中，对专利适格性的相关规定主要集中于美国专利法101条（35 U.S.C §101），该法条通常解释为对专利适格性以及实用性两方面进行了规定。其具体内容如下：

　　凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、组合物、或其任何新颖而实用的改进者，可以依据本编规定的条件和要求取得专利权。

　　(“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”)

　　接下来，笔者就分别从专利实用性及专利适格性两方面做一些简单的描述。

　　一、专利实用性

　　在众多主流国家的专利法实践中，对专利申请的实质性判定基本都包括：新颖性（可预见性）审查、创造性（非显而易见性）审查以及实用性审查。美国专利法101条也对发明的实用性审查方面进行了规定。

　　一般来说，企业或者投资人不会投入大量资源在一项虽然新颖但无实用性的研发上，此外，即使获得无实用性的表示独占许可的专利权，其实质上也不会对社会公众的利益造成损害，因此，实践中对一项发明的实用性审查往往大多似乎只是走走过场而已。

　　然而，专利法101条对“有用性”的规定仍然会引出一些疑问：一项新发明应该有用到什么程度？是必须对现有技术的改进还是只要能实现应用的目标即可？使用应该通过经济、社会、甚至环境效果来判断其有用性？

　　基于上述对“有用性”（或者说实用性）的考量，在美国实践中，通常将其划分为三种类型进行判断：有益实用性、基本实用性、以及特定实用性（beneficial, general and special）

　　对于有益实用性，美国法官的共识是：衡量发明的“有用性”，应排除主观道德考量，即使该发明具有欺骗性，专利法并不是为防止商业欺诈而服务的，欺骗性并不一定影响实用性。例如，赌博用具被视为具有实用性。

　　又例如，一个物品能够被改变而使其被当做另一个物品，这本身就具有一种特别的价值，并充分满足实用性的法定要求，将锆石仿造成钻石、将仿真黄金饰品仿制成真金饰品，都在专利法意义上具有“有用性”。

　　就这一点而言，与我国专利法大相径庭，我国专利法五条规定：对违反法律,社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。但依据美国专利法，显然不存在因为本身存在道德问题而被拒授专利权的情形。

　　对于基本实用性，其仅要求发明能够产生实际效果，但不一定要求产生期待的效果或者超越现有技术。或者更准确地说，仅考量该发明是否违背自然规律从而不能实现，例如，基于“永动机”原理的发明是不具备“有用性”的，这一点与我国实用性的规定比较相似。

　　对于特定实用性，通常而言，发明都能够产生符合设计目标的效果。而在生物化学领域，对于发明人所创造出的新的化合物或者生物序列，很多情况下要通过未来很长时间才能发现其特定用途。因此，发明人对于这类发明仅能依据相似合成物或序列的功能来猜测其潜在的用途。

　　当然，在具体的业务实践中，笔者作为专利从业者，极少遇到适用上述专利实用性条款作为理由进行驳回的专利申请案，但申请人仍需注意，实用性仍然是实质的可专利性法规。

　　二、专利适格性

　　专利的适格性问题是考察发明“可专利性”其他要求（包括实用性、新颖性、非显而易见性等）之前的前提性事项。现实中，一些客体即使符合其他要求，也不能申请专利，需要考虑这些壳体是否具有适格性。

　　由上述法条可见，其从正面对适格专利进行了分类：方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）、组合物（composition of matter），以及对他们的任何新的、有用的改进，都可以视为具有专利适格性，从而获得专利权。

　　关于方法（process），通常来说，不同于其他三个具有具体形态的类别，根据美国专利法100条b款的规定（35 U.S.C §100（b））,“方法”是指流程、工艺或方式，包括对一切已知方法、机器、产品或组合物或材料的新用途。由此可见，通常意义的方法中大部分都具有专利适格性的。然而，这里要提出以下几种特殊方案：

　　1.与计算机有关的方法。经过长期演变，美国公认的相关专利实践是：计算机软件通过执行程序从而对计算机的数据进行操纵，从专利角度而言其是适格的，但必须将例如软件等作为用于存储该软件指令的“非暂时性计算机可读介质”的方式来要求保护。

　　2.商业方法专利。一般来说，如果将商业方法看作是一种计算机应用技术，则具有专利适格性。但通常，影响商业方法专利授权的障碍在于其是否具有新颖性和非显而易见性。

　　3.医疗方法。在美国，医疗方法是具有专利适格性的，这与欧洲和我国的专利实践截然相反。但出于对威胁公众健康、影响医生履行医疗救助职责、增加医疗负担等方面的担忧，美国公布了相应的救济条款，即，执业医师在执行侵权的医疗活动时不受惩罚。

　　4.组合物/生物技术。通常来说，组合物具有专利适格性并没有任何疑问。但对于人工创造的自然界本身没有的微生物个体是否具有专利适格性仍存在争议。但当前的总体趋势是认同人工创造或合成的微生物具有专利适格性，但更多的取决于权利要求的撰写格式，例如一项基因序列不应单独存在一个权利要求中，否则会造成其是否已经为自然界中存在的质疑。

　　以上是笔者针对美国专利实践中有关美国专利法101条有关专利适格性和实用性的简单介绍。其与中国专利法中的法五条、法二十五条（不授予专利权的客体）以及法二十二条四款有关实用性的规定相对应，对两者之间的区别还是比较突出的，申请人在各国申请专利应提前考虑到这些区别的存在，以更好地选择自己专利的保护客体的调整以及相应的撰写方式，来规避法律障碍。

　　参考文献：

　　【1】《美国专利申请撰写及审查处理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美国） 知识产权出版社

　　【2】《美国专利法》作者：Martin.J.Adeiman etc. 知识产权出版社

　　【3】美国专利商标局美国专利审查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/