文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 梁笑

　　摘要：权利要求中出现“优选”等类似用语时会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚。本文旨在针对此类问题是否会导致权利要求的保护范围不清楚以及相应的修改策略进行了分析和讨论。

　　关键词：权利要求、优选、修改、保护范围

　　《专利法》第59条第1款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书与附图可以用于解释权利要求。因此，申请文件的权利要求书是专利申请的核心内容，也是申请人要求保护的切身利益的集中体现。关于权利要求书，《专利法》第26条第4款明确规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。《专利法实施细则》第20条规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围。由此可见，权利要求书是否清楚，直接关系到申请人是否能够获得专利权以及获得多大范围的权利保护。

　　具体地，《审查指南2021版》中明确规定：权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要时”等类似用语。因为这类用语会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚。当权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修改权利要求，允许其在该权利要求中保留其中之一，或将两者分别在两项权利要求中予以限定。

　　在专利申请实践中，“优选”一词及其类似表述在专利申请的权利要求书中频繁出现，而且基本上在审查过程中都会被审查员指出。然而，笔者发现很多专利代理师（包括笔者本人）初期由于对权利要求本身技术方案的理解不到位、或者对专利法的相关规定不够了解，导致在该问题引发的权利要求修改方面容易混淆，机械地执行审查指南的上述规定。这样的现象很有可能导致修改后的权利要求书或不利于审查，或引入新的问题，或删除了过多原本请求保护的技术方案，违背了我们专利代理师作为审查员和申请人之间的专业桥梁的初衷。

　　鉴于以上情况，笔者结合自身经历的案例对权利要求书中由“优选”一词及其类似表述引起的权利要求保护范围不清楚及其修改进行了初步总结和探讨：

　　一、修改策略的选择标准

　　在面临“优选”等导致的权利要求保护范围不清楚问题的修改时，最普遍的做法是在该权利要求中删除一些技术方案而保留技术方案之一，或将保护范围不同的技术方案分别在两项或更多项权利要求中予以限定（如审查指南中明文规定的）。

　　然而，作出或选择怎样的修改策略的初衷是非常关键的，保护或者舍弃怎样的技术方案使得权利要求不再存在上述缺陷是我们应该思考的核心内容。作为专利代理师，首先要明确，专利代理师是代表申请人/客户发声的，自然应该站在申请人/客户的角度去思考问题，因此，我们的职责是需要帮助申请人/客户争取尽可能大的保护范围，即，尽可能帮助申请人/客户在原权利要求的基础上保护更多、更全面的技术方案。因此，在该问题的处理上，除非申请人/客户有明确指示，否则专利代理师在提供建议时，选择的修改策略应该尽可能帮助申请人/客户更有效率地保留更多的技术方案。

　　二、技术方案是关键

　　结合笔者的自身感受，在面对上述问题总是纠结于如何对权利要求的技术方案进行取舍或布局调整，归根究底是因为对权利要求本身所保护的技术方案及各技术方案之间的关系不够清楚。在分析权利要求时，专利代理师应时刻牢记，权利要求是否不清楚取决于该权利要求的技术方案是否存在大小不同的保护范围，而并非“优选”等类似术语的文字表述。换言之，所谓的“不清楚”是方案本身造成的，而并非仅仅“优选”这一表述造成的。

　　为了说明该问题，以下结合多个不同的案例进行分析：

　　案例1：

　　15、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃（A），优选地在20℃~35℃（B）下，进行1~10小时（1），优选地2~5小时（2）。

　　该权利要求较为简单，其中存在技术方案4个：A1/B1/A2/B2。这4个技术方案之间的保护范围大小关系如下：A1最大，B1和A2为次最大，B2为最小。

　　对于这样的权利要求，以下4种修改策略均是可以采纳的：

　　策略1：最清楚、最完整、最直观地罗列了所有并列技术方案（1拆4）

　　15、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃下，进行1~10小时。（A1）

　　16、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在20℃~35℃下，进行1~10小时。（B1）

　　17、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃下，进行2~5小时。（A2）

　　18、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在20℃~35℃下，进行2~5小时。（B2）

　　策略2：罗列了所有并列技术方案，但是存在多项引用的情况（1拆3）

　　15、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃下，进行1~10小时。（A1）

　　16、根据权利要求15所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在20℃~35℃下进行。（B1）

　　17、根据权利要求15或16所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热进行2~5小时。（A2——引用15时）、（B2——引用16时）

　　策略3：罗列了所有并列技术方案，但存在新的不同的引用关系（1拆4）

　　15、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃下，进行1~10小时。（A1）

　　16、根据权利要求15所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在20℃~35℃下进行。（B1）

　　17、根据权利要求15所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热进行2~5小时。（A2）

　　18、根据权利要求16所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热进行2~5小时。（B2）

　　策略4：保留最大和次最大的方案，放弃了范围最小的方案，但引用关系简单（1拆3）

　　15、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在15℃~50℃下，进行1~10小时。（A1）

　　16、根据权利要求15所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热是在20℃~35℃下进行。（B1）

　　17、根据权利要求15所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加热进行2~5小时。（A2）

　　在这种简单的情况下，上述4种修改策略并无太大的优劣性，在实践过程中均是可以被接受，并且不会产生新的问题。但显然可以看出，策略1和4是最直观且引用关系最为简单的修改策略，因此，这两种策略也是在实践过程中最频繁被选择的修改策略。

　　在此，笔者列出了一个更为复杂的案例（案例2）来对上述修改策略进行进一步探讨分析。

　　案例2：

　　20、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物从胺化合物（A）制备，上述胺化合物较佳为芳香族胺化合物（a），更佳为苯胺（a’）；上述重氮化合物较佳为芳香族重氮化合物（B），更佳为苯胺重氮苯（b）；上述氨基偶氮化合物较佳为芳香族氨基偶氮化合物（C），更佳为p-氨基偶氮苯（c）。

　　对该权利要求进行分析可知，该项权利要求中存在的技术方案包括12个：

　　ABC、ABc、AbC、Abc

　　aBC、aBc、abC、abc

　　a’BC、a’Bc、a’bC、a’bc

　　上述12个技术方案的保护范围大小关系如下：

　　最大：ABC（3个因素均最大）

　　次最大：ABc、AbC、aBC、a’BC（2个因素保留最大）

　　中间：Abc、aBc、abC、a’Bc、a’bC（1个因素保留最大）

　　最小：abc、a’bc（0个因素保留最大）

　　在对策略1-4进行具体分析时，可以得出以下具体结论：

　　策略1：拆成12条权项，权利要求项数增加很多；

　　策略2或3：新引入的引用关系较多，容易出错，且也很难涵盖12个技术方案

　　策略4：保留最大和次最大的方案（拆成5条），舍弃了部分小范围的技术方案。

　　在这种情况下，策略1是毫无争议最完美的解决方案。但是随着保护范围大小不同的技术方案的增加，新增加的从属权利要求项数会增加更多，导致权利要求的篇幅过长。仅仅对于这一条权项，就需要拆成12条权项方能解决问题，因此，在实践操作中，对于这种更为复杂的权利要求，除非申请人/客户有明确指示，否则一般不会选择这样的修改策略。策略2和3引入了很多不同的引用关系，甚至存在多项引用的现象，很难保证最后所有方案的准确性，操作起来难度非常大，同时也不利于审查员进行审查。对于策略4（保留保护范围最大和次最大的技术方案），具体修改方案如下所示：

　　20、根据权利要求1所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物从胺化合物制备；上述重氮化合物为芳香族重氮化合物；上述氨基偶氮化合物为芳香族氨基偶氮化合物。ABC

　　21、根据权利要求20所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述胺化合物为芳香族胺化合物。aBC

　　22、根据权利要求20所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述胺化合物为苯胺。a’BC

　　23、根据权利要求20所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物为苯胺重氮苯。AbC

　　24、根据权利要求20所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述氨基偶氮化合物为p-氨基偶氮苯。ABc

　　由此可以看出，这样的修改不仅保留了原权利要求中保护范围最大和次最大的所有技术方案，而且引用关系简单明了，更加不存在复杂或组合的引用关系。因此，基于权利要求保留的技术方案、修改的难易程度和引入新问题的保险角度等综合考虑，策略4是实践过程中最频繁使用的修改策略。

　　案例3：

　　2.根据权利要求1所述的方法，其中所述两种或更多种溶剂的混合物独立地包含以下组合之一：

　　-乙醇/水（A），优选在水中含有至多90重量%的乙醇（a），

　　-乙酸乙酯/环己烷（B），优选在环己烷中含有10重量%至99.99重量%的乙酸乙酯（b），

　　-碳酸二甲酯/环己烷（C），优选在环己烷中含有10重量%至99.99重量%的碳酸二甲酯（c）。

　　首先，同样地，对该权利要求进行分析会发现，由于该权利要求限定的是“混合物独立地包含以下组合之一”，因此，该权利要求存在的技术方案包括以下6个：A、a、B、b、C、c，而根本不包括要素组合等形成的方案（例如AB、Ab、AC、Ac等）。换言之，该权利要求并不适用于上述策略4的修改策略。仅需将上述6个方案保留下来，只要同一条权利要求不出现保护范围不同的技术方案（例如，A和a、B和b、C和c）即可。

　　具体修改如下：

　　2.根据权利要求1所述的方法，其中所述两种或更多种溶剂的混合物独立地包含以下组合之一：

　　-乙醇/水，（A）

　　-乙酸乙酯/环己烷，（B）

　　-碳酸二甲酯/环己烷。（C）

　　3.根据权利要求2所述的方法，其中所述两种或更多种溶剂的混合物独立地包含以下组合之一：

　　-乙醇/水，在水中含有至多90重量%的乙醇，（a）

　　-乙酸乙酯/环己烷，在环己烷中含有10重量%至99.99重量%的乙酸乙酯，（b）

　　-碳酸二甲酯/环己烷，在环己烷中含有10重量%至99.99重量%的碳酸二甲酯（c）。

　　在此，笔者提出一个延伸的问题，如果原权利要求2限定的是“混合物包含以下组合中的一者或者两者或更多者的组合”，那么该权利要求所要求保护的技术方案是否发生了变化，并因此导致所选择的修改策略是否也要发生改变呢？

　　答案自然是肯定的，因为这样的权利要求中包括了要素组合等形成的方案（例如AB、Ab、AC、Ac等）。这种情况下，自然要考虑案例1和2中所采用的修改策略，尤其是策略4。

　　案例4：

　　在专利实践过程中，往往会发现部分专利申请文件的表述水平差异很大。在有一些案件中，即使结合说明书和附图，也无法确定权利要求中所保护的技术方案之间的关系如何。举例如下:

　　7、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为15℃~50℃（A），较佳为10℃~30℃（B），更佳为0℃~20℃（C），上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的0~1/20（1），较佳为2~1/10（2），最佳为1~1/4（3）。

　　该权利要求中存在9个并列技术方案：A1/A2/A3/B1/B2/B3/C1/C2/C3。然而，上述技术方案的保护范围大小关系无法取舍。在这种情况下，策略4显然是无法适用的；策略2或3也无法适用。因此，只能选择最清楚、最完整的修改策略，即：策略1：

　　7、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为15℃~50℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的0~1/20。A1

　　8、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为15℃~50℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的2~1/10。A2

　　9、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为15℃~50℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的1~1/4。A3

　　10、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为10℃~30℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的0~1/20。B1

　　11、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为10℃~30℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的2~1/10。B2

　　12、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为10℃~30℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的1~1/4。B3

　　13、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为0℃~20℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的0~1/20。C1

　　14、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为0℃~20℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的2~1/10。C2

　　15、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中饱和有氮氧化物及氧气，饱和温度范围为0℃~20℃，上述氧气和氮氧化物的比例（氧气/氮氧化物）为以摩尔为准的1~1/4。C3

　　在此提醒，在修改权利要求7的同时，引用其的权利要求8也应作出适应性修改，这一点也是非常容易被忽略的，从而导致权利要求8中的技术方案因为引用关系丢失掉了原本可以保护的多个技术方案。

　　8、根据权利要求6所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中利用氮氧化物进行一次饱和之后，降低温度，同时利用氮氧化物和氧气进行二次饱和。

　　修改后：16、根据权利要求7至15中任一项所述的制备氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反应介质是在上述助剂中利用氮氧化物进行一次饱和之后，降低温度，同时利用氮氧化物和氧气进行二次饱和。

　　案例5：

　　以上的案例1-4均采用了拆分权利要求从而保护多个并列技术方案的策略。是否所有的“优选”都可以采用这种情况来进行修改呢？答案显然是否定的。举例说明如下：

　　10.一种用于生产根据权利要求1所述的增材制造墨组合物的方法，其中使带有复数个烯基的聚硅氧烷和带有复数个硫醇基的交联剂形成为乳状液，其中所述带有复数个烯基的聚硅氧烷优选地形成所述乳状液的连续相，以及所述带有复数个硫醇基的交联剂优选地形成非连续相。

　　审查意见中指出，“优选地”导致该权利要求的保护范围不清楚。然而，分析该项权利要求，该项权利要求要保护的技术方案为：一种生产方法，包括使带有复数个烯基的聚硅氧烷和带有复数个硫醇基的交联剂形成为乳状液，其中带有复数个烯基的聚硅氧烷形成乳状液的连续相，带有复数个硫醇基的交联剂形成非连续相。换言之，该方法通过使带有复数个烯基的聚硅氧烷形成连续相且带有复数个硫醇基的交联剂形成非连续相而形成乳状液来进行的。在这种情况下，“优选地”显然并没有导致该项权利要求中存在不同的保护范围，审查意见中所指出的“‘优选地’导致该权利要求的保护范围不清楚”仅仅是表述上的问题。

　　因此，对于该权利要求的修改，仅仅删除“优选地”这一术语即可，而并不适用于“删除技术方案或将保护范围不同的技术方案分别在两项或更多项权利要求中予以限定”的操作。换言之，该权利要求的修改如下：

　　10.一种用于生产根据权利要求1所述的增材制造墨组合物的方法，其中使带有复数个烯基的聚硅氧烷和带有复数个硫醇基的交联剂形成为乳状液，其中所述带有复数个烯基的聚硅氧烷形成所述乳状液的连续相，以及所述带有复数个硫醇基的交联剂形成非连续相。

　　三、结论

　　根据以上案例可以看出，一项权利要求的修改实质上取决于该权利要求本身所保护的技术方案的个数和技术方案之间的关系如何，而并非取决于“优选”等类似术语。审查指南中规定的“权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要时”等类似用语”，其本质在于后面一句“因为这类用语会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚”。即，权利要求中保护范围大小不同的技术方案是拆分的基础。因此，对权利要求本身所包括的技术方案的理解和分析是作出或选择修改策略的前提。从上述案例1-5就可以看出，虽然同样是“优选”及其类似表述，但是随着权利要求所要求保护的技术方案不同，其修改策略也要随之调整。专利代理师在面临表述上基本相同的审查意见（例如，优选）时，切勿生搬硬套地对权利要求进行拆分，而忽略该权利要求本身实质要求保护的技术方案。此外，提醒专利代理师注意，在修改权利要求时，不要遗漏其余权项的适应性修改。

　　希望以上提供的案例和分析可以加深部分专利代理师对此类问题的理解和思考，从而为实践工作提供一定的启发。