文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 高园园

　　摘要 发明专利申请文件在答复审查意见时主要涉及针对审查意见通知书中指出的缺陷进行的修改。除了针对审查意见通知书中指出的缺陷的修改，申请人在答复审查意见时也可以进行一些“主动”修改，这样的“主动”修改通常以克服申请文件中的未在审查意见通知书中指出的缺陷并且不会显著增加审查工作量的原则、特别是不显著增加新的检索工作为基本准则。

　　一、发明专利申请文件的修改

　　按照《专利法》和《专利法实施细则》的规定，发明专利申请文件的修改可以分为两类：

　　一类是申请人主动提出的修改，即提出专利申请后申请人根据其对现有技术情况的补充了解、对发明内容及其应用和市场前景的进一步分析及自行发现的专利申请文件撰写方面存在的各种缺陷，主动向专利局提交新修改的专利申请文件。

　　另一类是指答复审查意见通知书时为消除专利局发出的审查意见通知书中所指出的各种实质缺陷和形式缺陷而对申请文件进行的修改。

　　无论上述哪一类修改，修改都应遵守基本的原则，即：修改都应符合《专利法》第三十三条的规定，对发明专利申请文件的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　二、针对审查意见通知书中指出的缺陷的修改

　　对在答复审查意见通知书时的修改原则和修改方式，根据《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定，则这样的修改文件一般不予接受。

　　三、除了针对审查意见通知书中指出的缺陷的修改以外的“主动”修改

　　然而，在审查过程中，申请人有时期望修改审查意见通知书中指出的缺陷以外的内容，这就需要考虑这样的修改能否被审查员接受。经过一些工作实践，对于这样的修改，需要把握的原则是，必须满足《专利法》第三十三条的规定，并且修改的内容消除了原申请文件的缺陷但不会显著增加审查工作量，不会导致需要增加新的检索工作。

　　对于申请人作出的除对审查意见通知书中指出的缺陷的修改以外的“主动”修改， 首先是一些形式缺陷的“主动”修改 除了审查意见中明确指出的形式缺陷外，申请人可以根据《审查指南》等对申请文件在形式上的要求主动对发现的一些形式缺陷进行修改，以节约审查程序，这样的修改通常是被允许的，例如：

　　修改一些由本领域技术人员能够识别的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误等，对这些错误的修改必须是本领域技术人员能够从权利要求或说明书中看出的唯一正确答案；

　　修改权利要求书、说明书中的术语及附图标记不一致问题等；

　　修改发明名称使其准确、简要地反应要求保护的主题名称并符合《审查指南》中对发明名称字数的要求；

　　根据权利要求主动对说明书进行相对应的修改；

　　对一些权利要求中不符合《审查指南》规定的表述进行删除，并将删除的特征作为从属权利要求添加。

　　以上对申请文件的形式问题的修改不会显著增加审查工作量，更不会增加新的检索工作，尽管这些问题并未在审查意见通知书中指出，但对其修改通常也是接受的。

　　其次是对实质问题的修改，例如：

　　申请人可以在独立权利要求中增加技术特征，对独立权利要求进行进一步限定，以更好地克服权利要求中存在的缺陷；

　　申请人可以改变原独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或缺乏新颖性或创造性的缺陷，变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原权利要求书和说明书记载的范围；

　　申请人可以主动对独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界；

　　申请人可以主动修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系错误，使其准确反映原说明书中记载的实施方式或实施例；

　　申请人可以在对原独立权利要求修改的同时将原从属权利要求中公开的技术方案改写成其他独立权利要求，尽管《审查指南》中规定了修改不允许增加独立权利要求，但这种情况并不属于《审查指南》中所规定的情形，因为增加的独立权利要求的技术特征在原始权利要求中已经公开，不会额外增加新的审查和检索工作；

　　申请人可以将原来包含并列可选择的技术方案的独立权利要求分解成两个独立权利要求，尽管这样形式上看增加了独立权利要求，但这不属于不允许增加独立权利要求的情形。

　　四、发明专利申请文件在答复审查意见中的“主动”修改原则

　　对于申请人在答复审查意见中除了按《专利法实施细则》第五十三条第一款的规定针对审查意见通知书中指出的缺陷修改以外进行的其他修改，同样应当遵循申请文件修改的基本原则，即符合《专利法》第三十三条规定的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围，并且这种“主动”修改目的是为了促进审查程序、消除申请文件中的缺陷，这种“主动”修改不应显著增加审查工作量，不应增加新的检索工作，一般是可以被接受的。如果所进行的“主动”修改增加的权利要求属于原权利要求中未公开的技术方案，则需要重新检索、审查，增加了审查工作量，这是不被允许的。