文/北京集佳知识产权代理有限公司 杜燕霞

　　与大陆《商标法》规定类似，香港《商标条例》也为驰名商标提供了特殊保护。然而，由于大陆和香港均不存在驰名商标的注册制度，而驰名商标的认定都采个案认定的原则，因此为实现驰名商标的保护，权利人需要基于不同的法律制度采取不同的保护方式。在大陆，由于商标保护采注册原则，驰名商标权人为实现最大范围的保护，通常做法是进行防御性注册。同时，大陆商标注册又采用类似群组制度，因此为了更好的“防御”，驰名商标权人不得不争取最多群组的注册。防御性注册最大的风险，来自于他人可能基于连续三年未使用而提出撤销，因为驰名商标权人通常不会对这些防御性注册进行商业使用。为避免被撤销，驰名商标权人不得不每三年进行一次注册。

　　与大陆不同，香港《商标条例》第60条规定有“防御商标”，因此香港驰名商标可以通过注册防御商标，来进行驰名商标的保护。本文主要通过对香港防御商标制度的介绍，来探讨香港进行驰名商标保护的方案。

　　香港《商标条例》第60条规定，若申请人已经就同一商标在香港进行了注册，且该商标已经在香港大量使用后在香港极为驰名，且若他人在其他商品或服务上注册和使用该商标，将会减损该商标显著性的，则该商标权人可以将该商标注册为防御商标。防御商标注册，需要满足三个要件，分别是：（1）某商标已经在香港获得注册；（2）该商标在香港由于长期大量使用而变得极为驰名；（3）若他人将该商标使用于其他商品和服务，将可能造成该商标显著性的贬损或淡化。

　　在具体分析三个要件之前，让我们先通过几组数据，了解一下香港防御商标注册的现状。根据香港知识产权署数据库，截止目前，由26个申请人对其41件商标共提出了121件防御商标的申请（以申请号计，有些申请人以一标多类提交申请，有些申请人以一标一类提交申请）。其中，仅5个申请人的9件商标被核准注册，包括“壳牌图形”于第12、18、21、24类，“SONY”于第2-8, 10-13, 15, 17-30类，“GUCCI”于第8、12、20-22、26-28、30、32、34类,“Rolex”于第1-37、 39-43、45类，“劳力士”于第3, 4, 6-9, 11, 12, 14-16, 18-37, 39-45类，“维他”、“维他奶”和“VITASOY ”、“VITA”于第8, 9, 12, 16, 18, 20,21,24, 27, 28，31, 41等类。此外，被驳回的防御商标申请有“梅艷芳”“山姆會員商店”“旺~旺”“沃尔玛”“TUDOR”“Dr. Morita 森田藥粧”等。

　　从以上数据不难看出，香港防御商标注册在实践中设有较高的门槛。首先，香港防御商标认定的前提是需要有一件基础商标，这个相对容易满足，即只要申请人商标在香港取得注册即可。第二个要件，要求申请防御的商标需要同时满足在香港大量使用，且达到极为驰名的程度。需要注意的是，香港驰名商标的认定，并不需要该商标在香港实际使用或是打算使用意图。但防御商标采用了明显高于普通驰名商标的要求。关于何为“极为驰名”，香港审查手册说明需按个案而定，通常需要具备非常充分的使用证据，且审查中采用较高的标准。此外，对于防御商标注册的商品和服务，需要满足第三个要件，即若他人将驰名商标使用于其他商品和服务，将可能造成该商标显著性的贬损或淡化的。因此，防御商标指定商品和服务的选择，除申请人需要慎重选择外，还需要举证证明，申请指定的商品和服务，与驰名商标的商品和服务具有一定关联性，他人在这些商品和服务上的使用可能会造成驰名商标的显著性的贬损和淡化。以上主张，需要在防御商标注册申请提交后九个月内提交具体的理由和证据。逾期未提交的，该防御商标申请将视为放弃。

　　除了审查以上三个要件外，防御商标申请注册的审查仍需要依照香港《商标条例》，对商标的显著性、在先权利等进行审查。若存在任何违反《商标条例》规定的，审查员还是会援引相关规定予以驳回。若经审查，防御商标满足注册条件的，则将予以异议公告。防御商标的异议理由和程序与普通商标的异议理由和程序基本相同。

　　防御商标注册申请的门槛高、难度大，为何还要进行防御商标注册呢？

　　主要理由是防御商标一旦注册，即排除了商标撤销的风险。尽管香港《商标条例》52（2）规定商标连续三年不使用或者沦为通用名称等情形下，可以被撤销，但防御商标排除了该条的适用。即，防御商标一旦注册，他人不得基于商标连续三年未使用或者沦为通用名称而撤销该防御商标。开篇提到的，相较于大陆的“防御性注册”，香港防御商标注册制度的核心价值，就在排除撤销事由的适用。也正因为防御商标一经注册，就可以排除撤销条款的适用，因此对于防御商标的审查，实践中也极为严格。

　　然而，对于驰名商标权人而言，通过一个案件的努力，可以取得相对长期内的商标权稳定，且实现了跨类保护，也是一个值得尝试的保护方案。因此对于在香港有大量使用的民族品牌，笔者建议尝试在香港进行防御商标的注册申请。

　　最后值得一提的是，香港防御商标注册与普通注册是并行的，防御性商标注册之前、后，驰名商标权人均可以就相同商标在与防御商标相同或类似的商品或服务上申请注册普通商标。此外，防御商标的保护期与普通商标保护期一致，即自申请日起十年，每十年续展一次。