文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　美国上诉程序有多复杂？那就是复杂到，你可能看过很多文章和介绍仍然没有弄懂到底该不该在专利审查过程中提出上诉。

　　首先，美国上诉程序是有启动条件的。根据美国专利法实施细则第41.31）款所述，在任何权利要求被驳回两次以上或者收到最终驳回意见（final-OA）的情况下，申请人可以提出上诉请求。除此之外，对于已授权专利，申请人也可以在复审程序（Reexamination）和再颁专利中提出上诉。

　　其次，美国上诉程序是由专门的委员会受理和审查的。该专门的委员会是美国专利商标局（USPTO）的专利审查与上诉委员会（简称PTAB），类似中国国家知识产权局专利复审和无效审理部（原名为专利复审委员会）。一旦申请人通知USPTO其有意愿提出上诉（filing a notice of appeal，也称诉愿或上诉通知），PTAB将组建一个上诉委员会（Board），该Board是由至少三位有技术背景、律师背景以及由商务部长任命过的经验丰富的行政专利法官组成。同时，也会组建一个审查小组由原审查员、一个主管审查员和一个本领域内审查员组成的，原审查员在上诉中会参考主管审查员和另一审查员的意见对申请人的请求进行审查。

　　再次，美国上诉程序是可以提交修改和争辩的。但是，申请人可以提交的修改非常有限，且随着上诉程序的推进而越来越难提出修改。

　　在提及诉愿时或之前，根据美国专利法实施细则第1.116款，申请人可以提交下列修改：a）删除权项；b）解决之前OA中明确提出的形式问题；c）以更好地形式提交被驳回权项，以便审查小组考虑；d）当能以充分且清楚的理由证明修改的必要性，且该修改为什么未在之前审查中提出的话，那么申请人可以修改说明书或权利要求书；此时，申请人也可以提交宣誓书（affidavit）或者其他证据，若由充分且清楚的理由陈述起必要性，且能证明这些证据为什么没有在之前的审查中提出的话，审查员可能会接受。

　　在提交诉愿后，且在提交上诉书之前，申请人仍有可能根据美国专利法实施细则第1.116款提交相应修改；申请人也可以提交宣誓书（affidavit）或者其他证据，但是除了要求有充分且清楚的理由陈述这些证据的必要性以及为什么没有在之前的审查中提交以后，这些证据还必须能克服所有的驳回理由，审查员才可能接受。

　　提交上诉书以后，审查员只能根据专利法实施细则第41.33（b）款接受下列修改：a）删除权项，且该删除不会影响其他在审权利要求的范围；b）将从权改写成独立权项。此时，申请人将不能提交宣誓书（affidavit）或者其他证据。

　　从次，美国上诉程序有一套独特的流程。包括以下几步：

　　第一步，收到Final OA后，在规定期限内提出诉愿并根据细则第41.20(b)(1)款缴纳官费；缴纳延期费，该期限可以延期。

　　第二步（可选），申请人可以考虑在提交上诉书前，提出诉前请求（Pre-appeal），无额外官费；诉前请求可以与诉愿一起提出，包括一份不超过5页的理由书。PTAB收到诉前请求后，会由原审查员组成的审查小组召开诉前请求会议，来审理理由书中争辩理由是否可以清楚地对FinalOA中的驳回理由进行争辩以及是否需要将该上诉移交至上诉委员会处理，并下发诉前决定。诉前决定是不能答复的。若诉前决定是维持驳回决定，申请人则需要继续上诉程序；若诉前决定授权，后续将会下发授权通知；另外，诉前决定也可能会重启审查程序，那么申请人将会收到新的官方审查意见（OA）。

　　第三步，在规定期限内提交上诉书，无额外官费；缴纳延期费，该期限可以延期；上诉书不能提交新证据或提出实质性修改。

　　第四步，收到上诉书后，由原审查员组成的审查小组会对上诉书进行审查并讨论是否移交至上诉委员会处理，类似中国的前置审查程序。原审查员下发审查意见并通知缴纳转达费，审查意见通常包括审查员对于上诉书中所有争辩的答复意见以及该审查员是否维持或者修改原驳回意见，也有可能提出新的驳回理由。申请人可以选择在规定期限内提交答辩状，无额外官费，该期限不能延期；此时的答辩状不仅不能提出新的证据和修改，也不能提出新的争辩理由（除非是针对审查员的答复或者审查员有新的驳回理由）。此次答辩是申请人上诉程序审查过程中唯一一次提交书面答辩的机会。

　　第五步，申请人根据细则第41.20(b)(4)款缴纳转达费，上诉案将转至上诉委员会（Board）审理。上诉委员会（Board）会对所有的审查意见、上诉书、审查员意见、争辩进行审理。此时，申请人可以选择请求口审（根据第41.20(b)(3)款缴纳官费）；若申请人提出口审，PTAB会下发相关通知，告知口审举行的日期和形式。

　　第六步（可选），举行口审（若申请人提出请求） ；口审将由上诉委员会（Board）审理，原审查员可能到场。

　　第七步，上诉委员会（Board）经过审理后，下发书面决定。上诉委员会（Board）不授权发证，仅复核原审查员的审查意见及驳回决定。若上诉委员会（Board）的法官认为原审查员在驳回申请过程中没有错误，将维持原驳回决定；若上诉委员会（Board）的法官认为原驳回理由被全部或部分克服或者没有克服，那么将决定维持所有、部分原决定或者颠覆原决定。若上诉决定是维持所有或者部分维持原决定，那么申请人还可以继续采取措施；若上诉决定是颠覆原决定，那么将由原审查员继续处理该专利申请案。上诉决定是不能答复的。

　　第七步（可选），根据2020年7月2日USTPO公布上诉快速通道计划，上诉申请人根据细则第41.20(a)款缴纳费用以及在符合条件的情况下，可以请求上诉委员会（Board）加速审理。PTAB每季度可以接收125件快速通道计划请求，该计划目前计划运营至2022年7月2日。

　　第八步（可选），申请人可以选择请求再审（rehearing）或者继续上诉至法院。

　　第九步（可选），举行再审口审（rehearing）或上诉。

　　另外，在上诉程序中，专利申请是一直处于“pending”状态的，在该状态下，申请人都可以提出RCE、提出继续申请案或者放弃申请。即使上诉决定已经下发，申请人也可以在规定期限内提RCE和继续申请案。

　　最后，美国上诉程序是有额外费用发生的。

　　总而言之，在原审查员的观点难以撬动的情况下，提交RCE也不能获得很好的结果，那么美国的上诉程序将是一个很好的选择。不过也要注意，与RCE程序相比，美国上诉程序中对专利申请的修改限制较大，上诉委员会仅是对审查员的观点进行复核。若不能在Pre-appeal这一步骤中解决问题，那么上诉程序的成本也可能是巨大的。