文/集佳知识产权代理有限公司　王宝筠 

　　关键词：修改 超范围 特征

　　在修改超范围的判断过程中，存在一个特殊的情形，即，在修改的过程中，仅仅将申请文件某一实施例中的某一特征作为修改的内容来进行修改，而在该修改过程中，并没有将该实施例中其它的特征也一并修改到权利要求中。对于这样的修改是否超范围，存在不同结论。笔者拟针对这一情况，进行相应的分析，并得出自身的观点。

　　一、什么是要素省略的修改

　　为了将修改中的要素省略的情形介绍的更加清楚，笔者举一具体案例对此情况加以描述。

　　该案例请求保护一种杯子，说明书公开了一具体实施例，在该实施例中，描述杯子包括本体，还包括：

　　（1）杯子把，位于本体的一侧；

　　（2）杯子盖，用于与本体的开口配合；

　　（3）一对磁铁，对称安装在本体的空腔内；

　　（4）电加热器，安装在本体空腔的下部，用隔层分开。

　　其中，磁铁起到磁化的作用，使得杯子具有磁化效果，也就是我们通常所说的磁化杯，而电加热器的作用则在于使得杯子具有加热的功能。

　　该案例仅为一假设的案例，放到此处也仅在于讨论修改超范围的问题，至于新颖性、创造性的问题则是我们讨论过程中所不涉及的。

　　假设在该案的原始申请文件中，独立权利要求1为一种杯子，上述（1）、（2）、（3）、（4）四个方面的特征均未作为限定体现在权利要求1中。那么，代理人在进行修改时，如果将上述（1）、（2）、（3）、（4）四个特征中的任意一个或多个添加到独权中，从而构成新的独立权利要求，这样的修改是否超范围呢？

　　如果是将4个特征全部添加到独立权利要求中，由于在申请文件中已经有该4个特征均存在的实施例，这样的修改毫无疑问是不超范围的。但争议的重点在于，如果是只从其中挑选部分特征添加到独权中，这样的修改是否超范围。

　　二、各方观点：

　　对于该案修改是否超范围存在以下不同观点：

　　1、观点一：

　　该观点认为，在原始申请文件中，仅仅记载了4个限定特征均存在的实施例，尽管本领域技术人员能够明确这4个限定特征之间并无关联，但是，根据该实施例的记载，所能确定出的实施例包括通过一个特征、两个特征、三个特征或者四个特征所限定的杯子，在这些众多的方案中，本领域技术人员需要加以选择才能得到某个特征所限定的杯子，因此，本领域技术人员无法做到根据说明书的记载唯一的确定某一特定特征所限定的杯子，故将杯子修改为某一特定特征所限定的杯子是超范围的。

　　2、观点二：

　　该观点和观点一存在部分相同之处，但所得出的结论与观点一不同。

　　该观点同样认为本领域技术人员能够明确上述4个限定的特征之间是并无关联的。但是，该观点认为，正是基于这些特征之间不具有关联性，因此，这些特征完全可以独立或组合存在，这点是本领域技术人员能够唯一确定的。基于此，申请文件中虽然仅仅记载了4个限定特征均存在的实施例，但其实实质上是记载了以一个特征、两个特征或三个特征所限定的多个实施例，而修改后的内容又是这多个实施例中的一个，因此，在原始申请文件已经记载了相应修改内容的情况下，这样的修改是不超范围的。

　　上述两个观点似乎都有道理，但笔者都不同意。

　　3、笔者对于上述两个观点的分析：

　　（1）对于观点二

　　A、对于观点二来说，笔者认为该观点是将“唯一性”用错了地方。

　　在该观点中，认同原始申请文件中并没有文字记载某一特定特征限定的杯子这一事实，且也利用唯一性去进行判断。但在利用唯一性的过程中，其得出的结论是本领域技术人员可以唯一确定4个特征间并无关联。这一唯一性结论本身是对的，但是并不是修改超范围判断过程中所需要的唯一性结论。

　　那么，在修改超范围判断过程中，何处需要利用唯一性的判断结论呢？

　　我们都知道，在修改超范围的判断过程中，如果发现原始申请文件中没有修改的内容所对应的文字记载，那么需要通过唯一性判断来确定修改是否超范围。这只是一个笼统的说法，具体而言，我们到底要确定从哪里到哪里的唯一呢？其实说到这就很简单了，在修改超范围的判断过程中，我们所要判断的是从原始文字记载的内容到修改的内容之间的唯一，而不是别的唯一。有可能别的唯一也存在、也正确，但是，这种存在和正确对于我们得出修改不超范围的结论来说并无用处。本案就是如此。尽管本领域技术人员能够唯一的确定上述四个特征之间并无关联，这一唯一性存在且正确，但是，从这一唯一性出发，我们并不能够得到从原始申请文件文字记载的内容中就能够唯一的得到修改的内容这一结论，相反，倒是会得出从原始申请文件记载的内容会确定出多个方案的结论。因此，尽管在确定过程中出现了“唯一”的因素，但该因素并不是从文字记载的内容到确定修改的内容之间的所需要“唯一”的因素，我们不能因为有“唯一”的因素存在就认为修改不超范围，这样的结论是不严谨的。

　　B、观点二存在自相矛盾之处。

　　持观点二的人可能对于该观点还有别的解读，这种解读是：

　　原始申请文件中已经记载了上述的多个实施例，修改的内容并不是通过唯一性标准所确定的内容，而是一个已经存在于原始申请文件中的内容。

　　这里涉及一个何时采用唯一性判断标准的问题。我们都知道，原始申请文件记载的内容包括两个部分，一是文字记载的内容，另一个则是直接地、毫无疑义地确定的内容。后一个内容正是利用唯一性所确定的内容。我们可以由此得出，原始申请文件记载的内容要么就是文字记载的内容，要么就是根据文字记载所唯一确定的内容。而在该案中，我们对于文字记载的内容应该有一个确定的认识。

　　从文字记载上我们可以看出，并没有记载通过4个以下特征所限定的实施例，因此，这些实施例在文字记载上是没有的，由此就需要通过唯一性来确定。观点二的上述解读的错误之处在于，在已经以原始申请文件中没有修改的内容的作为前提的情况下，采用了确定的方式来确定出相应的内容。这一确定的内容本应是在文字记载的内容之外的，但该观点却将其又反过来放到了文字记载的内容范畴内。也就是说，对于文字记载的内容，该观点前后存在矛盾之处。在该观点最初认为在文字记载的内容中并不包括修改的内容，因此进行了结合文字记载来进行确定的过程，但之后却又将所确定的内容作为文字记载的内容来判断修改是否超范围，以上对于文字记载的内容的到底没有什么、有什么的认识是前后矛盾的。

　　（2）对于观点一

　　那么，与观点二得出截然相反结论的观点一是否就是正确的呢？从直观上来说，我们就能得知基于观点一所得出的结论是不尽合理的。

　　如果基于观点一得出修改超范围的结论是正确的话，那么，申请人或代理人在撰写申请文件时，就必须将各个特征分别以单独的一个实施例的形式加以体现，否则，就会导致修改超范围的问题。这无疑会极大增加了申请人、代理人的撰写负担，进而，也会使得基于当前已经提交的申请文件所做的修改，会更多的出现修改超范围的问题，从而引发更多的争议。

　　那么，到底对该案做何种分析，得出什么样的结论才是较为妥当的呢？

　　三、笔者观点：

　　笔者认为，该案的修改并不超范围，只不过，所依据的并不是唯一性判断标准，而是文字记载本身。

　　1、相关法条、规定及解读

　　（1）法条及法规：

　　在具体阐述笔者观点之前，笔者认为有必要将相应的法条及规定列于此处，以便作为讨论的基础。

　　《专利法》第三十三条规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在《审查指南》中，对此进行了操作层面的更细化的规定，将“原说明书和权利要求书记载的范围”进一步明确为“包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”。

　　（2）解读

　　对上述法条及规定进行解读我们会发现两点：

　　第一、所谓的修改超范围与否的判断对象是“修改的内容”，而非别的内容。笔者这里需要强调的是，修改超范围判断的对象是“修改”的内容而非别的内容，所做的判断是内容上的比较而非范围上的比较。

　　第二、在判断修改是否超范围时，只有两种情况，要么是文字记载本身有该内容，要么是没有该内容。如果文字记载本身有该内容，那么修改无疑不超范围，如果没有该内容但可通过唯一性判断确定出修改的内容，那么修改也不超范围。

　　2、结合上述解读，笔者得出的观点

　　在上述解读的过程中，笔者的观点其实已经体现，现总结如下：

　　对于第一点，笔者强调了是“修改”的内容。这从《专利法》第33条的规定中可以明确得出。强调此点的意义在于，我们在判断修改是否超范围时，只需关注修改的内容即可，而修改的内容所在的方案并不是我们所关注、判断的对象。说的直白一些，就是我们在判断修改是否超范围时，只需要关注哪些我们改了的特征，对于这些特征来判断是否已经记载于申请文件中，从而得出修改是否超范围的结论，这些特征所在的实施例并不是我们进行判断的单位或对象。

　　在第一点中，笔者还强调了是进行“内容”上的判断，而非“范围”上的判断。从对修改加以限制的立法本意可以看出，对于修改加以限制，就是为了避免申请人通过修改将申请日后的内容添加到申请文件中，从而影响后续他人的申请。从这一点来说，对修改的限制，所限制的是内容，而非范围。而且，判断双方一般是同等性质的对象，因此，严格意义来说，原始申请文件中的比较对象也应是“内容”而非“范围”。这从《审查指南》的规定中可以得到验证。《审查指南》中将记载的范围具体明确为文字记载的内容以及确定的内容，因此，这里的范围其实就是内容的集合，本质上就是内容。明确了这一点，我们就能知道在判断修改是否超范围时，判断的对象是特征所体现的内容而非一个实施例所对应的范围。

　　第二点其实就很简单了。笔者这里只是想强调的是，如果文字已经有记载了，那就无需进一步采用唯一性标准来进行确定了。文字记载本身是最直接、最稳妥的修改不超范围的依据，是判断修改是否超范围时的首选。

　　3、结合笔者观点所进行的案例分析

　　在强调了以上内容之后，笔者认为再去对上述案例进行分析，就比较简单了。

　　在该案中，无论是四个特征中的哪个特征，都是在原始申请文件中有文字记载的特征，如果我们能够明确判断修改超范围的对象是内容，即特征本身，而非范围的话，那么，我们就能得出上述特征本身是已经记载于原始申请文件中的。另外，我们之前还强调过，我们在判断修改是否超范围时，仅需关注修改的内容，因此，从这点出发我们也可以得出，在修改的内容，即，特定限定的四个特征均分别存在于原始申请文件中的情况下，我们无需关注其他特征和修改的特征所组合的方案，只要所修改的特征记载于原始申请文件中即可得出修改不超范围的结论。

　　针对该修改，估计有人会提出该修改是超范围的，原因在于修改后的方案在修改之前的记载中并不存在。笔者借之前的分析可以回应的是：

　　我们所关注的是修改的内容本身，而不是方案，更不是范围。尽管修改后的方案没有记载在原始申请文件中，但是修改的内容是在原始申请文件中的。尽管修改后的权利要求的保护范围在原始申请文件中没有与之完全对应的实施例，但那是权利要求是否得到说明书支持的问题，而非修改是否超范围的问题。从修改的角度来说，修改的内容已经体现在原始申请文件中了，那么该修改就是不超范围的。

　　从性质上来说，笔者认为上述案例所涉及的情形是根据说明书文字记载所做的修改，并不涉及特征的二次概括的问题，无需借助唯一性来判断修改是否超范围。

　　四、进一步的说明

　　1、独立存在的文字记载的内容

　　针对上述观点，笔者需要特别补充说明的是，上述观点中强调了对修改内容的把握，但没有对哪些文字记载的内容构成独立存在的文字记载的内容加以展开论述，而作为判断的依据，以各个独立存在的文字记载的内容所构成的文字记载内容的集合是判断的重要依据，因此，笔者在此就独立存在的文字记载的内容所应满足的条件加以分析。

　　2、讨论独立存在的文字记载的内容的必要性

　　我们为什么要讨论这个问题呢，还以之前的案例进行说明。

　　对于该案，我们明确了可以将杯把、被盖、加热器、磁铁这四方面特征中的任意一个添加到权利要求中，并得出这样的修改不超范围的结论。但是，在添加加热器的过程中，加热器本身也存在两个限定，一个是限定加热器位于空腔的下部，另一个则是限定了采用隔层分开。

　　如果认为修改时可以将这两个限定中的一个省略掉，那么进一步的问题则是是否可以将这些限定本身也都省略掉，即在修改权利要求时只是在权利要求中提及具有电加热器这一特征，而不限定位置和隔热层。这就带来的进一步的问题，这样的修改实质上是结合下位的描述进行了二次概括，而二次概括所得到的内容，又是在原始申请文件中没有记载的，毕竟，原始申请文件中所记载的是安装位置特定、具有隔热层的加热器，而非一个电加热器本身。如果允许这样的修改，就会带来以下的不公平：有可能申请人原先的最上位的权利要求是无法获得授权的，此时，申请人可能获得授权的内容本应是那些下位的内容，但由于进行了二次概括，有可能最终获得了一个中位的内容，从而使得申请人实际获得了比本应获得范围更大的保护范围，申请人获利的增大，导致了公众利益的减少，从而影响到了公众的利益。

　　如果认为在修改时需要将上述两个限定都添加到权利要求中，也会出现进一步的问题。我们可以进行相应的类比。在本案中，加热器是作为杯子的一组成部分存在的，在添加该组成部分时，如果需要将该组成部分的各个限定均添加到权利要求中的话，那么，我们假设当前要保护的是一个包括杯子在内的茶具系统，杯子在该系统中是作为组成部分存在的。在对该系统的权利要求进行修改时，按照对组成部分的修改就需要将该组成部分的各个限定均添加进去的结论，那我们也就需要将对杯子的各个限定也都添加到该权利要求中。而这又是和我们之前所得出的，在对杯子进行修改时，可以仅仅添加某一方面特征的限定的结论是相悖的。由此，这一结论也存在问题。

　　其实上述两个观点中，不论是未省略限定的内容，还是省略部分限定或所有限定的内容，其实都是在原始申请文件的字面上有记载的内容，但这样的内容很有可能是人为划分出的内容，不一定是能够独立存在的文字记载的内容。而只有独立存在的文字记载的内容才能作为修改的依据，因此，笔者认为有必要搞清楚到底在满足何种条件下，文字记载内容才能是一个独立存在的文字记载的内容。

　　3、独立存在的文字记载的内容所应满足的条件

　　笔者研究之后认为，分析一个文字记载的内容是否是独立存在的，应当从以下几方面的关联关系出发加以分析：

　　第一种关系是不同限定内容间的关联关系；

　　第二种关系是不同限定对象间的关联关系；

　　第三种关系是限定内容和限定对象间的关联关系。

　　在上述三种关系，都涉及到限定对象和限定内容这两个要素，其中，所谓的限定对象指的就是方法中的动作或产品中的组成，只不过在分析的时候，这个限定对象是没有进行任何修饰、限定的动作或组成。例如我们案例中所提到的电加热器、杯把都是限定对象，在茶具系统中的杯子也是限定对象。限定内容则是对于限定对象进行具体修饰、加以限定的内容。从语法上来说，限定内容是限定对象的定语。例如“安装在本体空腔的下部”就是电热器的限定内容。

　　针对上述关系所涉及的要素，笔者的观点是，对于原始申请文件中的一个文字记载的内容而言，如果其限定内容和其它限定内容之间没有依存的关联关系，该内容的限定对象与其它限定对象间也没有依存的关联关系，那么，该文字记载的内容是一个独立存在的文字记载的内容，可以作为修改的依据。

　　其实这一观点所基于的理由很简单，也很朴素。如果一文字记载中的限定内容部分需要和其他限定内容依存存在的话，那么，只有将所述的其他限定内容也作为限定对象的限定，这样的限定才是完整的、正确的。从依存关系的角度来说，不可能出现以割裂后的限定内容所限定的限定对象。限定对象间的关联关系也是如此，如果文字记载的内容中的限定对象是一个与其他限定对象间有依存关联关系的限定对象，那么，我们也应该将这两个限定对象视为一个整体，人为的将他们割裂开是错误。对于限定内容和限定对象间的关系，笔者的观点是，这两者间存在依存关系。如果原始申请文件的文字记载中已经有对限定对象的限定内容的话，那么，不可将限定内容省去，因为限定内容和限定对象间是以依存关系存在的。

　　结合上述观点，我们再去进一步分析之前的案例可见，在对杯子进行修改时，将“电加热器，安装在本体空腔的下部”添加到权利要求中是修改不超范围的。允许进行这样修改的原因在于，对电加热器这一限定对象来说，存在两个限定内容，分别是安装位置以及采用隔层隔开，这两个限定内容间并不存在依存的关联关系，而电加热器本身也和其他的限定对象间并不存在依存关系，因此安装在本体空腔下部的电加热器是一个独立存在的文字记载的内容，基于该内容所做的修改并不超范围。同样，如果将只是限定了隔热层的电加热器添加到权利要求1中，也是不超范围的。

　　进而，如果所保护的是一个茶具系统，在对该系统进行修改时，也是可以将“杯子，该杯子具有安装在本体空腔的下部的电加热器”这一特征添加到权利要求1中。只不过，这里的“杯子”是限定对象，而“具有安装在本体空腔的下部的电加热器”则是限定内容，而对这一限定内容是否可以独立存在的分析，可以利用之前的分析方式来进行。也就是说，这里需要进行嵌套的独立性分析，在针对限定内容本身进行分析时，如果该限定内容本身也包括下一层的限定内容和限定对象的话，那么，也需要对该限定内容本身是否为独立存在的内容加以分析，在该限定内容本身是可以独立存在的前提下，再去结合该限定内容和限定对象进行是否独立存在的分析。

　　当然，在进行文字记载的内容是否可以独立存在时，还可以结合通常的文字表达方式、语法规则、特定技术术语等相关因素加以综合判断，笔者在此不再加以阐述。

　　以上，是笔者一家观点，如有不妥之处，还请批评指正。