文/集佳知识产权代理有限公司 李兆岭

　　一、前言

　　对于业界而言，由于专利具有地域性，又由于世界市场的密切关联性，根据市场需要在世界范围内进行专利布局是保护技术成果的重要途径；因此，在世界范围内进行专利布局的一个重要工作就是根据市场发展及企业发展规划向多个国家或法域申请专利。

　　随着世界市场发展，全球经济一体化程度不断强化，世界知识产权保护也不断向一体化方向前进；世界知识产权正从各国专利严格、独立、绝对的国家地域性，不断向相对国家地域性迈进，专利国际化进展尤为突出。

　　1883年签订的《保护工业产权巴黎公约PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY》（简称“巴黎公约”）规定了优先权制度；通过优先权制度，权利人在一个国家进行正式的申请（在先申请日）之后，在规定的期限内在其他成员国提出同样的申请时，享有优先性保护的权益，即优先权。这种优先权的具体体现是：在规定的期限界满前，任何后来在其他成员国提出的申请都不能导致该权利人的权利而无效；这就为在另一国家获得实质保护提供了前提，在一定程度上打破了绝对的国家地域性。

　　后来，1970年签订的《专利合作条约PATENT COOPERATION TREATY》（简称“PCT”）在巴黎公约基础上又迈进了一步。根据PCT规定，在一个国家（受理局）提交的申请，并指定寻求保护的国家（指定局），就相当于向所有的指定局国家提交的申请。这样，PCT就从程序角度，实现专利申请程序的部分统一，进一步减弱了专利的国家地域性。

　　再后来，2000年，又签订了《专利法条约PATENT LAY TREATY》（简称“PLT”），该条约已经于2005年生效（中国未加入）。根据PLT，缔约国的专利申请的形式要件得到更进一步的统一；在程序上，使得各国要求更加统一，再进一步增强了专利的国际性。

　　另外，各区域国家专利统一性步伐进展更快，更突出的是《欧洲专利公约》，根据该公约，在欧洲就建立了一个包括多个国家，从申请到授权都实现一体化的跨国的专利制度。

　　基于专利国际化进程，进行专利国际化布局的途径也大大增加，基于巴黎公约，从直接向各国申请（直接途径），发展到先在本国申请，再向其他国家申请，并以在本国的申请为基础，要求优先权（巴黎公约途径）；基于PCT，可以向一个国家申请，同时指定多个国家，然后，再分别进入各个国家（PCT途径 ）。

　　目前，在进行国际布局时，最常用的是PCT途径，很少用直接途径。因此，才有了专利族的产生，即相同的发明创造，可能以多种语言或多个国家文献的方式存在。

　　专利族一方面方便公众阅读，另一方面也方便确定专利的稳定性。以至于，在要无效某件专利权时，首先查询其他同族专利法律状态。比如：要想确定某一种中国专利稳定性时，可以通过检索获得欧洲、美国、日本及其他更多国家同族专利的法律状态。在很多情况下，在中国获得授权的专利申请，在欧洲有可能被驳回；这样，通过检索该专利申请在欧洲被驳回的理由就很容易确定该中国专利的稳定性。

　　二、实务经历

　　国家知识产权局于2014年1月8日下发了第一次审查意见通知书，其中指出：

　　笔者受一客户委托，对专利权人为W国C公司的两件中国专利CP1和CP2的稳定性进行预判。笔者发现，C公司竟然没有要求优先权，即直接在中国进行了申请。通过了解C公司的规模、知名度及技术研究数据，笔者越来越强烈地感觉到：C公司的这种做法不正常。C公司之所以这么做，可能的原因包括：

　　一、这两件专利涉及的技术在W国根本没有市场，因此不需要在W国进行保护；

　　二、这两件专利在本国根本无法进行授权，而无法授权的原因可能是：涉及的技术在W国已经成为现有技术；

　　三、C公司在W国已经基于涉及的技术获得专利权，中国专利的申请日可能已经超过了12个月，进而无法主张优先权。

　　为此，笔者对C公司在W国的专利申请进行了检索和了解，确实发现了在W国与中国专利CP1和CP2对应的两件W国的专利WP1和WP2。四者之间申请日先后顺序如下图。

　　即W国专利WP1和WP2的申请日均为2005年1月1日，CP1申请日为4月25日，而CP2申请日为5月13日。而WP1和WP2公开日均晚于CP1的申请日，也晚于CP2的申请日。这四件专利申请的说明书内容相同，CP1的权利要求与WP1的权利要求基本相同，CP2的权利要求与WP2的权利要求基本相同。

　　考虑到通过PCT途径及巴黎公约途径进行国际专利布局的意义，笔者认为：C公司直接在中国申请专利，很可能是经过沉思熟虑的，通过直接途径在某一国家申请专利能够满足其特定需要。

　　从专利地域布局中，考量是不是在某一国家进行申请的时候（当然，费用，市场及产品特点因素也是专利域布局的重要考量因素），通过巴黎公约途径可以提供12个月的考量期，通过PCT公约可以提供大约30~32个月的考量期。同时，这些考量期不影响专利涉及技术的实施与专利产品的销售。然而，直接途径进行申请，要不影响专利涉及技术的实施与专利产品的销售，其考量期在理论上为零。也就是说：如果一项发明创造，在W国申请专利之后，理论上，该专利就可以公开实施，且该公开实施不影响基于巴黎公约在12个月内向外国申请的专利，或者在W国申请PCT专利之后，该专利也可以公开实施，且该公开实施不影响基于该PCT在30~32个月内的外国申请；然而，如果在W国申请专利之后公开实施的话，通过直接途径在某一国家申请的考量期理论上为零。

　　反过来再看上述案情，C公司之所以敢在W国申请专利之后，再以直接途径在中国申请专利，笔者总结有以下原因：

　　第一、对于中国专利法规的熟悉和了解，使得C公司娴熟地运用中国法规。根据中国专利法规定，针对中国专利申请CP1和CP2，其申请日之前公开的技术构成现有技术，而WP1和WP2相关文献在CP1和CP2申请日之前并没有公开（在W国与中国相同，公开文本在满18个月时公开），因此，不构成现有技术。同时，针对中国专利申请CP1和CP2，构成抵触申请的也只能是中国专利申请，而WP1和WP2又不属于中国专利申请。因此，WP1和WP2的相关文献并不能影响C公司在中国的两件专利申请。另外，虽然两件中国CP1和CP2说明书相同，权利要求不同，又由于二者均在2009年10月1日之前申请，根据2000年专利法修正案，抵触申请也不适用于相同申请人的情形。因此，上述四件专利之间相互并不影响。

　　第二、对自己保密制度或保密体系的高度自信。对于一项非常重要的技术，在W国申请之后，经过1年多再在中国进行申请，这么长的时间内，泄密发生的概率极大；保密制度和保密体系稍有疏漏，就有可能泄漏；而一旦泄漏，后果将十分严重；但C公司最后还是这么做，说明对自己的保密制度或保密体系非常自信。相比而言，一般的中国企业很少能够对自己保护制度和保护体系有这么强的自信心。

　　第三、充足的技术储备和技术研发的前瞻性。笔者认为：在W国申请专利之后，如果公开实施该技术，很可能导致技术公开（虽然可以通过协议约束更多的下游企业和人员，但这样泄漏的风险会特别特别大，可行性不高）；因此，在15个或16个月之中，C公司就不能公开实施该技术，也不能销售包括该技术的产品 。有先进技术而不使用，说明C公司还应当有相应的、可以公开实施的技术；且该可以公开实施的技术也可以完全满足市场需要的。也就是说，在上述15个或16个月中，C公司原有的技术就具有市场竞争力。此时WP1和WP2涉及的技术还没有使用；这进一步说明这两件专利涉及的技术更加先进，进而说明C公司技术研发前瞻性特别强；从这一点上，可以说明C公司技术研发的系统性、超前性。

　　第四、对新研发技术的自信。对于一般的中国企业来讲，在向外国企业申请时，往往能省就省，能合并就合并，并且会选择市场反应好的技术向国处申请专利保护。反观C公司，在中国专利CP1和CP2技术未进行市场验证的情况下，没有合并申请，而是以在W国基本相同的布局方式进行申请，说明C公司对自己技术市场竞争力和中国适用性方面有了充分的认识。另外，这从一个侧面可以反映出，C公司对中国相关技术的了解和熟悉；很可能C公司已经建立了相关技术的中国专利技术数据库，并动态地掌握了相关技术的发展状态。也只有做到这一点，C公司才敢这样做！

　　总之，基于C公司未走巴黎公约途径或PCT途径的平常路，却走直接途径的不寻常的路，笔者认为到中国企业专利布局、技术研发、相关技术（专利）的了解及国内外法律法规的熟悉方面还存在很大的差距。