文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 冯海刚
摘要：在本文中，笔者通过一个实务案例引出发明专利申请的优先权相关问题。此后，详细论述了优先权核实的重要性和必要性、专利法体系对优先权核实的要求以及可能存在的细节问题。
关键词：优先权 发明 巴黎公约 核实
优先权肇始于1883年通过的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称“巴黎公约”），迄今已逾一百四十年。优先权，顾名思义，是指所讨论之申请与其他申请相比，拥有某种“优先”的权利。这种“优先”性，主要体现在时间方面。也就是说，在特定时间期间内，所讨论之申请不因具有相同主题的其他申请的提出而丧失权利。考虑到绝大多数国家对许多工业产权都实行先申请制，这种时间上的优势无疑是十分重要的，它对于申请人自身知识产权的布局、完善和保护、竞争对手的防范等都大有裨益。
在目前有效的巴黎公约文本（即1979年修正的版本）第4条【1】中，专利、实用新型注册、外观设计注册和商标注册，均可以享有优先权。作为巴黎公约的成员国之一，为保证条约的实施，我国在《中华人民共和国专利法》（以下简称“专利法”）【2】和《中华人民共和国商标法》中分别对上述类型的工业产权（即发明、实用新型、外观设计和商标）做出了相应的制度设计。举重以明轻，本文仅就相对而言更为复杂的发明专利申请的优先权有关问题进行探讨。
引言
下面以笔者在实务中遇到的一件发明专利申请经过适当改编（以下简称“该申请”）为例，引出相关问题。在该申请的实质审查阶段，审查员引用了三篇中国专利申请作为对比文件（以下分别称为D1、D2、D3），其中引用D1作为抵触申请评价该申请的新颖性。
更具体而言，审查意见指出：D2的优先权日早于本申请优先权日（相关日期的比较参见下面的图1），公开日晚于本申请优先权日，且公开了一个与本申请权利要求1的结构极为接近的化合物，区别仅在于是否被氘代，申请人在修改时可以考虑对比文件2的相关技术方案；D3的优先权日晚于本申请优先权日但早于本申请的申请日，其公开了一个落入本申请权利要求1范围内的化合物，鉴于本申请优先权文件外文且非英文，审查员核实优先权存在障碍，申请人在针对本通知书进行修改时可以酌情考虑D3公开的相关技术方案。
图1 该申请及对比文件有关日期的比较
根据图1并经核实，D1可以构成《专利审查指南》（以下简称“指南”）【3】所定义的“抵触申请”。值得一提的是，根据《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称“细则”）【4】第十二条，专利法第二十二条的“申请日”在有优先权的情况下是指优先权日。而由于D1的优先权日早于该申请的优先权日，因此无论该申请是否能够享有优先权，D1都将构成抵触申请，从而破坏该申请的新颖性。
根据审查意见，D2实际上不属于“同样的发明或者实用新型”，不可能构成抵触申请。此外由图1可知，无论该申请是否能够享有优先权，D2都不属于现有技术。因此，在评价该申请的新创性时，不应考虑D2。
关于D3（经核实其优先权成立），由于其公开了与该申请相同的主题，且优先权日在该申请的优先权日和申请日之间，有可能构成PE类文件，根据指南第二部分第八章的有关规定，属于需要（审查员）核实优先权的情形。假设该申请能够享有优先权，则D3不属于现有技术也不属于抵触申请，因此在评价该申请的新创性时不必考虑。而假设该申请无法享有优先权，则D3将构成抵触申请，从而破坏该申请的新颖性。
一、要点
从以上案例不难看出，优先权成立与否将决定一件申请的走向，对于申请人而言是十分重要的。此外，根据巴黎公约第4条之B，由于该优先权的存在，在先后两件申请的申请日之间由第三人就相同主题提出的申请将不能产生权利。因此，优先权不仅关乎申请人的利益，也实质上影响着社会公众（特别是第三人）的利益，这要求优先权的核实应当相对客观。这一点从指南第二部分中将优先权列在新颖性的章节中可见一斑，因为新颖性的判断相对而言比较客观。
在指南中，发明专利申请的初步审查只审查先后两件申请的主题是否明显不相关，不审查其实质内容；而在实质审查阶段，也是在检索之后才根据情况（即是否出现PX、PY或PE类文件）确定是否需要核实优先权。
这种将优先权与检索有机结合的实践做法可以理解为对优先权核实步骤的一种简化。即，不必要求一开始就核实有关申请的主题——如下文所述，主题的核实由于涉及技术方案的实质内容而较为复杂；而是在经检索发现密切相关的文件之后，再行核实。这种做法既不会损害申请人或第三人的正当利益，能够保证优先权制度得以实际施行，也有助于节约审查资源。
根据指南，核实优先权是指核查申请是否符合专利法第二十九条的规定，即是否符合享有优先权的三个要件：期限、主题、第一次。
1.三要件之期限
在上述三个要件中，期限的判断最为直观和客观。
对发明来说，仅需判断在后申请是否在在先申请的十二个月内提出。在实践中，申请人在期限届满日当天提出在后申请的情形并不少见。这种做法能够使申请人最大限度地利用优先权的时间优势，允许申请人有充裕的时间来完善在后申请的内容或专利申请的布局，例如决定是否在某一国家或地区提出在后申请。
尽管存在十二个月的期限要求，细则第三十六条仍提供了2个月的“宽限期”供申请人提出恢复优先权请求，从而将请求的期限延长到最长十四个月。这是申请人要求优先权的最后机会，如果错过将不能根据细则第六条请求权利恢复或根据细则第三十七条请求增加优先权要求。
此外还应注意，上述十四个月的期限并不适用按照PCT提出的专利国际申请。在实践中，PCT申请在进入中国国家阶段时往往已经超过十四个月，因此该期限显然无法起到“恢复”的作用。对此，细则第一百二十八条提供了自进入日起2个月的恢复途径。
2.三要件之主题
核实优先权的关键在于核实在先申请和在后申请是否属于“相同主题”。
根据指南，“相同主题的发明或实用新型”是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果（以下简称“四要素”）相同的发明或者实用新型。判断主题是否相同，即判断在后申请的四要素——主要是判断各项权利要求的技术方案——是否清楚地记载于在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。因此，对于前述案例，可能是由于其权利要求涉及马库什要素且涉及在先申请文件的语言转换，故造成了审查员的核实困难。
值得注意的是，“相同主题”的表述在专利法及其细则中仅出现在与优先权相关的条款中（专利法第二十九条）。在专利法中，类似的表述还有“同样的发明或者实用新型”（专利法第二十二条）、“同样的发明创造”（专利法第九条）。在此，有必要对这三个概念进行简单的辨析。
首先，指南中关于这三个概念的定义都出现在新颖性部分，意味着它们之间存在千丝万缕的联系。
根据指南，“同样的发明或者实用新型”是指它们的四要素实质上相同，这是判断新颖性的原则之一；“同样的发明创造”是指权利要求的保护范围相同，旨在解决重复授权的问题；而“相同主题的发明或实用新型”旨在判断能否享有优先权。
其中，“同样的发明创造”主要审查同日提出的申请。如果另一申请早于所审查的申请提出，可能构成抵触申请或现有技术，此时应审查新创性而非重复授权。因此可以说，在实践中专利法第九条的审查频率远低于专利法第二十二条。
关于优先权，有学者认为【5】，“在判断优先权要求是否成立时，可以将首次申请看做一份对比文献，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具备新颖性。如果判断的结果认为在后申请的某项权利要求不具备新颖性，则该项权利要求能够享受优先权；如果具备新颖性，则该项权利要求不能享受优先权”。也就是说，将“相同主题”的判断转化为新颖性的判断。
如果按照该观点，则“相同主题的发明或实用新型”的概念事实上将与“同样的发明或者实用新型”完全相同。然而从字面上（例如参照指南中的定义）看，这两者显然存在细微的差别；从法的明确性原则和体系融贯性原则出发，这两者也不应完全相同。笔者认为，新颖性判断的尺度（由于其概念中使用了“实质上相同”的表述）比优先权更加宽松。
例如，化用指南中的某案例，在先申请公开了某产品是“用铜制成的”，在后申请要求该产品“用金属制成”。若简单地按照该学者的观点，由于在先申请的下位概念“铜”破坏在后申请的上位概念“金属”的新颖性，则该在后申请能够享有在先申请的优先权。然而，如果“产品用金属制成”的技术方案没有清楚地记载于在先申请中，则在后申请的优先权无法成立。可见，尽管优先权与新颖性存在一定的关联，但优先权的核实并不能简单地用新颖性判断来替代。此外，笔者的这种观点也得到专利复审委的支持【6】。
根据法制统一原则和不抵触原则，作为下位法的指南与作为上位法的专利法所使用的术语应当具有一致性。因此，指南中规定的“相同主题”的核实中的“记载”应当具有与专利法第三十三条中的“记载”相同的含义。基于此，笔者认为，可以按照修改是否“超出原说明书和权利要求书记载的范围”的标准来判断优先权是否成立。另外，在专利法律体系中需要遵守该标准的还有分案申请（例如参照细则第四十九条）。由此，优先权的核实将与分案申请是否成立具有相同的判断标准。
3.三要件之第一次
优先权的成立还要求在先申请是相同主题的“第一次”申请。
根据指南，需要核实该条件的情形往往出现在审查员经检索发现了申请人的申请日更早（早于所要求的在先申请的申请日）且具有相同主题的第三个专利文件。实践中，由于存在该第三个专利文件的情况不多，因此需要核实该要件的情形不如前两个要件那样普遍。需要注意，该第三个专利文件还需要在先后两件申请的申请日之间被公开。这就是说，即使事实上存在申请日更早的该第三个专利文件，但如果它没有被公开，也可能不影响优先权的成立。巴黎公约第4条第C（4）项的规定体现了这一点。
4.申请人
此外，专利法第二十九条还隐含要求申请人应当一致。
但指南对外国优先权的申请人资格的要求比本国优先权更宽松：外国优先权的在后申请人应当与在先申请人一致或者是其中之一；而本国优先权的先后两件申请的申请人应当完全一致。
对此，巴黎公约第4条和欧洲专利公约（European Patent Convention，EPC）【7】第87条均仅规定任何人（any person）或其权利继受人（successor in title）可以享有优先权，这与中国专利法的规定并无实质性差异。
然而，根据EPC审查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）【8】A部分III章6.1节，作为一般原则，要求优先权的在后申请的申请人必须为或包含在先申请的所有申请人（或其权利继受人）。可见，EPC不区分外国优先权和本国优先权，自然也不存在对申请人资格的区别对待。申请人资格纠纷在实践中确有发生，EPC指南明确提及欧洲专利局上诉委员会（Boards of Appeal）针对T 0844/18 案（涉及CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE）的决定。
5.核实之外
核实优先权需比较在后申请的权利要求与在先申请的整个文件。如果前者的某个技术方案没有清楚地记载在后者的申请文件中，则该技术方案或主题将无法享有优先权，而只能被视为是在在后申请的申请日提出的。
前文提到，优先权的核实判断可以参照分案申请，但它们的不利后果是不同的。对于要求优先权而言，最不利的后果至多是丧失优先权；而对于分案申请，可能会导致申请被驳回。与分案申请不能新增内容不同，要求优先权的在后申请（包括权利要求和说明书）可以包含在先申请中没有的技术方案，从而达到对发明的进一步改善，这也是设立优先权制度的初衷之一。
在后申请的说明书包含新增的技术内容（例如在具体实施方式中增加了实施例）并不影响已记载于在先申请中的技术方案的优先权的成立。在这种情况下，在先申请可能被指出的公开不充分或者权利要求得不到说明书支持的问题在在后申请中却可能不会出现。原因例如在于在后申请新增了（能够克服这些缺陷的）实施例，而核实优先权无需考虑这些新增内容。这是否意味着该在后申请相对于一件（没有要求任何优先权的）普通申请而言获得了不同且更加有利的审查待遇？
笔者认为，上述“双标”困境或可从指南第二部分第十章3.5节得到部分阐明。根据该章节，申请人可以提供补交实验数据来克服申请不满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等缺陷，只要补充数据所证明的技术效果能够从专利申请公开的内容中得到即可。从这个角度而言，在后申请所新增的内容在某种程度上也可以视为申请人所提交的补充实验数据。由此，专利法律体系中不同部分的规定得以彼此协调融洽。但是，对于在先申请没有记载而在后申请记载了的技术效果，是否会最终导致普通申请遭受不公平待遇，以笔者有限的经验来看，仍是一个值得注意和商榷的问题。
二、结语
总而言之，优先权是工业产权特别是专利权保护制度中十分重要的一个方面。优先权的成立与否将实质性影响申请人和公众的利益，因此专利法律制度中对优先权的核实给出了明确且相对客观的标准。尽管如此，在实践中，各利益相关方与优先权有关的纠纷也时有出现，这可能意味着在优先权的审查细节方面，还需要持续进行明晰和细化。