文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇
美国专利商标局（简称USPTO）已于2024年11月20日公布将于2025年1月19日起大幅上调官费。官费的上调将加重中国企业在美国布局专利的成本，为了控制好成本和风险，正确判断在美国专利申请中的实体身份是极其重要的。
美国专利申请中涉及官费减免的实体身份有两种：
小实体（Small Entity），自2022年12月29日起，如申请人符合USPTO对小实体（Small Entity）的定义，包括独立发明人、小企业及非营利组织，则官费可予60%折扣优惠；
微实体（micro entity），自2022年12月29日起，如申请人符合USPTO对微实体的定义，则官费可予以80%折扣优惠。
以PCT进入美国国家阶段的官费为例，根据2025年1月19日将实施的新官费标准来看，不同实体类型在美国发明专利申请中所应缴纳的官费不同，具体对比见下表。
中国企业在提交美国专利申请时，如何确认自己企业的实体身份呢？
根据美国专利法实施细则37 CFR 第1.27(a)(2)款的小实体定义，对于小企业来说，若想要享有小实体的官费折扣，那么需要满足两个条件：i）公司雇员人数少于500人，且包括有隶属关联关系的企业雇员人数；且ii）没有转让、授权、让与和许可或者根据合约或法律有义务将转让、授权、让与或许可专利权给任何非小实体的另一方。
同时，美国专利审查指南中明确指出，在美国专利申请中主张小实体身份的申请人应当知道该实体身份是否正确建立，且有责任在最大程度上调查清楚自身的实体情况，并且美国专利审查指南中多次强调，若申请人无法确认自己的小实体身份或者无法对自己小实体身份提供明确的自我证明，那么就不应该在专利申请中声称自己具有小实体身份。
根据《美国法典》第35卷35 U.S.C.（即美国专利法）第41(h)(1)款的规定，美国小企业管理局（Small Business Administration，简称SBA）被赋予权利定义小实体。所以，美国专利审查指南中指出，因为什么样的企业属于小实体，是由《美国小企业法》第3章所定义的，申请人应根据该法实施细则13 CFR 第121.801款到第 121.805款的规定来确认自己是否属于小实体，有任何问题可以与美国小企业管理局进行咨询，USPTO不对某一申请人是否属于小实体提供咨询。
根据《美国小企业法》实施细则13 CFR 第121.801 款到第 121.805款对于适用官费折扣的小实体的定义，隶属关联关系企业的定义及雇员人数的确认方式等进行了详细的描述。
13 CFR 第121.802款对美国小实体定义进行了描述，法条原文如下：
A concern eligible for reduced patent fees is one:
(a) Whose number of employees, including affiliates, does not exceed 500 persons; and
(b) Which has not assigned, granted, conveyed, or licensed (and is under no obligation to do so) any rights in the invention to any person who made it and could not be classified as an independent inventor, or to any concern which would not qualify as a non-profit organization or a small business concern under this section.
affiliates已在13 CFR 第121.103款进行了详细的阐述。总结来说，隶属关联关系（ affiliation）企业包括以下几种类型的企业：
1）有隶属关系的企业；
2）有股权从属关系的企业（一般指控股50%及其以上）；
3）有共同管理关联关系的企业；
4）有相同商业或经济利益的企业；
5）合资企业；及
6）有其他关联关系的企业。
其中，13 CFR 第121.103（a）款对隶属关联关系进行了总体概括，即若企业双方在定义中互为隶属关联关系，那么该双方的关系应是一方控制或者有权控制另一方，或者第三方或者多方控制或者有权控制该企业双方。只要控制权存在，是否实际行使控制权并不重要。SBA在确认是否存在隶属关联关系时将会考虑所有可能的关系，包括所有权、管理权、在先关系、合同关系、所有有关系的国内外企业以及第三方间接行使控制权等多种情况，即使隶属关联关系并不是由一件单一因素构成的，也有可能存在。
企业雇员人数的计算方式在13 CFR 第121.106款进行了详细的阐述。总体来说，雇员工人数包括某一特定营业期间内（一般指24个月）该企业与每一个有隶属关联关系的企业的雇员人数相加而得，包括所有全职、兼职、临时工或其他形式产生雇佣关系的工作人员，不包括志愿者等一般认为未支付薪资的工作人员。
对于美国当地企业来说，SBA可以根据税收情况来判断1个企业是否属于小实体，是否可以享有官费的优惠条件等。若美国当地企业认为SBA对企业的小实体身份确认有误，可以提供自证材料，请求SBA确认其实体身份，并可以对SBA对实体身份的确认进行质疑，比如上诉或者去法院进一步诉讼。需要注意的是，第三方也可以对某公司的小实体身份提出质疑，一旦第三方对某公司的实体资格提出了上诉或者诉讼，若不进行相关应诉的话，那么通常就意味着败诉。
对于中国企业来说，虽然USPTO允许国外企业在提交专利申请时提交小实体声明以享有美国对小企业的官费优惠政策，但是中国企业让SBA确认且小实体身份是有难度的。目前，只能参考一些判例。
判例一：在Johnson Development, LLC , SBA No. SIZ-5863 (2017)案中，SBA认为 Johnson Development由Johnson Healthcare Holdings, LLC (简称JHH)所控制，而该公司的所有人是一对夫妻James Johnson和Sallie Johnson，这对夫妻的孩子是Milton Johnson和Sumner Rives。SBA认为这四位家庭成员存在affiliation关系，且进一步发现这四位家庭成员基于同一利益关系成了Johnson Development，并还有由31家其他企业由这四位家庭成员所公知，包括JHH。但是这些关联并没有使得Johnson Development超出小实体的定义。随后，SBA发现Johnson Development与1家非营利组织the James Milton and Sallie R. Johnson Foundation存在潜在的关系，虽然Johnson Development在上诉中强调该基金会是为了公众利益的非营利组织，但是SBA认为Sumner Rives是该基金会主席且该组织唯一的董事和出资人是Johnson家族的成员，基于共同管理和家族共同利益，SBA认为 Johnson Development与该基金会存在affiliation关系，从而不属于小实体。
判例二：在 A&Y Government Services, LLC , SBA No. SIZ-5966 (2018) 的实体规模上诉案中。该案被诉的公司是一家丹麦公司在美国的销售处，SBA认为其与母公司及其他企业彼此之间存在affiliation关系，这些企业雇员人数相加以后仍符合小实体的资格，应属于小实体。A&Y在上诉中辩称，该销售处的收入都将流入丹麦，应不符合小实体资格。但SBA认为该销售处是1家总部位于美国的公司，且通过纳税对美国经济作出了贡献，所以仍符合小实体资格的认定。
判例三：在Global Summit, Inc., SBA No. SIZ-5804 (2017)的实体规模上诉案中，该案被诉的公司是一家德国公司在美国的子公司，该德国公司在德国、加拿大、印度和英国都拥有子公司。上诉人称，该国际公司的大部分业务都在美国境外，应不属于小实体资格的认定。但是SBA认为“以营利为目的的商业实体，其营业地点位于美国境内，主要在美国境内运营或通过缴纳税款或使用美国产品、材料或劳动力对美国经济做出重大贡献”的外国公司的子公司也有资格获得小企业的资格。同时，在判决中确认该德国母公司及其在其他国家的子公司彼此都存在affiliation关系。
虽然以上判例并不是与美国专利申请中的小实体身份相关的判例，但是可以给予中国申请人对于SBA认定小实体定义中的affiliation关系提供一些指导。
USPTO在美国专利申请中通常不会主动核实申请人的小实体身份，但是一旦发现申请人未正确声明其小实体身份，那么专利申请人或者专利权人可能将承受难以弥补的后果。
首先，在专利申请过程中USPTO可能会主动启动对申请人小实体身份的核查。如，2024年10月3日，USPTO公布了1项最终决定，终止了在微实体声明中采用虚假签名的3100件专利申请，且该决定不能撤销。对于这3100件专利申请人来说，可能意味着若想继续获得专利保护，只能重新提交专利申请，而重新提交专利申请意味着因为已经成为现有技术而不能最终拿到专利权。
其次，在专利申请中有Preissuance Submissions程序。在该程序中，任何第三方都可以提交请求质疑申请人的小实体身份。
最后，在后续无效或诉讼程序中，小实体身份也是一项经常被用来质疑专利权人诚信的手段。
根据美国专利法实施细则37 CFR 第1.27(f)(1)款的规定，任何试图以欺诈手段建立小实体身份或者以小实体身份缴纳费用的行为，都应被视为欺骗USPTO。对于涉及以欺诈行为虚假陈述微小实体的身份，美国专利可能将面临无法实施，且若被认定申请人存在恶意欺诈，还会涉及该申请人/专利权人名下的所有美国申请/美国专利。自2023年1月1日起，关于微小实体的虚假陈述还将涉及罚金。无论是授权前还是授权后，一旦让美国专利局发现了实体的虚假陈述，则将由美国专利局设定一个“不低于实体因虚假陈述而未能支付的金额的三（3）倍”的罚金。
综上所述，鉴于诚信原则在美国法律实践中的重要意义，中国企业在提交美国专利申请时应尽职核实以确认自己是否属于美国法律中规定的小实体身份。若无法确认与自证企业的小实体身份，建议以标准官费缴纳美国专利申请中所涉及的官费。