文/北京集佳知识产权代理有限公司 张静
摘要：USPTO发出最终驳回意见并不意味着专利申请的终结，申请人可以选择通过请求重新考虑、最终驳回意见后的修改、AFCP 2.0、继续审查请求（RCE）或上诉（Appeal）来应对。申请人在选择应对策略时需考虑专利申请的重要程度、是否有适宜的修改方式以及愿意投入的时间和成本等因素。通过采取适当的策略和行动，专利申请仍然有机会获得授权。
收到美国专利商标局（USPTO）发出的最终驳回意见（Final Office Action，简称 Final OA）对专利申请人来说无疑是一个挑战。最终驳回意见意味着审查员认为专利申请中至少存在一个或多个驳回缺陷，导致该申请无法获得授权。Final OA中通常会详细说明审查员认为的专利申请中存在的驳回缺陷，如新颖性、非显而易见性、可专利性、或清楚性等。然而，这并不代表专利申请的终结，申请人可以在收到最终驳回意见之后采取一系列的补救措施，包括：请求重新考虑、最终驳回意见后的修改、AFCP 2.0、继续审查请求（RCE）和上诉（Appeal），以期克服该驳回意见使专利申请获得授权。
请求重新考虑（Request for Reconsideration）
根据美国专利法37 C.F.R. § 1.116，申请人在收到最终驳回意见后可以请求重新考虑该最终驳回意见。这种应对策略通常适用于申请人认为审查员在驳回意见中存在明显错误，或者有新的证据可以改变审查结果的情况。在请求重新考虑时，建议申请人提出新的证据或争辩理由，或者至少对之前的争辩理由进行更详细的解释，而不是重复之前的OA答复中的相同论点。此外，这种请求不会停止答复期限的计算。
最终驳回意见后的修改（Amendment after Final）
根据美国专利法37 C.F.R. 1.116条，申请人还可以在收到最终驳回意见后，进行最终驳回意见后的修改，以使专利申请获得批准。提交最终驳回意见后的修改后，若审查员接受了权利要求的修改以及申请人的争辩，则该专利申请即可授权，若该修改不被审查员接受，审查员将发出指导意见（Advisory Action，简称AA）。值得注意的是，审查员在决定是否接受最终审查意见后的修改上有很大的自由裁量权。最终驳回意见后的修改一般只适用于简单的权利要求修改（例如，最终驳回意见中已告知了可以授权的从属权利要求，简单合并即可获得授权，或者最终驳回意见中已给出了修改建议申请人参照修改即可）。如果答复中包含了对权利要求的实质性修改和/或提出了新的实质性争辩，则会收到审查员发出的AA，从而仍然需要提交继续审查请求（RCE），这样的操作实际上会产生延期费和额外的代理费。
提出AFCP 2.0（After Final Consideration Pilot 2.0）
AFCP 2.0项目是USPTO为了帮助审查员尽快处理申请人对Final OA的答复，并减少申请人在收到Final OA后提交继续审查请求（RCE）的次数而推出的试点项目。AFCP 2.0要求申请人对至少一项独立权利要求进行限缩性修改，并且不能扩大任何权利要求的保护范围。提出AFCP 2.0之后，若审查员认为有必要则可以要求与申请人进行会晤（Interview）。会晤通常能够使得审查员更好地理解该申请的技术方案以及更加仔细地考虑申请人的修改和意见陈述，也能够使得申请人充分了解审查员的观点。基于此，在一些情形下，只要审查员考虑了AFCP 2.0下的修改和陈述，即使该修改没有使得专利申请获得授权，也有利于申请人在之后提出RCE时对权利要求做出更加适宜的修改。
需要注意的是，虽然提出AFCP 2.0有一定机会使得专利直接授权或者能够在RCE前预先了解审查员的观点，但其前提条件是审查员的继续考虑或检索的工作量不超过3小时。若审查员认为重新考虑或检索超过了AFCP 2.0的工作量，会造成该AFCP 2.0不被接受。因此，若为了克服最终驳回意见中指出的缺陷需要对申请文件进行较多修改，这种情况会导致AFCP 2.0不被接受，因为其不满足审查员在3个小时内完成进一步的检索及考虑的要求。
提出继续审查请求（Request for Continued Examination）
根据美国专利法37 C.F.R. 1.114条，申请人在收到Final OA后可以提交继续审查请求（RCE）来重新启动审查程序。审查员在申请人提出RCE并缴纳官费之后会继续审查该专利申请。通过RCE，申请人可以对权利要求进行广泛的修改或提供新的论据，以克服审查员指出的驳回缺陷。这一机制使得申请人可以重新获得两次答复OA的机会。但仍需注意的是，虽然RCE阶段审查员通常会发两次OA，但若提出RCE时的修改仅为合并权项，有一定风险RCE阶段的第一次OA就是Final OA。
RCE的提交没有次数限制。如果经过一次RCE，该专利申请仍被驳回，申请人可以再次提交RCE。但RCE的官费是依次递增的，并且会延长审查周期。
提出上诉（Appeal）
根据美国专利法37 C.F.R. 41.31条，申请人在收到Final OA后可以向USPTO的专利审判与上诉委员会（PTAB）提出上诉。申请人最迟需在Final OA的6个月内提出上诉通知（Notice of Appeal）。根据MPEP 1206，在递交Notice of Appeal后且在递交上诉状（Appeal Brief）前，权利要求的修改方式仅为删除权利要求或者按照之前OA中的要求修改权利要求；而在递交Appeal Brief之日或之后，权利要求的修改方式仅为删除权利要求（该删除不会影响当前的权利要求的保护范围），或者将从属权利要求改写为独立权利要求。
收到上诉状后，专家组会对上述理由进行审查并做出决定，决定可以是以下之一：授权或审查员的修改、重启审查、审查员进行答复。审查员在答复中需要对Appeal Brief中涉及的所有驳回理由做出回应，其可能会撤回一些驳回理由，也有可能会提出新的驳回理由。上诉人此时可以要求撤回上诉，重新启动审查程序，按照专利审查程序中的方式对审查员提出的新的驳回理由做出答复；上诉人也可以要求保留上诉进程，通过递交答辩状的方式对新的驳回理由做出答复，但不能在答辩状中对权利要求进行修改。上诉人可以在收到审查员针对上诉状的答复后，重新考虑是否继续上诉，若决定继续上诉，则后续需要缴纳相应的费用。在实践中，申请人可以在缴纳后续费用之前评估该专利申请的价值以及授权前景，以决定是否继续推动上诉程序。 如果申请人决定继续上诉，还可以提出口头审理的请求。经过口头审理或书面审理后，PTAB会根据审理结果做出决定。如果上诉人对该决定不服，可以向法院提起诉讼。
提出上诉比提交 RCE 要昂贵和耗时得多。只有当申请人打算不计成本以获得尽可能广泛的保护范围时，上诉才是合适的选择。
最终驳回意见的答复时机
最终驳回意见的答复期限为自其发文日起3个月，在该期间内答复不会产生延期费用。超过3个月后答复Final OA，需缴纳延期费。Final OA的答复期限最多可延长3个月，即其最终答复期限为发文日起6个月。为了节省延期费用，通常建议申请人在最终驳回意见发文日起两个月内提交最终驳回意见后的修改。这是因为，如果申请人答复Final OA的时间是在其发文日起的两个月内，且审查员下发AA的时间超过了Final OA发文日的3个月，延期费的起始时间是从AA的发出时间起算，而如果申请人答复Final OA的时间是在其发文日起的两个月之后，延期费的起始时间要从Final OA发文日起的三个月起算。
对于申请人来说，在决定采取哪种策略应对Final OA时需要考虑多种因素。首先，申请人需要评估是否可以通过有限的修改来克服审查员提出的问题，还是需要更广泛的修改。其次，申请人需要考虑不同应对策略可能对审查周期的影响。例如，RCE可能会延长审查周期，提出上诉更耗时耗力。此外，申请人还需要评估发明的重要程度与不同策略的成本之间的关系，该成本包括官费和代理费用。总之，USPTO发出的最终驳回意见并不代表专利申请的最终结果。通过采取适当的策略和行动，申请人仍然有机会克服驳回意见，最终获得专利授权。
参考文件：
1.Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).