文/北京集佳知识产权代理有限公司 王逸君
引言
在我国当前的专利审查过程中，国家知识产权局对非正常专利申请行为进行了严格的排查和处理，并下发相关通知。这些措施旨在打击不以创新保护为目的的专利申请行为，提升整体专利质量。然而，有些申请人在收到非正常申请通知后，可能会感到焦虑和不安，担心会影响自身的合法权益和创新成果的保护。
实际上，这并非无法挽回的处境，当前的制度设计允许申请人通过合法的救济程序进行申诉。申请人可以按照相关规定补充材料、说明情况，以证明其专利申请的正当性和合规性，从而有机会纠正误解，争取到合法权益。而且笔者从实践经验来看，申诉通道是完全畅通的，申请人可以利用这一途径为自己的申请行为提供合理的解释，只要有理有据，成功概率颇高。因此，当申请人接到相关通知时，实在不必过于紧张，而应冷静分析被通知的申请中可能存在的问题。与专利代理师或代理机构深入沟通，审慎研判具体情况，共同探讨最为合适的应对方案，确保自身权益在合法合规的基础上得到有效保护。
因此，本文旨在结合现有法律法规和一些实际申诉经验，对非正常专利申请的申诉方式进行深入分析。通过对相关法条的解读与实践中的案例研究，希望帮助申请人更清晰地了解在收到非正常申请通知后的应对策略和操作步骤，以及如何在申诉过程中避免常见误区，以便申请人能够根据自身的实际情况作出合理判断，最大限度地维护自身的合法权益和创新成果。
一、法规修订历史和现行法规依据
国家知识产权局于2017年对2007年制定的《关于规范专利申请行为的若干规定》（局令第45号）进行了修改，发布了国家知识产权局令第75号。根据该第75号局令，国家知识产权局从2018年开始对非正常申请专利行为进行了排查处置。随后于2021年3月发布了国家知识产权局公告《关于规范申请专利行为的办法》 （第四一一号公告） 。从2018年至2023年，国家知识产权局主要是根据上述《规定》与《办法》对非正常申请行为进行规制。
此外，针对具体的认定情形、申请人或代理人接到非正常通知后的处置方式、国家知识产权局的处理流程、被认定为非正常申请专利行为的后果及相关救济途径等方面，国家知识产权局在2023年中发布的《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》中公布了更详细的指引。
2023年12月21日，国家知识产权局公布了《规范申请专利行为的规定》并于2024年1月20日起施行。该规定第十三条明确了，上述2007年8月27日国家知识产权局令第四十五号公布的《关于规范专利申请行为的若干规定》，2017年2月28日国家知识产权局令第七十五号公布的《国家知识产权局关于修改〈关于规范专利申请行为的若干规定〉的决定》和2021年3月11日国家知识产权局公告第四一一号公布的《关于规范申请专利行为的办法》同时废止。
因此，当前的非正常申请相关事宜所依据的各项法规主要包括2024年1月20日起施行的《规范申请专利行为的规定》和2023年中发布的《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》。此外还包括2024年1月20日起施行的《中华人民共和国专利法实施细则》中 第十一条（诚实信用原则）、现行专利法第一条（保护创新）和第五条（不授予专利权条款）和民法典第七条（民事活动的诚实信用原则）。
二、非正常申请的一般判定和处理程序
《办事指南》中重点列明了国家知识产权局对非正常申请专利行为的排查和处理程序。具体如下：
（一）非正常申请专利行为的排查：国家知识产权局在专利申请受理、初审、实审、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或根据举报获取线索，并由各领域审查员组成的专门工作组进行排查。
（二）国知局向地方知识产权管理部门通报：国家知识产权局根据排查结果，提出初步认定非正常申请专利行为的意见，定期向地方知识产权管理部门通报涉及非正常申请专利行为的申请号单。
（三）地方知识产权管理部门核查并通知申请人或代理人：地方知识产权管理部门接到通报后开展核查，并通知申请人或代理人进行后续处置。
（四）申请人或代理人接到通报后的处置：申请人或代理人接到通知后可以选择撤回申请或提出申诉。
（五）国知局后续处理：国家知识产权局根据申请人或代理人的回应，决定是否继续认定为非正常申请行为，并进行相应的处理或通知。
（1）对于申请方撤回申请的情况，国知局认为符合要求的，发出“手续合格通知书”，该申请失效；认为不符合要求的，发出“视为未提出通知书”并说明理由。申请人或代理人可以根据不符合要求的理由提交修改后的“撤回专利申请声明”。根据经验，对于撤回申请的情形，出现不符合要求的情况较少。
（2）对申请方申诉的情况，国知局收到陈述意见后，对申诉材料进行审核并作出进一步认定。认为不属于非正常申请专利行为的，将发出“审查业务专用函（转正常）”，并恢复申请案件的正常审批流程；国知局仍然认为属于非正常申请专利行为的，可以发出“审查业务专用函（非正常）”或“审查意见通知书”，并指定撤回专利申请的期限或者答复期限。
（3）对申请人或代理人未撤回申请且未在指定期限内提交申诉材料的情况，国知局将发出“审查业务专用函（非正常）”，并指定撤回专利申请的期限或者答复期限。
具体而言，在“步骤（三）”中，地方局接到通报并核查无误后，会将通报红头文件、被判定有非正常申请行为之嫌的案件申请号以及属于哪种非正常申请行为分类以书面形式通知具体案件承办的代理机构，由代理机构转达申请人；或直接通知申请人。除红头文件之外，其他文件的通知方式并不统一，通常是在邮件中以exel附件形式列明该代理机构在这一批非正常申请中涉及的所有案件，并要求收到通知15日内提交撤回或申诉材料。
涉嫌的理由应当是在2024年1月20日起施行的《规范申请专利行为的规定》中阐明的八点之一。大部分情况下，通知比较笼统，不含有判定属于这些情形的详细解释，因此申请人接到通知时有时会摸不着头脑，不清楚为何自己的专利为何中招。因此，下文中笔者将对《规定》中这八种情形进一步分析。
三、如何应对不同的非正常申请情形
《规定》列举的八点非正常申请专利行为如下：
（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；
（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；
（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；
（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；
（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；
（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；
（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；
（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。
1.根据公开信息，目前国知局对非正常申请行为的研判首先借助计算机技术进行筛查。实践中也了解到，机器排查的确是非正常研判的第一步。
尤其地，上述第一点至第三点主要是通过机器排查得出。这些技术能够快速识别出同日或相近日期提交的专利申请中存在大篇幅相同或相似的内容，如发明创造特征的简单组合、内容的随机生成等。但是，这种初步筛查虽然高效，却存在一定的局限性。例如，在分案申请的情况下，即使这些申请的内容符合专利法的要求，也可能因为计算机算法的局限性而被误判为非正常申请行为。
遇到明显的误判时，申请人可以在申诉过程中详细阐明理由，特别是对于分案申请或其他误判情况，提供充分的解释和证明材料。实际上，这也与上述第五点提到的“实际研发活动”密不可分。
收到非正常申请通知，究其本质，往往是因为疑似触犯了诚实信用原则。无论专利呈现形式存在何种问题，申诉重点往往都在于如何证明申请是基于真实的研发活动。因此，申请人如果是企业实体，应当特别注意构建完善的知识产权管理体系，制定严格的知识产权工作流程，如建立清晰的申请审批流程，并确保每件申请都附有完整的技术交底书和审批书面依据。企业的知识产权工作人员在深入参与到研发工作的过程中，应当注意保存所有与专利相关的技术研发材料，如产品需求文档（PRD）、项目立项报告、研发会议纪要等。万一收到非正常申请通知，这些材料在进行必要的信息脱敏处理后，可以尽量提供给知识产权局作为佐证材料。如果有实物产品，还可以提供产品照片、原料采购发票等实物证据。关键是要证明这些专利是通过实际技术研发产生的，符合专利法第一条保护创新的初衷，而非不正当地编造或拼凑。通过这些方式，申请人可以有效证明其申请的真实性和合法性，从而有力支持申诉，确保其创新成果得到应有的保护。
值得注意的是，这种机器筛查方式也提醒我们，在撰写申请文件时可以考虑主动规避可能引发误判的情形，例如避免提交内容大篇幅相同的专利申请，以减少被计算机筛查系统误判为非正常申请的风险。此外，还可以通过精细化撰写专利文件、明确创新点、合理区分技术特征等手段，降低算法筛查的误判率。再者，对于“一案双申”案件，建议申请人在申请时主动勾选同日申请选项，避免被机器筛查到难以解释。
笔者在实践中曾处理过一批多件被认定为非正常申请的案件，理由分别是“同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的”和“所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的”。接到通知在2023年之前，这两条理由来自于现已废止的《关于规范申请专利行为的办法》（公告四一一号）。但从主旨上看与现行《规定》的前两点基本相同。
经过复查后，笔者发现这些专利申请均属于机器的误判，一部分是分案，一部分是为了保护同一个产品的两个区分较大的发明点，但附图基本相同。因此笔者决定进行申诉，迅速协同研发团队准备了详实的证明材料，包括技术交底书与审批过程、研发文档、项目报告、原料零部件发票、实物产品照片、生产线照片等。此外还根据地方局下发的通知要求提交了企业的营业执照等主体资格证明。最终，这一批案件申诉均获得成功，收到了“审查业务专用函（转正常）”之后顺利转入正常审查程序。这段经历说明，非正常申请的监管本质上是为了去粗取精，淘汰真正编造和不符合创新保护宗旨的专利。对于那些基于实际研发活动产生的创新成果，申诉程序是有效且支持的。
2.针对第四点“明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围”，申诉的关键在于明确展示方案的技术改进点和创新之处，而不仅仅是简单的技术堆砌。申请人也应结合实际研发过程，详细说明改进措施是如何解决具体技术问题的，以及这些改进如何符合技术逻辑和设计常理，这对于专利代理师而言应当不是难事。此外，通过提供详实的研发文档、改进前后的对比分析、技术实现的具体细节等证据，可以有效证明申请内容并非随意拼凑或变劣处理，而是具有实际研发基础和创新价值的发明创造。
3.针对第五点“申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的”，关于“实际研发活动”的佐证，上文已经详述，不再赘述。值得一提的是，有些个人申请人可能认为，这样的要求有悖于专利法保护创新的初衷，因为许多发明创造的起点往往是创意或灵感，即使没有具体的研发活动，只要想法深入、技术可行、有创新性，也应获得授权。然而，这一点的规定特别强调了“多件”，实践中尤其是指那些在同日或短期内提交多件相似申请的情况容易被计算机筛查系统识别为非正常申请行为。实际上这一规定并非为了阻碍个人申请人的真实创新活动，只要申请内容不是如前文所述的简单堆砌、编造或替换，试图通过一个创意来申请多件专利，被判定为非正常的风险并不太大。
即使不幸被误判，申请人也可以通过尽量详细地列举自己从创意到申请的思维过程，提供相应的材料和证明，来支持申诉。这包括对发明构思过程的详尽记录、技术实现的可行性分析等，以佐证这些专利申请是基于真实的创新意图而非简单拼凑，且有具体的技术手段。通过合理的解释和充分的证据，即使没有实际的研发活动，仍然可以为自己的发明创造争取合法的专利保护。
4.第六点“将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的”和第七点“出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的”，这些行为直接违背了诚实信用原则，是专利申请过程中应当严格避免的情形。诚实信用原则是民法和知识产权法的重要准则，要求申请人和相关方在申请和维护专利时应当诚实守信，不应采取隐瞒、欺骗或规避监管的方式来获取不当利益。这些行为不仅破坏了专利制度的公正性，也扰乱了正常的专利审查秩序，其通常是为了获取更多的经济利益，但实际上会面临较大的法律风险。
此外顺便一提，即使有些地方局发通知时未要求提供申请人的主体资格证明，申诉时最好也应当提供。尤其是相当多的企业申请人，其软硬件产品在社会上具有一定知名度，但从申请主体名称看不出关联性。这种情况最好在意见陈述时加以明确说明，使审核人员明了申请主体从事什么具体业务，将很大程度上有助于申诉成功。
5.另外，各省级知识产权管理部门根据实际情况，各自制定有申报专利申请精准管理名单（即“白名单”）的要求。对于企业申请人来说，建议参照各地具体的申报条件，审查自身是否符合进入白名单的资格。进入白名单后，这些主体作为申请人的专利申请将被视为可信赖且合规的申请，直接避免被纳入非正常申请的排查范围。
四、非正常申请与诚实信用原则
《规定》第八点是“违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为”。
《民法典》中确立的诚实信用原则是民事活动的基本准则，强调当事人应以诚实守信的态度进行各类民事行为。这一原则广泛适用于各种法律领域，包括合同、侵权、财产等方面，是维护社会秩序和公正的核心法律理念。
在专利法领域，诚实信用原则同样发挥着重要作用。专利法实施细则第十一条明确规定了在专利申请和维护过程中必须遵循诚实信用原则。这意味着申请人在申请专利时，必须基于真实的创新活动，提供准确、完整的资料，不得有任何编造、虚假或欺骗行为。这一规定与《民法典》中的诚实信用原则是一致的，都是为了确保各类法律行为的真实性和可靠性，是《民法典》诚实信用原则在专利领域的具体体现。
回到《规定》的第八点，这实质上是一个兜底条款，其意义在于，它进一步强调了诚信在专利申请中的重要性，确保所有不符合诚实信用原则的行为都能受到规制和约束，防止各种规避行为的出现，保障专利制度能够真正服务于鼓励和保护真实创新的初衷。
切换到申请人的角度来看，尽管非正常申请的监管措施十分严格，但其真正目的是为了保护那些真正致力于技术创新的申请人。严厉的筛查和规制并不是为了为难申请人，而是为了维护专利制度的公平性和公信力，将审查资源投入给真正的创新者，确保他们能够获得应有的保护和支持。对于那些基于真实研发活动的专利申请，这些措施不仅不会成为障碍，反而是为申请人铺设了一条更加稳固的创新之路。
参考文献：
【1】《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》