文/北京市集佳律师事务所 何洋
摘要：禁止重复授权原则（《专利法》第九条）贯穿于专利确权与维权的始终。在专利无效宣告程序中，当涉及“一案双申”的发明专利被指控与实用新型构成“同样的发明创造”时，往往引发实体与程序的双重争议。本文结合两个典型案例，分别从“同样的发明创造”的实体判定标准，以及无效程序中合议组是否负有告知义务及专利权人选择权行使的程序规则进行深入剖析。通过梳理北京知识产权法院及最高人民法院的裁判观点，本文旨在厘清无效程序中专利法第九条的适用边界，并为无效请求人与专利权人提供实务策略指引。
关键词：专利法第九条，重复授权，无效宣告程序，同样的发明创造
一、引言
上世纪90年代中期，为缓解我国较为严重的发明专利申请审查积压问题，我国专利局允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，在实用新型快速授权获得保护的同时，等待对发明专利申请进行实质审查；待发明专利申请符合授权条件时，申请人放弃已获得的实用新型专利权，可获得发明专利授权。起初，“同日双申”制度仅为便于申请人就其发明创造及时获得专利保护而采取的临时措施。2008年《专利法》第三次修改期间，基于对“同日双申”制度进行的广泛讨论和调研，《专利法》第九条增加第一款，规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。”为平衡申请人的利益，同条款设立了例外条款，允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
然而，在发明专利获得授权后的无效宣告程序中，这一条款的适用变得极为复杂。当无效请求人主张涉案发明专利与同日申请的实用新型构成重复授权时，合议组应如何认定“同样的发明创造”，若认定构成，合议组是否负有类似实质审查阶段的“告知义务”，引导专利权人放弃实用新型。若未告知即宣告无效，是否构成程序违法。本文将通过两起具有代表性的案例，对上述问题展开探讨。
二、典型案例
案例一:ZL201210234596.2专利无效案
在无效程序中判定是否违反专利法第九条，首要前提是确定两件专利是否构成“同样的发明创造”。司法实践表明，这一判定并非单纯比对文字表述，而是深入探究技术特征对保护范围的实际限定作用。
（一）案情简介与无效决定
案例一涉及专利号为ZL201210234596.2的发明专利（下称涉案专利），名称为“全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器”。无效请求人提交了与涉案专利同日申请且已授权的实用新型专利（证据4）。
1.权利要求对比
涉案专利授权公告的权利要求1限定了推进器的结构（主推进板、U形板等），并进一步限定了其运转工作过程：
“在运转工作时，通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板(1)与U形板(2)形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。”
证据4的权利要求1未包含上述关于液压油缸驱动及振动密实过程的描述。
2.国知局第41272号无效决定
合议组认为“权利要求1要求保护一种全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器，与证据4权利要求1相比，两者的区别特征在于：本专利权利要求1进一步限定了“在运转工作时，通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板(1)与U形板(2)形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实”。然而上述区别技术特征是对全自动节水防渗渠现浇成型机运转工作过程的描述，并非专利权人所述的功能性限定，上述特征并没有对权利要求1的保护主题推进器在结构上产生任何限定作用，因此，本专利权利要求1的保护范围与证据4权利要求1的保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。由于属于同一专利权人的具有相同申请日的证据4的授权公告日早于本专利的授权公告日，因此，本专利权利要求1不符合专利法第9条第1款的规定。”合议组据此宣告涉案专利全部无效。
（二）司法观点的演变：从“保护主题”到“保护范围”
1.一审判决：
北京知识产权法院在(2019)京73行初13531号判决中支持了国知局的观点。法院认为，权利要求特征的限定作用应体现在“保护主题”上。涉案专利的主题是“推进器”，说明书及附图也仅展示了推进器，不包括液压缸等部件。因此，区别特征是对工作过程的描述，不能对“推进器”这一主题产生限定作用，两者构成同样的发明创造。
关于程序问题，法院指出《专利审查指南》并未对被告课以告知义务，专利权人未主动声明放弃，被告径行作出决定并无不当。
2.二审判决：
最高人民法院在(2021)最高法知行终698号判决中撤销了一审判决及被诉决定，其核心裁判逻辑如下：
本案中，本专利与证据4属于同一申请人同日既申请发明专利又申请实用新型专利的情形，且在证据4中标注了同样的发明创造已同日申请发明专利，该两件实用新型和发明专利均已获得授权。本专利与证据4均仅有一项权利要求，区别在于本专利权利要求1还记载了“在运转工作时，通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板（1）与U形板（2）形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。”该内容并非仅是对本专利权利要求1所要求保护的推进器或其组成部分的功能或效果的描述，而是记载了推进器的使用方式及与推进器配合工作的液压油缸和电动振动器，即增加了本专利权利要求1所要求保护的推进器的使用环境特征。该增加的使用环境特征限缩了权利要求的保护范围，使得本专利权利要求1与证据4权利要求1的保护范围不同。被诉决定和原审判决均认为本专利权利要求1要求保护的主题为推进器，并不包括液压缸、电动振动器等部件，本专利权利要求1相对于证据4权利要求1增加的内容不能对本专利所要保护的主题产生限定作用。对此，本院认为，专利法第九条审查的内容为两项发明创造的保护范围是否相同，而非比较技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果是否相同或实质上相同。因此，在判断是否为同样的发明创造时，应考虑的是争议技术特征对专利权保护范围的影响，而非对要求保护的主题的影响。综上，本专利与证据4不属于同样的发明创造，被诉决定以本专利违反专利法第九条第一款的规定为由宣告本专利权无效，缺乏事实和法律依据，应予撤销。
（三）小结
本案确立了重要的实体裁判规则：在判断重复授权时，即使两件专利的主题名称相同，若其中一件包含了特定的使用环境特征或工作过程描述，且该特征实质上限缩了保护范围，则不应认定为同样的发明创造。在此情形下，因实体理由不成立，程序上的告知义务问题便不再是争议焦点。
案例二:ZL201510005952.7专利无效案
当实体上确实构成“同样的发明创造”时，争议焦点往往转移至程序层面：合议组是否应当在无效程序中给予专利权人“选择放弃”的机会。
（一）案情简介与无效决定
案例二涉及专利号为ZL201510005952.7的发明专利。无效请求人提交了同日申请的实用新型专利（证据1）。
1.权利要求对比
涉案专利权利要求1限定了“校准线圈为平面校准线圈或三维校准线圈”以及“重置线圈为平面重置线圈或三维重置线圈”。这是专利权人在实审阶段为克服重复授权缺陷而补入的特征，证据1未对此进行限定。
2.国知局第563603号无效决定
合议组认为“本专利要解决的技术问题是，在单芯片Z轴线性磁电阻传感器进行测试的时候，测试用外加磁场设置不方便、不准确，为此，本专利在上述单芯片Z轴线性磁电阻传感器的芯片上，引入校准线圈或/和重置线圈。本专利权利要求1上述争议特征分别限定了“校准线圈”和“重置线圈”的“平面”、“三维”布置方式下线圈呈现的形态，其中线圈的“平面”、“三维”的布置方式是该领域中固有的、必然的布置方式,也即，校准线圈和重置线圈必然体现为“平面”或“三维”的布置方式。如前所述，鉴于线圈的“平面”、“三维”的布置方式是该领域中固有的、必然的布置方式，证据1权利要求1中校准线圈和重置线圈也必然体现为“平面”、“三维”的布置方式。本专利权利要求1与证据1权利要求1属于同样的发明创造，保护范围相同，本专利权利要求1不符合专利法第九条第一款的规定。其他从属权利要求的附加技术特征也均与证据1相同。”合议组据此宣告涉案专利全部无效。
（二）程序正义的司法审查
1.专利权人的抗辩：信赖保护与听证原则
专利权人主张，其在实审阶段已通过修改克服了第九条缺陷并获授权，基于信赖保护原则，有理由相信专利权有效。并且专利权人在无效口头审理过程中明确表示“如果合议组认为是重复的话，专利权人是可以放弃实用新型的”，而被告未经听证、未告知合议组意见即径行裁决，剥夺了其根据《专利审查指南》放弃实用新型以维持发明专利的权利，违反法定程序。
2.一审判决：
北京知识产权法院在(2024)京73行初7272号判决中，驳回了原告的诉讼请求，其核心裁判逻辑如下：
（1）实体认定：
本案中，本专利权利要求1所限定的“所述校准线圈为平面校准线圈或三维校准线圈”和“所述重置线圈为平面重置线圈或三维重置线圈”已经概括了校准线圈和重置线圈的所有布置方式体现的形态。本专利权利要求1在撰写上虽通过两个“或”形成四个并列技术方案，但这不影响本专利权利要求1整体的保护范围与证据1权利要求1实质相同。因此，本专利权利要求1不符合专利法第九条第一款的规定。
（2）程序认定：
法院明确指出，《专利审查指南》第四部分第七章2.1节虽规定了专利权人可以通过放弃实用新型来保留发明，但并未对被告课以告知等相应义务。专利权人应自行决定是否放弃，不应以合议组事先告知为前提。
另外，对于专利权人在口审中表示“如果合议组认为是重复……是可以放弃的”，法院认定这仅是“附条件的意愿”，不能视为明确的放弃声明。
3.二审判决：
最高人民法院在（2024）最高法知行终1262号二审判决中维持了原判，进一步明确了相关规则：
（1）实体认定：
如果权利要求限定的某项技术特征是该权利要求所保护的技术方案客观上必然具备的技术特征，该限定并未实质改变权利要求的保护范围时，其对是否构成重复授权不具有实质性的影响。本领域公知，校准线圈和重置线圈必然体现为“平面”或“三维”的布置方式，故本专利权利要求1通过“所述校准线圈为平面校准线圈或三维校准线圈”和“所述重置线圈为平面重置线圈或三维重置线圈”的技术特征已经概括了校准线圈和重置线圈的布置方式，虽然证据1的权利要求1中未限定同样的技术特征，但是基于本领域的技术特点以及本领域技术人员的通常理解，上述技术特征并不足以使得本专利权利要求1限定的保护范围区别于证据1的权利要求1。故诉决定和一审判决认定本专利权利要求1的保护范围与证据1权利要求1实质相同，并无不当。
（2）程序认定：
关于重复授权，《专利审查指南》并未明确规定合议组应当履行告知义务。本案中，**公司在无效宣告程序中并未明确放弃实用新型专利权，其虽在口头审理中表示“如果合议组认为是重复的话，专利权人是可以放弃实用新型的”，但该表述仅表达了**公司附条件的可以放弃的意愿。国家知识产权局充分听取了**公司的意见，但是，**公司并未明确表示放弃实用新型专利权。在没有明确法律规定的情况下，本案尚不足以认定被诉决定违反法定程序。
至此，最高院已经明确，国家知识产权局在无效程序中依据重复授权的缺陷作出无效决定，无提前告知专利权人进行选择放弃的义务。
（三）小结
本案揭示了无效程序与实审程序在专利法第九条适用上的重大差异。在无效程序这一“准司法”性质的对抗程序中，合议组居中裁判，不再承担实审阶段的指导义务。专利权人必须承担法律风险，主动且无条件地行使选择权。
三、司法观点的深度解析与法理统合
综合上述两案，司法机关在处理无效程序中专利法第九条问题时，呈现出清晰的裁判逻辑：
1.关于“同样的发明创造”的判定标准
最高人民法院明确了“保护范围实质相同”的原则。一方面，如案例一所示，通过增加“使用环境特征”若能有效限缩保护范围，则不构成重复授权；另一方面，如案例二所示，若增加的特征仅是对现有技术固有形态的穷举或同义替换，无法产生实质性区别，仍将被认定为重复授权。
2.关于无效程序中的程序告知义务
这是目前实务中风险最高的环节。北京知识产权法院与最高人民法院均倾向于认为，无效宣告程序不同于实质审查程序。在无效程序中，合议组没有法定的义务提前告知专利权人“构成重复授权”的心证，更无义务指导其进行放弃。专利权人的“选择权”必须由其自身依据对案情的判断主动行使，且不能附带条件。
四、无效程序中的实务应对策略
基于上述案例分析，针对专利法第九条在无效程序中的应用，提出以下实务建议：
（一）无效请求人方策略
1.“一案双申”的精准筛查：
请求人在检索现有技术时，由于“一案双申”的两件专利的申请日相同，在检索现有技术时往往容易忽略，因此，应特别留意专利权人是否存在同日申请的实用新型。
2.权利要求演变的深度分析：
若存在同日申请，需调阅发明专利的审查档案，分析其授权过程中补入的技术特征（如案例二中的线圈布置方式）。若能证明该特征属于“本领域必然方式”或“非实质性限定”，则可有力主张重复授权，并适当结合相关公知常识证据进行佐证。
（二）专利权人方策略
1.技术特征的实质性抗辩：
借鉴案例一的经验，若涉案专利遭遇专利法第九条的挑战，应着重论证发明专利中的区别特征对保护范围产生了实质性的限缩作用，强调其与实用新型在技术方案上的实质区别。
2.选择权的及时行使：
（1）风险预判：一旦无效请求涉及专利法第九条，专利权人必须立即评估发明与实用新型的权利要求差异。
（2）主动放弃：若差异较小或存在被认定为“常规设计”的风险（例如案例二），切勿等待合议组的通知。必须在口头审理终结前，主动、明确、无条件地提交放弃实用新型专利权的声明。
（3）避免附条件声明：严禁使用附条件放弃的表述，司法实践已明确此类表述不产生放弃的法律效力。
五、结语
专利法第九条旨在防止权利滥用，维护公众利益。在无效宣告程序中，随着司法审查标准的细化，对“同样的发明创造”的实体判定回归到了保护范围的实质比对，而对程序规则的适用则更加强调当事人的处分原则和自我责任。对于专利从业者而言，深入理解上述司法逻辑，在撰写阶段预留差异化空间，在确权阶段精准把握放弃时机，是应对重复授权风险的关键所在。
另外，在2025年11月10日修改的《专利审查指南》规定：在满足其他授权条件的情况下，申请人还必须严格执行放弃实用新型专利权的程序才能获得发明专利申请的授权。这一修改回归了制度设立本意，更准确地体现了《专利法》及其实施细则的规定，平衡权利人与社会公众利益。