文/北京市集佳律师事务所 侯玉静

　　在假性权利冲突的“双向互诉”案件中，双方实际经营的商品或服务相同或类似，就近似商业标识各有注册商标或在先权利，但一方注册商标的权利基础缺乏正当性。这类诉讼从提起的动因上讲，在后者通常拥有注册商标，且核定使用的商品或服务与双方主营业务范围密切关联。假设在先者不能否定在后注册商标的合法性、正当性，在先者需要规范自身标识的使用形式，甚至退出在后注册商标“圈定”的业务领域，这是在后者敢于挑战在先者、敢于“赌一把”的底气所在。然而，从诉讼结果上看，如果一方注册商标的取得或行使被认定缺乏正当性，该方在被诉案件中主张合理使用自有注册商标的抗辩不会得到法院支持，并大概率会被认定为商标侵权或不正当竞争；相应地，该方主动提起的诉讼，法院通常会根据诚实信用、禁止权利滥用原则驳回其诉讼请求。因此，这类“双向互诉”案件的诉讼目标不是厘清双方的权利界限，而是一场“东风压倒西风”的商业标识之争。

　　观察此类“双向互诉”案件，可以根据在先权利人的权利基础是注册商标（在部分案件中可能会主张驰名）还是在先权利，大体分为两个类型 ：第一类案件中，双方注册商标因类别不同均获得注册；第二类案件中，一方主张在先权利，另一方主张注册商标，通常注册商标在后。这两类案件的裁判思路和所涉法律问题各有特点。

　　双方各有注册商标，哪一方该受保护？

　　此类案件的首要问题，是判断被诉侵权商品或服务与双方注册商标核定范围之间的关系；其次，是判断一方当事人的权利基础的获得以及行使是否具有正当性。具备商品类似、恶意两项条件的，则根据原告权利基础的性质直接认定商标侵权或不正当竞争成立；如果商品不类似或涉及注册商标之间的权利冲突，在法律适用上则需要在认定驰名的基础上，实现跨类保护、克服权利冲突。

　　这类“双向互诉”案件之所以发生，通常是由于在先使用者在商标申请、布局过程中有所疏漏，给后来者以可乘之机。比如，在“鲍师傅”系列案件中，北京鲍才胜餐饮早在2009年6月就开始经营“鲍师傅糕点”，但几年后才在第30类“面包、糕点”上注册商标“ ”，且忽略了在第43类“餐厅”服务上进行注册。后来，北京易尚餐饮在第43类“餐厅”获准注册商标“ ”，并以此为基础起诉鲍才胜【1】。该案中，原告的诉讼请求被驳回，被告不构成商标侵权的主要理由，是被告在糕点店内橱窗展示销售以及现场制售方式销售“鲍师傅”糕点的行为，仍然属于糕点类商品的销售行为，属于对自有的第30类商标的合法使用，与第43类“餐厅”服务不类似。鲍才胜随后起诉易尚餐饮及其加盟商。2020年10月，杭州市中级人民法院【2】、北京知识产权法院【3】先后作出二审判决，认为被告易尚餐饮的注册商标核定使用的“餐厅”，不应包含以提供糕点类商品为主要内容的糕点店，被告注册商标存在突出、变形使用和超范围使用，原告商标在先使用且有一定知名度，被告攀附商誉，侵权成立。最终，两院各判赔10万元、300万元。

　　和“鲍师傅”案件不同，在“京天红”系列案件中，在先使用一方注册的第43类“餐馆”服务与其实际制售的“炸糕”商品存在错位。京天红公司在第43类“餐馆”服务上在先注册商标“ ”，刘金雨在第30类“糕点”类别上在后注册“ ”商标，而双方制作、销售的“炸糕”商品，根据《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》）应属于第30类“糕点”。因此，在后来引发的“双向互诉”案件中，法院以在先企业名称、商品名称权益而非注册商标为基础，维护了京天红公司的合法权益【4】，以权利滥用为由驳回了刘金雨的诉讼请求【5】。

　　在“京天红”“歌力思”两案中，在先使用者的经营范围实际上涵盖在后注册商标核定的商品，因此在先字号可以用来禁止在后注册商标的使用，不必然需要认定其驰名。但“奥普”系列案件则不同，在先使用者杭州奥普电器的“奥普”商标注册在第11类“照明、取暖、浴用加热器”等电器上，在后的浙江新能源的“奥普AOPU”商标注册在第6类“金属建筑材料”上。两个商品类别虽然在“集成吊顶”等特定场景下存在搭配使用关系，但毕竟难以认定类似，跨类保护以及注册商标之间的权利冲突都需要以认定驰名为条件，尤其是在在后商标注册已超过5年的情况下。该系列案中，双方互相起诉的案件较多，比较有代表性的有以下两案。

　　一是浙江新能源以第6类商标为权利基础，起诉杭州奥普的“扣板”（集成吊顶的组成部件）侵权一案。2014年7月，江苏省高级人民法院二审认为【6】，双方应规范使用自己的注册商标，不得跨入对方注册商标的领地，遂认定被告商标侵权，且将赔偿额调高为30万元。2016年6月，最高人民法院再审认为【7】，原告存在不规范使用侵权情形，且其商标未通过正当使用获得足以受法律保护的显著性和知名度，“奥普”的显著性和知名度来源于被告商标的使用，且被诉商品标识的使用方式及信息足以实现对商品来源的清晰区分，遂改判撤销一审、二审判决，驳回原告全部诉讼请求。

　　二是杭州奥普以第11类驰名商标为权利基础请求禁止浙江新能源在“扣板”上使用“奥普AOPU”注册商标。2018年11月，杭州中院一审认定【8】，原告注册商标核定使用的“浴用加热器”与被诉商标使用的“扣板”不类似，有必要认定原告注册商标驰名从而实现跨类保护，且被告抗辩其正当使用自有的注册商标，涉及权利冲突，亦有必要以在先驰名商标禁止在后注册商标的使用。最终，杭州中院一审判决被告禁止使用第1737521号“奥普AOPU”注册商标，并判赔800万元。浙江省高级人民法院二审【9】维持一审判决，并进一步明确杭州奥普诉请禁止被告注册商标使用，不受被告注册商标注册已超过5年的限制。

　　从以上案例可以看出，注册商标若恶意注册、恶意维权或未通过合法使用建立自身商誉，根据禁止权利滥用或比例协调原则，商标注册人的诉讼请求不应得到法律的支持。注册商标保护“绝对化”的时代已过，正如最高人民法院在“奥普”案中的表述，“商标法所要保护的，是商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身”。这就意味着法院在判断原告注册商标这一“符号”是否应受保护以及保护范围和强度时，一方面要审查原告注册商标的正当性，另一方面要审查原告注册商标的实际使用情况，从而判断原告“对该商标的显著性和知名度所作出的贡献”。原告注册商标的保护范围和保护强度应当与前述贡献相符，这就是“比例协调原则”。注册商标没有使用或仅有攀附性使用，那么基于该注册商标提起的诉讼请求，将得不到法律的支持。

　　在先权利与在后注册商标，哪一方该受保护？

　　涉及在先权利与在后注册商标的互诉案件，通常有两个特点：一是一方当事人通常以在先特有名称、特有装潢、字号权益、著作权等在先权利，挑战在后注册商标的使用行为，而对方则以注册商标专用权禁止在先权利标识的使用，善意恶意、在先使用、一定影响是决定案件走向的事实问题；二是在后注册商标通常已注册超过5年，在先权利能否禁止一枚超过5年的“不可争议”的注册商标的使用，是一个颇有争议的法律问题。为什么此类互诉案件会有在后注册商标“注册超5年”的特点？原因在于，若在后注册商标没有超过5年争议期限，在先权利人通常会通过无效宣告程序、民事诉讼同时维权，此时，在后注册商标的稳定性不好预测，且注册商标权利人面对民事应诉压力，反手起诉、形成互诉局面的可能性较小。也正是因为这两个特点，此类案件的审理在事实认定和法律适用方面都非常具有挑战性。

　　周乐伦和新百伦贸易（其母公司为新平衡公司）之间关于“新百伦”中文标识以及“N字母”装潢的系列争议，是典型的在先权利与在后注册商标的冲突。在周乐伦起诉新百伦贸易的民事案件中，2016年6月，广东省高级人民法院二审认为【10】，被告成立于2006年，晚于原告注册商标“新百伦”的申请日2004年，且其在先使用“新百伦”证据较少、使用晚于“百伦”，不能对抗在先注册商标 ；在计算赔偿额时，法院考虑利润总额与侵权行为的直接因果关系，将一审的9800万元判赔额改为500万元。2020年3月，最高人民法院再审驳回双方申请【11】。在新百伦贸易起诉周乐伦及其被许可方的民事案件中，原告以“新百伦”字号权益、“新百伦”特有名称、N字母装潢三项权利基础提出诉讼，被告以“百伦”“新百伦”注册商标以及第3954764号“ ”商标（2004年3月申请）、第4236766号“ ”（2004年8月申请）注册商标抗辩。2021年6月，北京知识产权法院二审【12】判决不支持原告关于“新百伦”的在先企业字号诉请、在先特有名称诉请，因在被告商标申请前，原告的权利基础尚不知名，尤其是在其针对被告商标的异议被驳回的情形下，新百伦贸易应避让被告商标；支持原告就“N字母”特有装潢提出的诉请，认为无论被告是否注册“N字母”商标，原告的在先装潢均可通过长期、稳定的使用获得《反不正当竞争法》保护，遂认定被告构成侵权，判赔100万元。2022年2月，上海知识产权法院就涉“N字母”装潢的不正当竞争行为，先后判令周乐伦及其被许可方赔偿新百伦贸易1080万元【13】、2500万元【14】。

　　在先权利不因在后注册商标的产生而消亡，且可禁用在后注册商标，这从“新百伦”系列案件中可以再次得到印证。2008年，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定 ：“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。”这是在先权利可以禁用注册商标的程序性规定。司法实践中，以在先权利禁用在后注册商标的案例虽然存在，但屈指可数，其中几个典型案例如下：

　　（一）以在先字号禁用在后注册商标：最高人民法院“正野”案【15】，最高人民法院“歌力思”案，广东高院“ ”案【16】，浙江高院“好娃娃童车”【17】案。

　　（二）以在先特有名称禁用在后注册商标：上海知识产权法院“耳光馄饨”案【18】，北京知识产权法院“京天红”案。

　　（三）以在先装潢禁用在后注册商标：北京知识产权法院、上海知识产权法院“N字母”系列案件。

　　（四）以在先著作权禁用在后注册商标：最高人民法院指令【19】上海市第一中级人民法院再审“蜡笔小新”案【20】，四川省高级人民法院“ ”商标案【21】，最高人民法院“一品石”【22】案。

　　对于在先权利与在后注册商标冲突的案件，更值得探讨的两个问题如下：

　　第一，如果在后注册商标已超过无效宣告期限，是否仍可判令停止使用？笔者认为可以。首先，“无效宣告期限”并非固定的5年，在特定情形下可以突破。论及这一问题的较早判决是2018年2月江苏高院“洋河椰汁牛奶”【23】一案。该案中，法院认为原告商标驰名、被告构成恶意注册，因此禁用被告注册商标不受其注册已超过5年的限制。2019年12月，最高人民法院在“鹿王羊绒”【24】一案中，虽然并未支持禁用被告注册商标，但明确禁用注册商标的条件一是原告商标在被告注册商标申请前已达到驰名状态，二是被告注册商标未超过5年，除非存在恶意注册的情况。2020年4月，长沙市中级人民法院“法拉利葡萄酒”一案【25】中，法院认定因被告构成恶意注册，禁用其注册商标不受其注册已超过5年的限制。2021年7月，山东省高级人民法院“祥隆万象城”【26】一案中，法院二审改判，认定在被告的“祥隆万象城”注册商标申请日之前，原告的“万象城”已属未注册驰名商标，被告系恶意注册，禁用被告注册商标不受其注册已超过5年的限制。通过前述案例的解读和论证可知，“无效宣告期限”并非固定的5年，在满足“驰名+恶意”的条件下，无效宣告期限可突破5年。有鉴于此，若在先权利显著性或独创性较强、知名度较高，且被告系恶意注册商标、攀附性使用行为比较明显的情况下，也不宜以5年为限。前述“红日E家”“好娃娃童车”“蜡笔小新”“一品石”等案件中，被告使用注册商标均已超过5年。最高人民法院在“一品石”案件中指明，“虽然被控侵权人使用的标志已作为商标注册且已经超过了法律规定的提出无效宣告的时限，但只要其构成对他人在先著作权的侵害，就应依法承担侵害著作权的民事责任。”这在某种程度上已经对2009年《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的第9点做了修正。

　　第二，如果被告注册商标在无效宣告中被维持，是否必然影响民事案件的结果？笔者认为未必。首先，运用逆向思维、由果推因来看，法院最终判决禁止被告注册商标使用的案件中，被告注册商标都被宣告无效了吗？可以肯定地说，原告未必会在民事起诉前对被告注册商标提出无效宣告，比如“法拉利葡萄酒”一案。再看无效宣告与民事诉讼并行的案件 ：在笔者调研过的两程序交错进行的11个案件【27】中，有10个被诉注册商标均被宣告无效，仅“埃索”案中被诉注册商标在无效宣告程序中被维持。也就是说，绝大部分案件中，确权与侵权的裁判者在被诉标识是否侵害在先商标的问题上意见是一致的，但也不排除个别案件中的认识分歧。在“埃索”案中，被告的“”注册商标被认定应予维持，但这并没有影响法院的民事裁判。2014年9月，广东高院认定原告商标驰名，给予其跨类保护，禁止被告在后注册商标的使用【28】，并判赔50万元；2016年12月，最高人民法院裁定，驰名商标所有人有权禁止在后注册商标使用，维持了广东高院的二审判决【29】。同样，前述“一品石”案件中，郑某的注册商标也在无效宣告中得以维持，商评委未认可在先著作权。但这一裁定结果没有影响著作权民事案件中法院的独立判断。实际上，在在先权利对抗在后注册商标的案件中，只要在后注册商标注册已超过5年，就几乎没有可能通过“相对条款”将在后注册商标宣告无效；鉴于此，更不宜以无效宣告的结果左右民事案件的裁判。

　　结语：“双向互诉”案件的应对策略

　　如果企业已经处在“双向互诉”的商业标识纠纷之中，则首先要意识到起诉、应诉和商标确权程序的举证、代理意见和裁判结果，都将互相影响和牵制，因此非常有必要对其进行统筹规划。在民事案件的审理过程中，善用“撤三”程序，可能获得意想不到的良好效果。若有对方商标实际使用的商品与核定使用的商品不对应，或存在“一人多标”【30】等情况，对方的注册商标大概率会因此被撤销 ；即便没有被撤销，但对方提交的实际使用证据若可证明其存在不规范使用、攀附性使用等情形，则很可能成为指控对方侵权的有力基础。但无效宣告程序也需要充分准备、慎重提起，除非已临近5年争议期限。作为发起无效宣告的一方，若不能证明对方的恶意、己方的知名度以及混淆误认的后果，导致维持对方商标注册的结果，可能反而印证对方注册商标的权利正当性、稳定性，这将为民事案件的顺利进行带来巨大压力。总结而言，“双向互诉”案件的应对策略为：统筹规划，多程序并进，善用“撤三”，慎提无效宣告。

　　每一场“双向互诉”的商业标识之战，都有少则十几个、多则几十个诉讼，但并非每一个都是关键之战。在对方注册恶意不明显但受让和使用恶意明显的情况下，民事案件更为关键 ；注册、使用恶意都不明显的情况下，无效宣告或确认商品属性才是关键。每一场商业标识争夺战都有其自身的特点，需要涉事企业和代理律师根据具体案件选准关键、集中力量突破。

　　《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》及随后的证据规则中的“自认”，要求涉事企业和代理人在起诉、应诉和确权等不同程序中，针对两组标识是否近似、商品是否类似、某种使用方式是否属于商标性使用等意见和主张，要明确、一致而不能互相矛盾。这就要求代理律师熟练掌握各类审理标准、裁判规则，在商业标识确权、侵权的各考量要素中进行取舍和区分，在针锋相对的几个程序中寻找一条通路。总结而言：应善于在多个关联案件中取舍和区分共性考量要素，保持前后诉求主张明确且一致、不互相矛盾。

　　注释：

　　*本文分为上、下两篇，阅读上篇请点击：从“双向互诉”案件看“权利冲突”的极端表现和应对策略（上）

　　【1】（2019）京73民终3100号民事判决书。

　　【2】（2020）浙01民终538号民事判决书。

　　【3】（2020）京73民终2644号民事判决书。

　　【4】（2020）京0102民初10062号民事判决书。

　　【5】（2021）京73民终729号民事判决书。

　　【6】（2011）苏知民终字第0143号民事判决书。

　　【7】（2016）最高法民再216号民事判决书。

　　【8】（2017）浙01民初208号民事判决书。

　　【9】（2019）浙民终22号民事判决书。

　　【10】（2015）粤高法民三终字第444号民事判决书。

　　【11】（2016）最高法民申2421号民事裁定书。

　　【12】（2020）京73民终722号民事判决书。

　　【13】（2020）沪73民终327号民事判决书。

　　【14】（2021）沪73民终301号民事判决书。

　　【15】（2008）民提字第36号民事判决书。

　　【16】（2019）粤民终477号民事判决书。

　　【17】（2019）浙民终1134号民事判决书。

　　【18】（2020）沪73民终444号民事判决书。

　　【19】（2007）民三监14-1号民事裁定书、（2008）沪高民三（知）再终字第1号民事裁定书。

　　【20】（2009）沪一中民五（知）再初字第1号民事判决书 ；黄晖，2021年12月29日，威科先行，《蜡笔小新系列案件 ：在先著作权成功对抗他人的在后商标使用》。

　　【21】（2017）川民终786号民事判决书。

　　【22】（2021）最高法民再121号民事判决书。

　　【23】（2017）苏民终1781号民事判决书。

　　【24】（2020）最高法民申2403号民事裁定书。

　　【25】（2017）湘01民初3682号民事判决书。

　　【26】（2021）鲁民终977号民事判决书。

　　【27】11个案件分别为 ：老板厨电、洋河牛奶、妙妙牛奶饮料、佳联迪尔、汇源罐头、路虎饮料、阿里斯顿集成吊顶、埃索汽车美容、三五钟表、闵禾铝型材、苏美达广告。

　　【28】(2014)粤高法民三终字第244号民事判决书。

　　【29】（2015）民申字第404号民事裁定书。

　　【30】北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》19.13“一人多标行为的认定”：诉争商标注册人拥有多个已注册商标，虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异，但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，可以不予支持。