文/北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦 苏莹

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　美国《商标法》第2(f)条规定，除美国《商标法》第2(a)条欺骗性与错误暗示联系的标识、第2(b)条包含美国、任何州或市、或国外国旗或其他徽章的标识、第(c)条包含特定个人的姓名、肖像或签名的标识、第2(d)条具有混淆可能性的标识、第2(e)(3)条欺骗性的错误地理描述的标识和第2(e)(5)条包含整体上具有功能性要素的标识不予注册以外，对申请人已经使用，且已在使用的商品上获得显著特征的标识，可以获得核准注册。《美国商标审查指南》（以下简称“《审查指南》”）第1212条针对第2(f)条商标经使用“获得显著特征”（Acquired Distinctiveness）或“第二含义”（Second Meaning）的定义及相应的证据要求等做了详细的审查指导。本文将围绕第1212条，解读分析商标经使用“获得显著特征”或“第二含义”的审查标准，以期为中国企业提供指引。

　　一、“获得显著特征”或“第二含义”概述

　　所谓“获得显著特征”或“第二含义”，是指一个描述性的标识通过生产商在商品/服务上的商业使用，获得了特殊意义，以至于对于消费者来说，这个标识已经意味着该产品/服务是由该特定制造商生产/提供的。该理论的核心在于，该标识不仅可识别商品/服务，且能识别商品/服务的来源。要“获得显著特征”或确立“第二含义”，申请人必须证明该标识在消费者印象中主要指向生产者，而非产品本身。

　　美国《商标法》第2(f)条款所规定的商标经使用“获得显著特征”或“第二含义”，为第2(e)条第(1)、(2)、(4)款下部分不予注册情形的例外。即若商标为(1)仅直接描述，或欺骗性地错误描述指定商品/服务的标识、(2)对商品/服务主要具有地理描述性的标识（根据本法第4条可获得注册的原产地标识除外），或(4)主要仅为一个姓氏的标识，均可通过商业使用在指定商品/服务上获得显著特征或第二含义，从而依据第2(f)条获准注册。

　　二、证明商标“获得显著特征”或“第二含义”的证据提交

　　商标标识是否已经商业使用“获得显著特征”是一个事实问题，且商标申请人对此承担举证责任。无论商标投入使用时间的长短，申请人均可通过提交相应证据，以证明商标经使用已获得显著特征。具体所需证据的数量和性质具体取决于个案以及商标本身的描述性程度。通常而言，如果商标标识对申请的商品/服务描述程度越高，则所需的证据要求越高。

　　具体来说，申请人可通过递交以下一种或多种证据材料，以证明商标经使用“获得显著特征”或“第二含义”：（1）在先注册商标所有权声明（Ownership of prior registration(s)）；（2）连续五年实质意义上的独占使用声明（Five years substantially exclusive and continuous use in commerce）；（3）实际使用证据（Actual evidence）。若审查员根据商标的性质和申请档案中的事实情况，认为前两种声明作为初步证据不足以认定商标标识已经使用获得显著特征的，申请人可以提交实际使用证据，证明商标已获得显著特征。同时，商标标识是否经使用获得显著特征，以审理时的事实状态为准，即商标申请日之后的使用情况亦可被纳入考虑。

　　上述三种常见的证据要求具体如下：

　　1、在先注册商标所有权声明

　　审查员可视案件情况，接受申请人提交的在先相同注册商标所有权声明，以作为申请商标获得显著特征的初步证据。前述在先注册商标需为在主簿上注册有效的商标。该声明在商标申请时即可递交。

　　与在先注册商标“相同”，是指申请商标与在先注册商标具有相同、持续商业印象，以至于消费者认为它们是等同的，从而视为“法律上等同”（legal equivalent）。如“BEST & Des.”标识与“BEST JEWELRY & Des.”标识，在法律上可视为“相同”标识【1】。

　　再如，美国第5176498号“ ”注册商标，与第2184128号“ ”、第2359351号“ ”、第2416794号“ ”注册商标均为颜色商标，给消费者传达了相同的“蒂芙尼蓝”的商业印象，可视为相同商标。

　　此外，申请商标中指定的商品/服务需与在先注册商标已注册商品/服务相同或足够类似。如果类似程度或相关性是显而易见的，如洗发水和护发素，申请人无需提交额外证据材料。反之，对于非普通消费品或服务，商品/服务的关联程度并非显而易见的情况下，申请人需在递交所有权声明时，一并提供商品/服务的关联性证据。

　　2、连续五年实质意义上的独占使用声明

　　如果商标申请人已在商业活动中，将商标在其商品/服务上已实质意义上的独占使用并连续使用满5年，该声明可作为获得显著特征的初步证据，被审查员所接受。同样，该声明亦可在申请时即递交。

　　在作出声明前，申请人需确认商标的商业使用符合以下要求：（1）为商标性的使用（use “as a mark”）。仅提供销售额和广告支出的声明不足以证明标识为商标性的使用；（2）使用需为实质意义上的独占使用。所谓“实质意义上的独占使用”，是指即使存在第三方的使用，但若第三方的使用无关紧要或者应认定为侵权行为，不影响前述认定；（3）申请人在作出声明之日起，已连续使用满5年。作出声明之日可晚于商标申请日。

　　然而，上述声明是否足以证明该商标已获得显著特征，在很大程度上仍取决于商标标识与特定商品、服务或类别的关联程度和性质。

　　具体而言，一般情况下，对于大多数姓氏商标，申请人提交上述声明便足以证明其已经使用获得显著特征。而对于仅直接描述，或欺骗性地错误描述指定商品/服务的标识，或具有地理描述性的标识，能否仅提交上述声明证明商标获得显著特征则视个案而定。

　　此外，对于因其自身性质而不具有固有显著性的商标（例如，缺乏显著性的产品设计、产品的整体颜色、纯粹的装饰以及在商品正常操作过程中发出的声音），仅提交上述声明不足以证明获得显著特征，而需要进一步提供实际证据，以证明该商标被视为识别相关商品/服务来源的标识。

　　3、实际使用证据

　　如上述两种声明均不足以证明商标标识经使用获得显著特征的，申请人可提交其他证据，如显示商标标识在商业中持续使用的时间、范围和性质以及与之相关的广告支出（指明媒体类型并附上典型广告），以及经证实的来自行业或公众的声明、信函或陈述等其他证据。

　　前述使用证据包括商标权利人使用商标标识的方式，以及前述使用方式的效果，即购买者会将该商标与产品的来源联系起来，由此商标可指示商品的来源，以获得显著特征或“第二含义”。所需证据的种类和数量取决于商标的性质以及在个案中商标的使用情况。若仅表明该商标与其他标识结合使用的证据，可能并不足以证明该商标已获得显著特征。

　　在审查前述证据是否能够证明商标获得显著特征时，审查员将主要考虑以下因素：（1）实际购买者是否将申请商标与某一特定来源联系起来（通常可通过消费者调查来判断）；（2）商标使用的持续时间、程度和排他性；（3）广告宣传的数量和方式；（4）销售金额和消费者数量；（5）第三方的有意模仿；（6）媒体自发的对体现该商标的产品的报道。

　　具体来说，常见的实际使用证据包括以下形式：

　　（1）商标在商业中的长期使用（Long Use of the Mark in Commerce）

　　如第87345596号“ ”商标的申请人在复审中主张，其自1998年以来持续使用该标识，且没有证据显示1998年至2017年间有其他贸易主体使用相同或近似的标识。

　　（2）广告支出（Advertising Expenditures）

　　为某一商标下的商品/服务进行促销和广告的大规模支出，对于证明该商标的使用程度具有重要意义。决定一件商标是否获得显著特征的最终标准是申请人成功（而非“努力”）地使公众将该商标与申请人之间建立唯一的联系。

　　审查员将结合广告证据材料，确定该商标是如何使用的，商标使用所形成的商业印象，以及对于消费者的意义。如出于商业保密考虑，不便透露促销和广告支出的，申请人可以相应地说明商品/服务的广告媒体类型（例如，国家电视台）以及广告播放的频率等。

　　（3）认可商标为商品/服务来源的宣誓书或声明（Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator）

　　宣誓书或声明的价值主要取决于所作的陈述内容和宣誓或声明人的身份。

　　（4）调查证据，市场研究和消费者反响研究（Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies）

　　为证明商标获得显著特征，调查必须表明消费者将该商标视为识别商品/服务的来源。此外，调查应显示消费者将该商标视为商品/服务的唯一来源。为了具有证明价值，调查必须按照公认的调查研究原则进行。申请人必须记录这类证据收集的程序和统计准确性，仔细设计其中的问题，并选择适当的参与者作为调查对象。

　　（5）其他

　　如申请商标为家族商标（Family of Marks）之一，申请人可递交证据证明：（i）所主张的家族商标具有一个可识别的共同显著特征，且已被宣传推广，从而在消费者心中构成识别商品/服务的来源；（ii）消费者会将申请商标视为该家族商标的成员，从而将其视为识别商品/服务的来源。

　　申请商标基于意图使用提交的，在提交使用声明之前，若申请人能够证明：（i）其商标在其他商品/服务上已通过使用获得显著特征；（ii）在先获得的显著特征将转移到意图使用提交的申请所指定的商品/服务上，则申请人可依据第2(f)条主张商标获得显著特征。其中，为了满足上述第二个要求，申请人必须证明意图使用的商品/服务与该商标已具有显著性的商品/服务的关联程度，以及在商业使用时，该商标的既定识别来源的功能很有可能转移到意图使用的相关商品/服务上。

　　三、结语

　　美国《商标法》第2(f)条规定的经使用“获得显著特征”或“第二含义”，与中国《商标法》第十一条第二款的立法意图、规制内容较为接近，但因中美两国对于商标显著性的认定标准有所不同，因此具体可适用的标识、尤其是证据的提交和认定上存在较大差异。与中国仅可递交实际使用证据的证明方式不同，在美国案件审查中，结合申请商标的性质，申请人还可通过递交在先注册商标所有权声明、连续五年实质意义上的独占使用声明，以证明商标经使用获得显著特征。因此，对于缺乏显著性或显著性较弱的商标标识，商标申请人可通过积极使用、尽早申请的方式在美国获得注册保护。

　　注释：

　　【1】参见；In re BestProds. Co., 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986)