文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋 严雨蒙
美国《商标法》第2（e）（1）条规定，仅直接描述，或欺骗性地错误描述指定商品或服务的标识，不得在主簿上被核准注册。《美国商标审查指南》（下称《审查指南》）第1209条介绍了商标描述性的程度划分，并对商标描述性的审查及相应驳回程序作出了较为详细的阐释。本文将围绕第1209条，对基于描述性的审查标准和驳回救济进行解读，希望对国内申请人及商标律师进一步了解美国的商标描述性审查有所裨益。
一、商标描述性程度划分
根据《审查指南》第1209.01条，商标的描述性可被理解为一个“显著性/描述性统一体”，也即商标的显著性和描述性是一个相对的概念，申请商标在指定商品/服务上的描述性越强，显著性越弱。前述“显著性/描述性统一体”以及商标描述性程度划分如下图所示：
1.臆造词商标（Fanciful marks）、任意型商标（Arbitrary marks）和暗示型商标（Suggestive marks）
臆造词商标是由臆造的词语构成的商标，这些臆造词专门为作商标性使用而创造，在现实语言体系中并不存在，如PEPSI（百事）、KODAK（柯达）、EXXON（埃克森），或者是日常生活中不会使用的词语，如FLIVVER（意为“失败，廉价小汽车”）。
任意型商标虽由常用词汇构成，但该常用词汇与商标指定的商品/服务无关，因而能起到区分商品/服务来源的作用，如“APPLE（苹果）”用在电脑上、“小米”用在手机上、“光明”用在乳制品上。任意型商标实质上是指以一种意想不到的方式使用一个常见的词汇。
暗示型商标虽没有直接描述商品/服务的特点，但其包含的文字或其他要素具有暗示性，消费者通过联想可以将商标和指定的商品/服务联系起来，如“舒肤佳”用在个人清洁产品上（区别于直接描述“舒缓皮肤”）、“飘柔”和“海飞丝”用在头发洗护产品上（区别于直接描述“让头发柔顺”、“让发丝飞扬”）、“佳洁士”用在牙膏上（区别于直接描述“牙齿清洁”）。
上述三类商标在美国是被认为具备固有显著性的（Inherent distinctive），因此无需证明申请商标已通过使用获得显著性（Acquired distinctiveness），即可在主簿上获得注册。
2.仅具直接描述性的商标（Merely descriptive marks）
直接传达了有关指定商品/服务原料、质量、特点、功能等方面信息的商标为仅具直接描述性的商标，如上述“光明”商标若用在照明产品上则对其功能和特点仅具有直接描述性。此类商标需要提交大量使用证据证明其已通过长期连续使用获得显著性，才可在主簿上获准注册，但可以直接寻求副簿注册。即使申请商标没有描述指定商品/服务的全部特点，只要该商标描述了一个功能、属性或特性便足以被认定为仅具直接描述性的商标。
值得注意的是，如果申请商标指定的具体服务，落在该商标直接描述的服务的大范围之中，属于该商标直接描述的服务的一个子集，那么该商标也可能被视为仅具直接描述性。例如，美国商标审判和上诉委员会（以下简称“TTAB”）曾裁定“NATIONAL CHAMBER（国家商会）”商标申请在“商业和监管数据分析”服务上仅具直接描述性【1】，因为该商标对其指代的商会所提供的“促进商人利益”的服务仅具直接描述性，而有大量证据证明该商标申请的具体服务“商业和监管数据分析”包含于“促进商人利益”的范围之内。
3.通用名称（Generic terms）
通用名称是在相关消费者眼中，主要意义为商品或服务的通用或类别名称的术语。指定商品/服务的通用名称在主簿或副簿上都无法注册，如上述“APPLE（苹果）”在水果苹果上，“小米”在粮食小米上无法注册。
审查实践中区分仅具直接描述性的商标和通用名称有时并非易事，而“基于描述性的驳回”和“基于通用性的驳回”又是两个不同的驳回理由，因此审理过程中，当审查员认为申请商标缺乏固有显著性且为通用名称时，可能先仅下发“基于描述性的驳回”，若后续申请人在驳回复审中未能说服审查员，则审查员会进一步下发“基于通用性的驳回”。
二、审查商标描述性的考虑因素
《审查指南》第1209.03条主要以列举式的形式规定了下述在审查文字商标描述性时的重点考虑因素。但对于图形、设计商标的描述性审查，《审查指南》中未作详细指引，仅表示审查标准与文字商标保持一致。
1.主要判断标准：判断某个文字标识是否能被核准注册为商标的标准是该标识所含文字，使用在指定商品/服务上能否发挥识别和区分商品/服务来源的商标性功能。
《审查指南》中还特别提示，第三方注册、申请商标所含文字的字典含义、申请商标所含文字是否有多个含义、以及申请人是否为该商标的首个或唯一使用者，在描述性审查中不起决定性作用。值得注意的是，对于文字的字典含义，《审查指南》中明确，分析申请商标描述性时，应以消费者可能对该商标文字部分解读出的含义为准进行判断，而文字的字典含义并不被优先考虑。在审查员的考量中，文字的字典含义证据比重上低于该文字在商标实际使用中所指代含义的证据。因此“ALGAE WAFERS（藻类威化饼干）”整体在字典中虽然无固定含义，但使用在鱼食上仍被认为会使消费者解读为该商品是由藻类制作而成的，且呈现为威化饼质地或形状，因而被认为仅具有描述性【2】。
2.特殊考量：对于部分特殊文字要素的考量要点，如外语、指代地域的词、缩写或首字母、域名以及人物姓名，审查指南中还特别进行了列举式的分析指导。
（1）对于外语商标，若审查员认为美国一般消费者看到该商标时会停下来将其中的外语文字翻译成英语的，则也适用与英文商标同样的审查标准，如对于“东方日报”商标，TTAB曾裁定因其英文等义词“Oriental Daily News”使用在报纸上仅具直接描述性，故“东方日报”使用在报纸上亦仅具直接描述性【3】。
（2）对特定地域有指代性的词如“America（美国）”、“American（美国的）”，常被用于描述商品/服务的质量和受欢迎程度，如“美国最新鲜的冰淇淋”商标使用在冰淇淋上对其质量具有描述性，“美国最受喜爱的爆米花”使用在爆米花上对其受欢迎程度具有描述性。这类词汇也会被用于描述商品/服务的地域渊源，如“National（全国的）”、“International（国际的）”、“Global（全球的）”、“Worldwide（世界范围的）”对在相应地理范围内提供的商品/服务仅具有描述性。
（3）缩写或首字母，通常不会被认为是描述性的，除非申请商标同时满足：（a）是某个具体文字的缩写、首字母或首字母缩写；（b）该文字仅仅是对申请人的商品/服务的描述；（c）相关消费者在申请人的商品/服务上看到该商标时，会认出它是其代表的描述性文字的缩写、首字母或首字母缩写。如，TTAB曾裁定“TIA”与“time impact analysis（时间影响分析法）”实质上具有相同含义【4】、“DEC”是“direct energy conversion（直接能量转换）”的常规缩写【5】。
（4）由互联网域名组成的商标只有在其作为识别商品/服务来源的标识时才可以作为商标注册。统一资源定位符（URL）的一部分，包括开头（http://www.）和顶级域名（TLD）（如：.com、.org、.edu）一般不具有来源识别功能。
（5）包含历史人物或虚构人物姓名的商标是能够识别来源还是仅具有描述性，取决于消费者是否能将其与特定的商业实体联系起来，或者其他人有无使用该姓名来描述其产品的竞争需要。基于此，判例法将情况分为两种：（a）申请人对产生该人物的作品拥有知识产权；（b）该人物是历史人物或处于公共领域（public domain）的虚构人物。在（a）情况下，TTAB认为，消费者有理由期待带有虚构人物名称或形象的商品/服务来自创造该虚构人物，并有权从该人物的商业化中获利的商业实体，或在该商业实体的许可下生产销售。如消费者看到米奇玩偶时会合理期待该玩偶由迪士尼公司生产或由其授权第三方生产，因此“Micky（米奇）商标/带有米奇图样的设计商标”能够起到识别商品/服务来源的作用。而在（b）情况下，历史人物和公共领域内的虚构人物仅具有描述性，因为消费者通常只期待人物姓名能指代人物本身。如消费者看到命名为“MARTHA WASHINGTON（玛莎•华盛顿，美国第一任总统乔治•华盛顿的夫人）”的玩偶时，不会认为该标识指向玩偶厂商。又如，对于被命名为公共领域内的虚构人物如“LITTLE MERMAID（小美人鱼）”的玩偶，有兴趣生产小美人鱼玩偶的玩偶制造商均有可能使用“小美人鱼”描述其商品，对“小美人鱼”的使用属于市场竞争需要，因此该词汇使用在玩偶上仅具有描述性。
3.被认为具有直接描述性的文字无法通过轻微修改克服：首先，对于文字要素的描述性驳回，申请人无法通过对描述性词汇的呈现样式加以设计（Adding stylization）来回避或克服，除非该设计整体能给消费者留下区别于所含文字本身的独立的商业印象；其次，申请人亦无法仅通过采用复合词、采用与描述性词汇有轻微拼写差异的同音词、对描述性词汇进行重复、添加常用标点符号的方式克服，除非修改后的商标整体能给消费者留下独立的商业印象。例如，若“creamy（奶油的）”指定使用在蛋糕上被认为仅具直接描述性，则申请人无法将其修改为有轻微拼写差异的同音词“creemy”来克服驳回，将其修改为“creamy creamy”或“creamy！”亦无法克服前述描述性驳回。
三、包含欺骗性错误描述（deceptively misdescriptive）的标识
欺骗性错误描述是商标描述性中的一种特殊情况，美国《商标法》第2（e）（1）条规定，欺骗性地错误描述指定商品或服务的标识不得注册。如果一个标识（1）错误地描述了指定商品或服务，并且（2）消费者可能会相信该错误描述，则该标识被视为包含欺骗性的错误描述。若申请商标在具备上述两项构成要件的基础上，还具备（3）“实质影响（materiality）”，即其包含的错误描述对于消费者做出消费决定具有实质影响，则该商标将基于另一理由被下发驳回——“基于欺骗性的驳回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）”【6】。
除了是否需要具备“实质影响”这一构成要件外，上述两个驳回理由在法律依据上的区别在于，本篇所解读的“包含欺骗性的错误描述”的驳回理由法律依据为关于描述性的条款，即美国《商标法》第2（e）（1）条，也即该驳回强调的是“错误描述”；而本系列第（二）篇文章中详细解读的“基于欺骗性的驳回”，法律依据为禁注条款，即美国《商标法》第2（a）条，也即该驳回强调的是“欺骗性”。
法律依据不同，这两个驳回理由在克服对策上也有所不同。针对“包含欺骗性错误描述”的驳回，申请人可同克服其他基于描述性的驳回一样通过（1）提交使用证据证明申请商标已通过长期大量使用获得显著性；（2）寻求副簿注册来尝试克服，亦可（3）在申请商标包含其他可注册要素的情况下，放弃对欺骗性错误描述部分的专用权。而针对“基于欺骗性的驳回”，由于审查员下发该驳回并不是因为申请商标缺乏显著性，故申请人无法通过提交使用证据证明申请商标已获得显著性来克服，只能通过修改指定商品/服务的方式来消除欺骗性，或尝试通过争辩说服审查员“该标识不会引起消费者误认，也不会影响消费者的购买决定”。
四、结语
综上所述，《美国商标审查指南》第1209条介绍了商标描述性程度的划分原则，并阐释了基于描述性的驳回理由的审查程序、考量因素并提供了驳回救济思路。我国知识产权局发布的《商标审查审理指南》下编第四章“商标显著特征的审查审理”亦对描述性驳回的审查标准作出了详细解读。两国商标制度在商标描述性程度的划分上有较大相似之处，区别在于美国对于商标描述性审查的标准较中国稍显宽松，且对于“仅具直接描述性的商标”，美国将允许其进行副簿注册作为一个额外的救济措施。申请人可依据两国商标审查指南，并参考美国商标描述性的程度划分，选择一个显著性更强的商标，以提高商标在两国成功注册的把握。此外，对于选择了弱显著性商标作为海外业务品牌的申请人来说，如放弃或修改商标存在一定实际困难，申请人亦可在专业商标律师的指导下，尝试对此类弱显著性商标提交美国申请，并根据商标使用和维权需求规划合理的主副簿申请方案，以契合申请人的品牌发展和商标布局蓝图。
参考文献：
【1】参见:In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219。
【2】参见：In re Dairimetics, Ltd., 169 USPQ 572, 573 (TTAB 1971)。
【3】参见：In re Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986)。
【4】参见：Capital Project Mgmt. Inc. v. IMDISI Inc., 70 USPQ2d 1172 (TTAB 2003)。
【5】参见：In re BetaBatt Inc., 89 USPQ2d 1152 (TTAB 2008)。
【6】关于“基于欺骗性的驳回”的解读以及该理由和“基于欺骗性错误描述的驳回”之间的区别，请见《美国商标审查指南》解读系列（二）——基于欺骗与错误暗示联系的驳回。