文/北京集佳知识产权代理有限公司  谭雅琦 张嘉畅

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　美国《商标法》第2（d）条规定，与他人在专利商标局注册的商标或在美国在先使用且尚未放弃的商标或商号构成近似，使用在相同商品或与之相关联的商品上，可能造成混淆、误认或欺骗的商标，将被拒绝注册。误认可能性（Likelihood of Mistake）在《审查指南》中通常以“与他人商标非常相似以致可能引起混淆或误认”的方式合并在混淆可能性的介绍中。而欺骗可能性的商标（Marks That Are Likely to Deceive）要求申请人具有欺骗的主观故意，因此在实践中，尤其是单方驳回程序中较为少见，《审查指南》也并未对其进行详细分析。故我们在本文中将仅介绍《审查指南》第1207条中“混淆可能性”（Likelihood of Confusion）的相关内容，以方便中国企业了解中美两国在混淆可能性的认定上的异同。

　　一、“混淆可能性”概述（Likelihood of Confusion）

　　《审查指南》1207.01条指出，混淆可能性的认定，并不是判断商标本身，或者商品或服务本身，是否可能会混淆，而是判断商标使用在其商品或服务上，是否会对商品或服务的来源或赞助（Sponsorship）存在混淆可能性。

　　美国海关和专利上诉法院（美国联邦巡回上诉法院的前身）曾在1973年的杜邦案【1】中，开创性地讨论了确定混淆可能性的十三个相关因素即“杜邦因素”（DuPont Factors）【2】，并指出在认定混淆可能性的问题上，并没有试金石规则可以为所有案件提供现成的指南。且并非所有因素都是相关的，只有那些有证据证明相关的因素才必须予以考虑。此外，每个特定因素的重要性或考虑权重，可能因个案而有所不同。尽管如此，以下两大因素仍为混淆可能性认定中的关键考虑因素：（1）商标整体在视觉、发音、含义和商业印象上构成近似或不同；（2）申请所指定的商品或服务的关联性。

　　此外，在审查中，如有相关的证据支持，审查员亦将考虑以下混淆可能性的因素：1）已建立的、可能继续的贸易渠道构成类似或不同；2）销售的情况和消费者的情况，即冲动消费VS谨慎、复杂的购买；3）类似商品上近似商标的数量和性质；4）申请人与在先注册商标所有人所达成的有效共存协议。

　　二、商品或服务的关联性判断（Relatedness of the Goods or Services）

　　在判断商品或服务的关联性时，当所涉商标的近似度越高，则认定混淆可能性对所涉商品或服务的关联程度要求越低。即如果双方的商标相同或基本相同，则商品或服务之间的关联性无需达到商标之间存在差异时的密切程度，即可支持混淆可能性判断。《审查指南》中第1207.01（a）条中所提及的以下内容，可在判断商品或服务的关联性时，提供具体指引。

　　1、商品或服务无需完全相同（Goods or Services Need Not Be Identical）

　　《审查指南》指出，在认定混淆可能性时，商品或服务无需完全相同，甚至不必须具有竞争关系。问题并不在于商品和/或服务本身是否会造成混淆，而是消费者是否会对其来源产生混淆。申请人和注册人的商品或服务只需要以某种方式相关，和/或基于市场营销的情况，可能导致消费者错误地认为它们来自同一来源即可。如“SHAPES”商标指定在“美容院、日间水疗服务”上，与“SHAPE”商标指定在“杂志”上，被认定为存在混淆可能性，因杂志经常会介绍美容院、水疗服务【3】。含“TOTOL”的组合商标，指定在“酸奶”上，与“TOTAL”商标指定在“即食早餐麦片”上，存在混淆可能性【4】，因前述食品可能被消费者认为来自同一来源。

　　相反，如果所涉商品或服务不具有关联性，或基于市场营销的情况，不会导致消费者错误假设它们来自同一来源，则即使商标完全相同，也被认定为不太可能造成混淆。如“RITZ”商标注册在“教育服务”上，和“RITZ”商标注册在“厨房用品”上【5】。

　　2、建立商品和相关服务之间的关联性（Establishing Relatedness of Goods to Services）

　　在判断商品商标和服务商标是否构成混淆性近似时，一般而言，如在某些商品和与这些商品关联的服务上，使用相同或近似的商标，则被普遍认为容易导致混淆。如“服装”商品和“运动服装零售服务”【6】，“餐饮服务”与“熏肉、腊肉”商品【7】均被认为具有关联性。

　　若所涉商品和服务被消费者广泛知晓或被普遍认为具有相同的来源时，则商品和服务的关联性将更为容易建立。例如，当指定服务的表述明确包含指定商品，如“啤酒吧”服务与“啤酒”【8】，“以电子方式通过计算机终端传输数据和文件”服务与“传真机、计算机和计算机软件”【9】，通常会被认定为具有关联性。反之，若商品和服务的关联性并不明显，不被广泛知晓或普遍认可时，则需要更多的证据来支持商品和服务具有关联性，而不仅是所涉商品和服务一起使用的事实。例如，认定“餐厅服务”与关联度较弱的“啤酒”商品具有关联性，或“烹饪课程”服务与“厨房毛巾”商品具有关联性，需要提供更多证据显示消费者可能会认为所涉服务和商品来自于同一来源，如某个商标在争议商品和服务上均有实际使用，和/或存在大量同时涵盖争议商品和服务的第三方申请注册。

　　3、以申请/注册商标所指定的商品/服务为依据（Reliance on Identification of Goods/Services in Registration and Application）

　　在认定商品或服务的关联性时，商品/服务的性质和范围，必须以已注册商标和申请中商标所指定的商品或者服务为依据。如果被引证的在先注册商标宽泛地描述了商品或服务，并且对其性质、类型、贸易渠道或消费者类型没有限制，则将推定该商品/服务包含所描述的所有类型，在所有正常的贸易渠道中流通，向所有类型的消费者所提供，则此种情况下申请人无法仅通过限定关联商品的类型渠道来避免混淆可能性。此外，申请人不得引用外部的论据或证据，例如主张实际使用商品的质量或价格不同，来限制申请商品的范围和/或在先注册所涵盖的商品范围，而仅能基于商标申请和注册时所指定的商品/服务表述的范围，作为认定混淆可能性的依据。

　　4、无固有规则（No “per se” Rule）

　　如概述中所述，因每个案件的事实情况不同，每个相关的杜邦因素的考虑权重可能会基于不同的案件事实而有所区别；因此，并没有固有的规则确定某些商品或服务本身是具有关联性的，故在相应的商品/服务上使用相同或近似商标必然存在混淆可能性。如在M2软件公司与M2通信公司的案件中【10】，美国联邦巡回上诉法院指出“软件相关商品之间的关联性不能仅仅因为商品具有相同的媒介载体而直接推定，较为合适的模式是基于软件主题和内容进行分析”。

　　5、贸易扩张原则（Expansion-of-Trade Doctrine）

　　此原则通常适用于双方案件。如异议人主张其商标的优先权应当扩张到申请人指定的商品/服务上，概因申请人指定的商品/服务属于异议人注册商品/服务的自然贸易延伸，故商品/服务具有关联性。而在单方案件审查中，审查员无需证明在先商标注册人已经，或即将将其注册的商品/服务延伸至在后申请人的指定商品/服务范围，而仅需从传统的商品/服务关联性角度，判断消费者是否可能认为商品/服务来自同一来源，以确定混淆可能性即可。

　　6、可证明商品或服务具有关联性的证据（Evidence Showing Relatedness of Goods or Services）

　　审查员必须提供证据表明商品和服务具有关联性，进而认定混淆可能性。关联性证据可能包括：表明关联商品或服务通常一起使用或由同一消费者使用的新闻文章和/或来自计算机数据库的证据；相关的商品或服务由同一制造商或经销商共同宣传或销售的广告；基于实际使用的同时涵盖申请人和引证商标所有人的商品/服务的第三方商标的注册记录等。

　　三、商标近似判断（Similarity of the Marks）

　　基于“杜邦案”确立的规则，混淆可能性的首要判断因素即商标在整体视觉、发音、含义和商业印象上是否存在近似。判断混淆可能性时，并不是要将商标摆放在一起进行比对，而是判断商标在商业印象上是否足够近似，以至于相关消费者很可能会认为双方主体之间存在关联。

　　美国联邦巡回上诉法院曾在判例中为商标近似判断提供了以下指引：确定商标混淆的基本原则是必须对商标进行整体比对，并且必须将其与所使用的特定商品或服务联系起来进行考虑。因此，混淆可能性的判断不能基于从商标整体中所拆分（Dissection）出来的构成要素，即商标的部分要素进行比对。另一方面，在阐明就混淆可能性得出结论的原因时，只要最终结论是基于商标整体考虑的，则在合理情况下对商标的某一特定要素进行或多或少地考虑也是妥当的，且此类分析无法完全避免。

　　除此之外，商品或服务的关联性越高，则混淆可能性的判断所需的商标近似程度就会越低。因此，商标近似判断和商品/服务的关联性判断为相辅相成的动态关系。以下为《审查指南》中，对商标近似判断的各类情形提供的具体指导和介绍。

　　1、文字商标（Word Marks）

　　判断文字商标是否近似的要素包括视觉、发音、含义和商业印象。单一要素的近似，并不会当然认定构成混淆可能性，即使指定商品相同或高度关联。但考虑到特定案件的相关事实，个别案件也会存在仅一个要素构成近似，便足以认定混淆可能性的情况。

　　（1）视觉近似（Similarity In Appearance）

　　对标识的字母或文字进行增减、替换，均可能构成视觉近似。如“TRUCOOL”与“TURCOOL”商标构成近似【11】，“TMM”与“TMS”商标构成近似【12】，但“LETEX”与“LUTEXAL”商标不构成近似【13】。

　　（2）发音近似——发音等同语（Similarity in Sound – PhoneticEquivalents）

　　鉴于难以预测公众会如何呼叫一个特定商标，因此并不存在所谓特定商标的“正确的发音”，故申请人也无法基于所谓“正确的发音”来主张避免混淆可能性。如“SEYCOS”与“SEIKO”商标均指定在手表产品上，虽然拼写有较大差别，但发音近似，构成混淆可能性【14】。

　　（3）含义近似（Similarity in Meaning）

　　商标的含义必须与其所指定的商品或服务相关联来确定。即使发音和/或视觉上完全相同的商标，若使用在不同的商品或服务上时，也可能会产生截然不同的商业印象，从而不会造成混淆。如“CROSS-OVER”商标指定在乳罩上，与“CROSSOVER”商标指定在女士运动服上，并不构成混淆性近似，因前者商标的含义暗示了指定商品乳罩的构造，而后者商标在指定商品上并无含义，或者暗示了运动服“跨越”了非正式和更正式服装之间的界限或两个季节的界限，从而产生了不同的商业印象【15】。

　　此外，若标识为其他语言，在判断含义是否近似时，将适用“外语等同原则”（Doctrine of Foreign Equivalents）。该原则仅是指导原则，并非绝对必须适用的规则，只有在审查员认为美国一般消费者在看到商标后会停下来并将其中的外语文字翻译成英语识别时才适用。

　　而在判断美国一般消费者是否会停下来并将外语商标翻译成英语时，如果证据表明相关的英文翻译是字面的和直接的（Literal and direct），并且不存在含义深浅或其他多个相关含义的矛盾证据，则审查员通常应适用该原则（除特殊个案外）。该原则适用于所有常见现代语言中的单词或术语，但不包括已失传的、晦涩的或不寻常的语言。美国商标审判和上诉委员会（以下简称“TTAB”）在判断是否适用该原则时，还会基于字典含义、申请人声明和所提交的证据样本等，考虑该外语在相关市场中的含义是否与英文翻译的含义不同，和/或基于商标使用在商品和/或服务上的特定营销环境，一般消费者有多大可能性会对该外语进行翻译。

　　如“LUPO（意大利语，狼）”商标指定在“男士和男童内衣”，和指定在“各种服装的设计服务”上的“WOLF（英语，狼）”商标可能会引起混淆【16】，因为“Lupo”即为英文“Wolf”的外语同义词。

　　（4）包含其他元素的标识比对（Comparing Marks that Contain AdditionalMatter）

　　在分析判断包含其他元素的标识是否存在混淆可能性时，需要仔细考虑争议商标所包含的共同要素的性质，以及各商标所产生的整体商业印象。《审查指南》中指出，仅仅通过添加或删除主标或其他显著性要素，或增加其他对指定商品/服务具有描述性或暗示性的术语，并不足以避免混淆可能性；如果两个商标的显著识别部分相同，那么尽管其它部分存在差异，这些商标仍可能会被认定为混淆性近似。

　　但在以下情况下，对商标元素的添加或删除可能足以避免混淆可能性：（1）商标整体传达出显著不同的商业印象；或（2）商标相同的部分不具有显著性从而不太可能被消费者视为区别来源的依据。如“CAPTIAL CITIBANK”商标与“CITIBANK”商标同时指定在银行、金融服务上，并不会导致混淆可能性。因为“CITIBANK（城市银行）”一词被广泛地使用在银行业，且“CAPITAL（首都）”作为显著识别部分，赋予了该商标地理含义，以及与对方商标截然不同的视觉和发音，故不足以产生混淆可能性【17】。

　　（5）由多个单词组成的商标（Marks Consisting of Multiple Words）

　　在评估复合词商标的混淆可能性时，尽管必须将每个商标视为一个整体，但主要应考虑商标在建立商标的商业印象中占主导地位的显著识别部分。虽然没有机械性测试来挑选出（Mechanical test to select）复合词商标中的显著识别部分，但消费者更倾向于将臆造词汇、任意性词汇，而不是描述性或通用词汇，作为商标指示来源的特征。

　　相反的，如果两个商标的相同部分显著性弱，即对所指定的商品或服务是通用的、描述性的，或具有高度暗示性，则消费者不太可能产生混淆，除非商标的整体组合还具有其他相同点。如同样指定在“鞋子”商品上的“COBBLER'S OUTLET ”商标和“CALIFORNIA COBBLERS”商标，由于相同部分“COBBLERS（鞋匠）”显著性低，因此不构成混淆性近似【18】。

　　（6）弱显著性或描述性商标（Weak or Descriptive Marks） 美国联邦巡回上诉法院和TTAB在多件在先判例中，明确仅具有直接描述性和弱显著性的标识相较于臆造性词汇的保护范围更窄。但即使为弱显著性商标，仍有权获得注册保护并阻挡在后近似商标申请注册在高度关联的商品或服务上。因此，因显著性弱而仅获得副簿注册的商标依然可以被引证作为在先商标，驳回在后的申请主簿或副簿注册的商标。

　　2、图形商标（Design Marks）

　　图形商标的近似判断必须主要依据视觉外观上的相似性。在比对图形商标和文字商标时，根据法律等同原则（Doctrine of legal equivalents），若图形与图形对应的文字可能使消费者产生相同的心理意象，则图形商标可能被认定与相应的文字商标构成近似。如“美洲狮图形”商标与“PUMA（含义为美洲狮）”文字商标，均指定在服装上，因指向的意象相同，被认定为具有混淆可能性【19】。

　　对于同时包含文字和图形的组合商标，大多数情况是仅文字部分或仅图形部分构成近似。虽然拆分商标审查并不合适，但若其中一个要素更为重要，则为了确定混淆可能性，审查员将对占主导地位的要素给予更大的考虑权重。而且通常来讲，审查员会赋予文字更大的考虑权重，因为消费者通常使用文字用来指代或求购所需的商品或服务。但《审查指南》中也强调，组合商标并没有近似比对的固有规则，而需个案进行考虑。

　　四、其他考虑因素

　　除上述主要考虑因素以外，《审查指南》提供了一些其他需考虑的因素或原则，以在认定混淆可能性时作为参考。

　　此类因素包括，当对是否存在混淆可能性存疑时，以有利于在先注册人的方式作出裁决。如TTAB在C.H. Hanson Co.公司的案件中指出，在先注册人的指定商品因标点符号导致商品/服务范围不明确，则必须以有利于注册人的方式作出裁决，即以较宽的商品/服务范围进行解释【20】。

　　当事人间所签署的共存协议，也将作为混淆可能性判断的考虑因素之一，但一般而言，仅是“裸体”的共存协议（“Naked”consent agreements）——即仅包含在先权利人同意商标共存且简单声明商品来源不太可能混淆的协议，一般不被审查员所接受，而需详细说明各方认为不存在混淆可能性的具体原因，及各方为避免公众混淆而采取的措施。

　　尽管美国为判例法国家，但在商标审查时，仍遵循个案审查原则。即此前核准的其他商标申请注册的决定没有证据价值，对代理律师或TTAB均不具有拘束力。但第三方的商标注册和使用，可作为认定商品/服务具有关联性、商标标识的显著性强弱，以及商业强弱点（Commercial strength orweakness）【21】的证据参考。如在审查中发现，构成近似的在先商标为不同主体所享有，则审查员需考虑在先商标近似要素的淡化程度，是否可能表明不再构成混淆可能性。

　　在双方案件的审查中，在先注册商标的知名度和家族商标（Family of Marks）【22】将更多地被审查员所考虑。而在单方案件中，审查员并不被预期可提供证据支持在先商标的知名度，且考虑到审查员无法获得确定是否存在商标家族所需的证据和信息，因此应避免援引家族商标或在混淆可能性分析中提及商标家族。

　　此外，当涉及制药或药用产品（Pharmaceuticals or Medicinal Products）的混淆可能性判断时，将采用更严格的标准，即可能较低的证据门槛即可确定混淆可能性，因为消费者如因混淆而不当选择和使用制药或药用产品可能会导致严重和有害的后果。

　　五、结语

　　综合来看，由于美国是判例法国家，混淆可能性的判断原则和规则主要从大量判例中总结提炼而成。相较于我国知识产权局发布的《商标审查审理指南》下编第五章“商标相同、近似的审查审理”，美国对于商标近似的判断亦遵循从商标本身的“形、音、义”和整体表现形式，采用隔离观察、整体比对和要部比对的方法，同时考虑商标本身的显著性、在先商标的知名度等因素判定混淆可能性。但在具体适用时，因中美的相关公众在相应市场上的一般注意力和认知力有所不同，加之商品类似判断的明显差异，因此可能导致相同案件在中美两国出现不同的审查结果。中国申请人在进行美国商标申请注册和使用风险查询和评估时，可在专业商标律师的指导下，结合上述审查指南中所提及的判断因素，进行综合考虑。希望本文能够为中国企业更深入理解美国商标法体系中基于混淆可能性的驳回，以及在美国顺利申请注册和使用商标提供帮助。

　　注释：

　　【1】参见：IN re E.I.du Pont de Nemours and Company，476 F.2d 1357，177 USPQ 563 (C.C.P.A.1973)

　　【2】13个杜邦因素指：1.商标整体在外观、声音、内涵、商业印象等方面的相似或不同。2.在申请或注册中描述的，或与在先商标的使用有关的商品的相似或不相似及商品性质。 3.已建立的、可能持续的贸易渠道构成类似或不同。4.销售的情况和消费者的情况，即冲动消费VS谨慎、复杂的购买。5.在先商标的知名度。6.在类似商品上使用的类似标志的数量和性质。7.任何实际混淆的性质和程度。8.在没有实际混淆证据的情况下同时使用商标的时间长度和条件。9.使用或未使用商标的商品的种类（variety）。10.申请人与在先商标所有人之间的市场介面（market interface）。11.申请人有权在多大程度上排除他人在其商品上使用其商标。12.潜在混淆的程度。13.其他能证明使用效果的既定事实。

　　【3】参见：Weider Publ'ns，LLCv. D&D Beauty Care Co.，109 USPQ2d 1347（TTAB 2014）。

　　【4】参见：Gen. Mills，Inc. v. FageDairy Processing Indus. S.A.，100 USPQ2d 1584，1597（TTAB 2011）。

　　【5】参见：Shen Mfg. Co. v. Ritz Hotel Ltd.，393 F 3d 1238，1244-45，73 USPQ2d 1350，1356（Fed.Cir.2004）。

　　【6】参见：In reDetroit Athletic Co.，903 F.3d 1297，1307 128 USPQ2d 1047，1052 (Fed.Cir.2018)。

　　【7】参见：In reHJ Seiler Co.，289 F.2d 674，129 USPQ 347（CCPA 1961）。

　　【8】参见：In re Coors Brewing Co.，343 F.3d 1340，1347，68 USPQ2d 1059，1064 （Fed.Cir.2003）。

　　【9】参见：Hewlett-Packard Co.v.Packard Press，Inc.，281 F.3d 1261，1268，62 USPQ2d 1001，1005（Fed.Cir.2002）。

　　【10】参见：M2 Software，Inc. v.M2 Commc'ns，Inc.，450 F.3d 1378，1383，78 USPQ2d 1944，1947–48（Fed.Cir.2006）。

　　【11】参见：In reLamson Oil Co.，6 USPQ2d 1041（TTAB 1987）。

　　【12】参见：Weiss Assocs.Inc.v. HRL Assocs. Inc.，902 F.2d 1546，14 USPQ2d 1840（Fed.Cir.1990）。

　　【13】参见：In reBASF A.G.，189 USPQ 424（TTAB 1975）。

　　【14】参见：KabushikiKaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto，228 USPQ 461（TTAB 1985）。

　　【15】参见：In reSears, Roebuck & Co.，2 USPQ2d 1312，1314（TTAB 1987）。

　　【16】参见：In re Ithaca Indus.，Inc.，230 USPQ 702（TTAB 1986）。

　　【17】参见：Citigroup Inc.v.Capital City Bank Grp.，Inc.， 637 F.3d1344，1356，98 USPQ2d 1253，1261（Fed.Cir.2011）。

　　【18】参见：US Shoe Corp.v.Chapman，229 USPQ 74，75 （TTAB 1985）。

　　【19】参见：Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG v.Garan，Inc.，224 USPQ 1064（TTAB 1984）。

　　【20】参见：Inre C.H.Hanson Co.，116 USPQ2d 1351（TTAB 2015）。

　　【21】该点指杜邦因素中的第6个考量因素，即“类似商品上近似商标的数量和性质”。

　　【22】家族商标（Family of Marks）是指：一组具有相同识别性特征的商标，即商标的组合和使用方式，使消费者不仅将单独的商标与所有人所对应，而且将该家族商标的共同特征与所有人相关联。J&J Snack Foods Corp.v. McDonald’s Corp.，932 F.2d 1460，1462，18 USPQ2d 1889，1891（Fed. Cir. 1991）。