文/北京集佳知识产权代理有限公司  谭雅琦 张嘉畅

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　商标标识中，如包含欺骗性要素，或者错误暗示与其他人（包括生者或死者），机构、信仰或国家象征的联系，依据美国《商标法》第2（a）条的相关规定，将被拒绝申请注册。《美国商标审查指南》（下称《审查指南》）第1203条对上述欺骗性驳回和错误暗示联系驳回的适用做了详细的审查指导。在本文中，我们将解读分析前述两类驳回的具体审查标准和常见的克服方案，以期为中国企业提供指引。

　　一、基于欺骗性的驳回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）

　　（一）“欺骗性驳回”的审查标准

　　“欺骗性驳回”是拒绝商标申请注册的绝对理由条款之一。声明放弃具有欺骗性的术语专用权，或者声称经使用获得了显著性，均不足以克服该项绝对理由驳回，因此，含有欺骗性术语的商标既无法在主簿申请注册，亦无法通过副簿注册获得保护。

　　根据《审查指南》第1203.02（a）条的相关规定，欺骗性标识一般是指，仅由欺骗性术语或图形构成，或者组合商标中包含欺骗性术语，如全部或部分暗示质量、特征、功能、成分或用途等。如“CAFETERIA”商标（含义为：自助餐厅）申请注册在“非自助餐厅式的饭店”服务上，或“LOVEE LAMB”商标（其中，LAMB的含义为羔羊）申请注册在“非小羊皮质的汽车座套”产品上，均可能使消费者对产品或服务的性质、特征或成分等产生误认，故不予核准注册。此外，如标识中含有欺骗性术语的外语同义词，或者谐音词，如“Organik”为“organic（有机的）”的谐音词，则在可能产生欺骗误认的情况下，亦不得核准注册。

　　在判断申请商标是否构成欺骗性标识时，审查员将主要考虑以下构成要件：（1）申请商标对商品/服务的特性、质量、功能、成分或用途等是否进行了错误的描述；（2）如是，潜在购买者是否可能相信该错误描述是对商品/服务的描述；（3）如是，该错误描述是否可能会严重影响相关消费者购买决定。

　　上述三个构成要件为认定构成欺骗性标识的必备条件。而若仅满足前述2个要件的，审查员将仅援引美国《商标法》第2（e）条，即“含有欺骗性的错误描述的标识（Deceptively misdescriptive marks）不得注册”的条款，下发驳回。

　　（二）与“含有欺骗性的错误描述（Deceptively misdescriptive marks）”驳回的区别

　　美国《商标法》第2（e）条规定，仅直接描述，或欺骗性地错误描述指定商品或服务的标识，不得核准注册。认定是否构成“含有欺骗性的错误描述”标识时，审查员将主要考虑上述“欺骗性驳回”的前两个判断标准，即申请商标对商品/服务的特性、质量、功能、成分或用途等进行了错误的描述，且潜在购买者可能相信该错误描述是对商品/服务的描述。但并不要求该错误描述的认知，会严重影响消费者的购买决定。

　　如“Clear”商标（含义为明亮、敞亮等），申请注册在第25类“时装鞋”产品上，虽然该标识可能错误描述产品的特性，即指定的商品可能并不为透明状或透明材质，但该特征通常不会严重影响消费者的购买意愿，因此该商标仅被认定为具有“含有欺骗性的错误描述标识”（Deceptively misdescriptive marks，第2（e）条款），而并不会下发“欺骗性驳回”（Deceptive Matter，2（a）条款）。

　　在判断是否会严重影响消费者的购买决定时，审查员需提供证据证明，错误描述的质量或特征会使商品或服务对潜在购买者更具吸引力或更合心意，从而影响购买决定。在《审查指南》第1203.02（d）（i）条中所提及的一些客观标准，可供审查员在审查中予以参考。一般表现为，含有欺骗性的描述可能会使商品/服务在质量、特征等方面优于其他同品类产品，而相较于其他产品具有卓越的品质、夸大的性能/功能或健康益处等。如在服装产品上，申请注册含有“silk（丝绸）”的商标，可能使消费者误认为产品具有丝绸般的卓越品质，而影响购买决定。在食品上申请注册含有“organic（有机的）”的商标，可能使消费者误认为产品均为有机的，而产生误认误购。此外，若申请人的商品/服务的宣传广告中，包含与欺骗性标识相关的虚假表述，体现了申请人的主观欺骗意图，即有意从欺骗性的描述中获益，则此类宣传广告将成为判断“是否会严重影响消费者的购买决定”的重要依据。

　　值得提及的是，前述客观判断标准需以一般消费者的普遍认知而定，而区别于个人喜好。如含有“BLUE（蓝色）”的标识，申请注册在“自行车”产品上，仅反映了在颜色上纯粹的个人喜好或偏好，则不宜认定“会严重影响消费者的购买决定”，而下发“欺骗性驳回”。

　　因上述构成要件的区别，即“是否影响消费者的购买决定”，二者在法律后果上也不尽相同。“含有欺骗性的错误描述（Deceptively misdescriptive marks）”标识因并不影响消费者的购买决定，因此商标申请人可以先行寻求副簿注册的保护，但下发“欺骗性驳回”的商标，主簿和副簿均不予以核准注册。

　　（三） 欺骗性驳回的常见克服方案

　　由于《审查指南》要求审查员援引该条款下发驳回时，应当明确说明驳回的理由及依据，因此申请人通常可以针对具体的驳回理由和依据，对审查意见进行答复，从而克服驳回。一般而言，有以下两种克服思路：

　　1、修改指定商品/服务

　　若申请人的商品/服务的确符合商标标识中的表述，而不会造成“欺骗”的，申请人可以通过修改商品或服务的表述，使之与商标标识所传达的含义一致。如在食品上申请注册含有“organic（有机的）”的商标，可以通过对指定商品增加限定，如“前述产品均为有机的”，从而克服欺骗性驳回。一般而言，只要商品的特性或材质描述达到了相关行业内对该术语的要求即可，申请人无需证明商品中含此材料或特征的数量或百分比。

　　2、提交争辩意见

　　若申请人认为申请标识并不满足“欺骗性标识”的构成要件的，则可以通过递交争辩意见和附随证据的方式，提交复审答复。如含“jeans（牛仔）”的商标，申请注册在第25类“毛衣、衬衫”等服装产品上，虽然可能满足“欺骗性标识”的第一个构成要件，即“jeans（牛仔）”对产品的材质、成分等进行了错误的描述，但基于服装行业惯例和普通消费者的一般认知，“jeans”在服装行业中，常指代休闲品类，因此潜在购买者并不会认为该描述是对商品/服务的材质或成分的描述，进而严重影响相关消费者的购买决定。因此，申请商标并不满足“欺骗性标识”的全部构成要件，应予以核准注册。

　　二、错误暗示联系的驳回（Refusal on Basis of Matter That May Falsely Suggest a Connection）

　　（一）“错误暗示联系的驳回”的审查标准

　　根据美国《商标法》第2（a）条的相关规定，若商标标识与其他人（包括生者或死者）、机构、信仰或国家标识产生错误暗示联系的，不予核准注册。如“SCHIEDMAYER”商标，申请注册在“钢琴”上，可能错误暗示了与著名键盘乐器厂家“Schiedmayer Celesta GmbH（歇德梅尔钢片琴有限公司）”的联系，而不予核准注册。“U.S.CUSTOMS SERVICE（美国海关服务）”商标，申请注册在“律师服务”上，可能错误暗示为美国海关和边境保护局的联系，不予核准注册。

　　在判断申请商标是否构成“错误暗示联系的标识”时，审查员将主要考虑以下构成要件：（1）该标识与他人或机构在先使用的名称相同或近似；（2）该标识与他人或机构具有唯一且明确的指向性；（3）该标识所指向的其他人或机构，与申请人使用该标识的商品/服务无关；（4）基于其他人或机构的名誉或声誉，使得该标识使用于申请人的商品或服务时，相关公众将推定与其他人或机构具有关联关系。此外，虽然申请人是否具有主观产生错误联系的意图，并不是构成要件之一，但同上述“欺骗性驳回”，申请人的主观意图将作为判断的重要依据。

　　值得注意的是，《审查指南》第1203.03条指出，从立法目的和立法沿革来看，上述条款更倾向于保护隐私权，即未经个人或组织的许可，不可将其名称或其他特性作为商标使用，而不在于保护公众。因此，在驳回复审中，向审查员争辩商标标识并不会损害公众利益的，一般不予采纳。

　　（二）“错误暗示联系的驳回”的常见克服方案

　　若申请人的确与审查员指出的他人或机构具有关联关系，则一般来说，该类驳回较为容易克服。如审查员认为“Longping”商标，申请注册在农产品上，与知名科学家袁隆平先生产生了错误暗示联系，故驳回其申请注册。在复审中，申请人可通过递交袁隆平先生的同意函，以及申请人所提供的书面声明和证据，以证明袁隆平先生与申请人的真实商业关系，并非“错误联系”，应予以核准注册。

　　而若申请人与审查员指出的他人或机构并不具有关联关系的，则申请人可结合上述“错误暗示联系标识”的四项构成要件，从标识近似度、他人名称关联的唯一和明确指向性、知名度等方面进行反驳。

　　三、结语

　　综上所述，美国《商标法》中第2（a）条规定的“欺骗性驳回”和“错误暗示联系的驳回”，虽然与中国《商标法》第十条第一款第七项的规制内容较为接近，但在立法目的、具体适用以及克服方案上仍有所区别。而上述差异可为中国商标申请人更好的规避风险，并为克服驳回，获得商标注册保护提供新的思路。