文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　谈到巴西发明专利申请，中国企业通常都极感兴趣，但是一谈及巴西申请的专利审查，却又往往让众多申请人头痛。巴西专利审查带给申请人的痛点除了其漫长的专利审查进程以外，还有巴西国家工业产权局（INPI）每年发布的各种“新”措施。往往申请人刚刚掌握了一些巴西专利审查的脉络，可能新法令公布以后，又会发生颠覆性的改变。

　　巴西发明专利审查进程之漫长已经不是五到七年这类审查进程缓慢的专利局可以相提并论的了，早期的巴西专利申请甚至可以长达八年才会下发一次官方审查意见。幸运的情况下，申请人可以在提出巴西发明专利申请以后八至十年左右拿到专利证书。但是，还有一些申请人可能要等待十年以上，甚至等到十五年以后，才能拿到巴西发明专利证书。申请人需要了解的情况是，WTO的TRIPs协议签订以来，根据TRIPs协议第二十二款的规定，发明专利的保护期限基本上统一为自申请日起二十年。也就是说，按照TRIPs协议的规定，专利权人可以获得巴西专利权保护的实质期限可能不到十年。

　　也许巴西国家工业产权局（INPI）在建立其专利系统时可能已经考虑过这个问题，因此现行的巴西工业产权法案自1996年5月14日颁布实施以来，其第40款除了规定了巴西发明专利的保护期限是自申请日二十年以外，还规定了一项兜底条款，即巴西发明专利的保护期限应不少于授权之日起十年。但是，该兜底条款已于2021年5月6日被巴西最高联邦法院（简称STF）裁定违宪，并通过第5,529号直接违宪法令被废除。之后，巴西联邦政府于2021年9月2日颁布了第14,200号法律修改了现行的工业产权法，正式通过修正案在法条中删除了该第40款的独立条款。

　　Article 40-An invention patent shall remain in force for a period of 20 (twenty) years, and a utility model patent for a period of 15 (fifteen) years from the date of filing.

　　Sole Paragraph. The term shall not be less than 10 (ten) years for an invention patent and 7 (seven) years for a utility model patent, beginning on the date of granting, unless the INPI has been prevented from examining the merits of the application by a proven pending judicial dispute or for reasons of force majeure (Article revoked by Law #14.195/2021).

　　保护期限的兜底条款已经废除，那么巴西国家工业产权局（INPI）如何保护专利权人的权益呢？其实，早在2015年开始，迫于各界的压力，巴西国家工业产权局（INPI）已经开始探索加快其专利审查进程的办法，以便消化多年积压的超过二十万件的发明专利申请案件，如招募更多的审查员、优化内部流程等。但是，这类也有一个问题。因为巴西的专利审查员是政府公职人员，那么就意味着招募更多的审查员就要为更多的公职人员提供一份“铁饭碗”，这并不在巴西联邦政府的财政开支预算内。即使招募外聘审查员，政府也仍然要为每年将近26,000件专利申请的审查成本买单。因此，巴西国家工业产权局（INPI）一直在努力寻求如何不用大量招募审查员就可以解决发明专利申请的库存。为了寻求更好的解决方案，巴西国家工业产权局（INPI）从2017年至2019年颁布了一系列的决议，最终有效地解决了巴西发明专利申请的案件积压情况，并将专利申请的授权周期由以往的平均十年以上成功缩短至了八年左右。

　　▶第02/2017 号决议，于2017 年6 月6 日由巴西国家工业产权局（INPI）公布，该文件规定了1）对于2013年1 月1 日至2016 年12 月31 日之间通过PCT 进入巴西国家阶段的申请，如尚未进行是否受理审查的案件，视为自动受理；2）对于自2017 年1 月1 日起进入巴西国家阶段的案件将进行常规受理审查（预计在120天内完成）。

　　▶第193/2017决议，于2017 年6 月13 日由巴西国家工业产权局（INPI）公布，该决议指出对于符合条件的专利申请，巴西国家工业产权局（INPI）将参考来自ISA 和IPEA 等国际单位的审查意见，并对PCT 巴西国家阶段的申请进行加速审查。巴西审查员将依据上述单位的检索意见，起草相应的检索报告。

　　▶第227/2018号决议，于2018 年10 月30日由巴西国家工业产权局（INPI）公布，该决议指出对于符合条件的专利申请，巴西国家工业产权局（INPI）将发布审查前意见通知书（pre-examination office actions）。此类意见通知书包括了检索报告以及为符合当地可专利性要求而提交申请修改的建议。申请人应在通知公布之日起60天内提交答复（该期限不能延期）。否则，申请将被驳回。

　　▶第240/2019号决议和第241/2019号决议，同时于2019年7 月3日由巴西国家工业产权局（INPI）公布，此两项决议取代了2018年公布的第227/2018号决议。

　　▶第240/2019号决议针对的是尚未在同族专利申请中收到其他审查局下发的检索报告的巴西发明专利申请，对于此类专利申请，巴西审查员会下发初步审查意见书（preliminary office action），该审查意见书将包括一份检索报告和巴西审查员检索到的对比文件列表。申请人应在通知公布之日起90天内提交答复（该期限不能延期）。否则，申请将被驳回（无法恢复）。收到申请人的答复后，巴西审查员会在原有检索的结果基础上进行实质审查。

　　▶第241/2019号决议针对的是已在同族专利申请中收到其他审查局下发的检索报告的巴西发明专利申请，对于此类专利申请，巴西审查员将不会再进行检索工作，而是直接引用其他审查局的检索报告和对比文件下发初步审查意见书（preliminary office action）。申请人应在通知公布之日起90天内提交答复（该期限不能延期）。否则，申请将被驳回（无法恢复）。收到申请人的答复后，巴西审查员会在原有检索的结果基础上进行实质审查。

　　根据最后两项决议可以看出，在收到申请人对初步审查意见书（preliminary office action）的答复以后，巴西审查员不会根据申请人的答复进行再次的检索。因此，在实践中，一旦收到巴西的初步审查意见书，申请人将只能在有限的范围内对专利申请进行修改，包括不能添加新类别、新实施例等。因此，建议申请人在提出实质审查前或者最迟在提出实质审查时就应对申请文件提出主动修改。

　　除了上述决议以外，巴西国家工业产权局（INPI）也陆续公布了一系列的加速审查途径，如与欧美日中等国家开展的双边PPH项目、涉及绿色技术主题的加速审查途径、涉及针对艾滋病、癌症、罕见或被忽视疾病的定向诊断、预防和治疗的加速审查途径，涉及针对COVID-19症状的治疗方法的加速审查途径，涉及以公共基金支持发展的技术领域的研发成果的加速审查途径，涉及与已在巴西国内市场实施的技术有关的加速审查途径。

　　但是，这些决议和加速审查途径几乎都不能加快医药类产品的审查进程。这是因为根据巴西工业产权法第229C款的规定，医药类产品和生产医药产品的方法相关专利申请必须获得巴西国家卫生监督局（简称ANVISA）的在先批准。巴西国家卫生监督局（简称ANVISA），类似中国的药监局，成立于1999年。2001年，巴西工业产权法修正案引入了第229C款的规定，自此以后一直到2017年，巴西卫生监督局（简称ANVISA）几乎就扮演着巴西工业产权局（INPI）的角色，其对于药品相关专利不仅仅只进行相应的行政批准，还进行可专利性的审查。在此期间，巴西卫生监督局和工业产权局冲突不断，甚至多次诉至法院。直到2017年双方才得到和解，自此巴西卫生监督局只在专利审查前对药物领域的发明专利申请进行公共卫生方面的审核。可是由于巴西工业产权局积压的案件严重，卫生监督局的审查一直不能有效进行，且此类应提交至卫生监督局的专利申请也不适用于第240/2019号决议和第241/2019号决议，这就导致医药类专利申请拉长了巴西工业产权局的专利审查平均周期。而2021年5月6日被巴西最高联邦法院（简称STF）裁定违宪的保护期限兜底条款的取消，且于巴西最高联邦法院又于2021年5月12日作出裁定，列举了一张清单，对于清单中的专利申请和已授权专利，其发明专利保护期限都调整为自申请日起20年，其中涵盖医药产品和工艺以及与健康相关的产品和材料（包括医疗器械）。这些裁定，对寻求医药类产品保护的专利申请人来说，可谓是雪上加霜。

　　为了寻求救济途径，一些专利申请人向法院提起了诉讼，诉称巴西工业产权局（INPI）或巴西卫生监督局（ANVISA）没有在合理的时间内处理专利申请，要求根据案件事实延长其专利期限。这些诉讼的依据是巴西最高联邦法院在一项判决中附带了论述了虽然工业产权法第40款独立条款中所述的自动延长专利保护期限是违宪的，但是针对个案进行单独情况的处理是合法的。根据这一论述，可以推断法院应可能根据所审查案件的个案情况给予保护期限的延长，延长期限应与政府因疏忽造成延误的期限相当。这一推断也基本通过了几件诉讼案等到了证实。

　　另外值得庆幸地是，在2021年8月26日，第14,195/2021号法律通过并于次日公布生效。该法律的生效正式废除了涉及医药领域专利申请需卫生监督局（ANVISA）在先批准的程序的工业产权法第229C款，自此长达十数年的巴西卫生监督局（ANVISA）对专利申请程序的介入历史终止。

　　Article 229-C-The granting of patents in connection with pharmaceutical products or processes shall be dependent on prior consent from the National Sanitary Supervision Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA).” (Article included by Law #10.196, of 02.14.2001 and revoked by Law #14.195/2021).

　　本次第14,195/2021号法律同时废除了第40条独立条款和第229C款，这就意味着今后巴西专利审查的效率问题势必与专利权人的利益产生更激烈的矛盾，虽然巴西工业产权局通过初步审查意见书（preliminary office action）的方式处理了积压的案件，但是巴西专利的授权周期仍需要八年左右的时间，这将仍是巴西工业产权局亟需解决的问题。