文/北京集佳知识产权代理有限公司 隋丹丹

　　本文简单介绍了美国专利法对非显而易见性的审查标准演变，结合几个医药领域案例对其进行说明。

　　美国专利法第103条规定非显而易见性如下：

　　35 U.S.C. 103 Conditions for patentability；non-obvious subject matter

　　A patent for a claimed invention may not be obtained，notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102，if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

　　一、Graham et al.v.John Deere Co案

　　早在1850年，美国最高法院在 Hotchkiss v Greenwood 案中规定了一个简单的指导原则，即一项发明只有在证明其比熟悉该行业的普通技术人员所拥有的创造力和技能更高的情况下才能获得专利。该定义是模糊且抽象的。

　　直到1952年，美国专利法才颁布了三个单独的条款来规定可专利性的基本条件。前两个明确条件是第101条和第102条规定的新颖性和实用性，第三个是第103条中规定的非显而易见性。这表明，对于相关领域的普通技术人员而言，除了新颖性和实用性之外，可专利性还取决于“非显而易见性”。第103条的一个显著特点是它与Hotchkiss中的模糊且抽象的“发明”不同，第103条明确强调了“非显而易见性”。

　　1966年，最高法院在Graham v John Deere Co案中首次引入非显而易见性的标准和方法：（1）确定现有技术的范围和内容；（2）确定现有技术与要求保护的专利的权利要求之间的区别，从而确定非显而易见性；（3）确定直接相关领域中普通技术人员的水平；（4）辅助考虑因素，如商业上的成功，长期需要但一直未解决的问题，他人的失败等。

　　二、教导-启示-动机（Teaching-Suggestion-Motivation）准则

　　Graham案之后，美国联邦巡回上诉法院发展了一套教导-启示- 动机准则，即TSM判断准则。根据TSM 判断准则，在“显而易见性”的认定上，需要证明对比文献提供了明确的教导、建议或启示，并且该教导、建议或启示足以让本领域普通技术人员将各项现有技术进行组合，以获得所保护的发明。由于其易于应用，后来在实践中得到了广泛应用。但是该准则也带来一些问题，例如很多文献不会明确记载相应教导或启示，审查时也难以找到证据，这使得质疑显而易见性变得困难，实质上降低了发明取得专利权的门槛，也是美国随后出现专利权过多过滥等问题的根源之一。

　　三、KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc.,550 U.S.398 (2007)案

　　KSR案涉及的专利为用于汽车油门控制的可调节踏板装置，专利权人为Teleflex公司。2002年Teleflex公司起诉经营客车和轻型卡车脚控油门踏板装置的KSR公司，称其生产的可调节油门踏板装置侵犯了上述专利权，而KSR反诉该专利权无效。美国联邦巡回上诉法院依据TSM准则认为该专利有效。然而，美国最高法院认为，美国联邦巡回上诉法院对于TSM准则的应用过于僵化，指出当存在解决某个问题的设计需求或者市场压力，并且有一些有限的、可预测的解决方案时，本领域普通技术人员有充分理由在其所掌握的技术范围内尝试已知选择。如果仅带来了预料到的成功，那么它可能不是一种创新。最高法院在该案的审理中最终支持了KSR公司，撤消了美国联邦巡回上诉法院的判决。

　　KSR 案判决后，美国专利商标局很快实施了新审查指南，规定了七种非显而易见性的判断原则。

　　（1）根据已知方法结合现有技术要素以获得可预期结果

　　对此，美国专利商标局引用了Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S.57 (1969)案。在Anderson’s-Black Rock中，专利权人在单个底盘上结合了现有技术铺面设备的功能元素。由于专利权人的铺面装置与现有技术的不同之处仅在于单个底盘上的各种现有技术要素的组合，并且每个要素的组合都具有独立的相同功能，因此最高法院根据第103条判定要求保护的发明为显而易见的。

　　（2）已知要素简单替代以获得可预期结果

　　美国专利商标局援引 Ruiz v.AB Chance Co.,357 F.3d 1270（Fed. Cir.2004）案，指出如果替换的结果是可预测的，则仅通过将现有技术设备、方法或产品的元素替换为本领域中的另一个已知元素，权利要求不符合第35 U.S.C.103 条。在 Ruiz 案中，联邦巡回法院认为，其专利是显而易见的。

　　（3）使用公知技术以相同方式改善类似的设备、方法或产品

　　在 In re Nilssen，851 F.2d 1401 (Fed. Cir.1988) 中举例说明了这一基本原理。该案例涉及用于荧光灯的镇流器保护系统，其中两个现有技术共同教导了要求保护的发明。第一个现有技术教导了使用控制装置来保护类似于所要求保护的电路的逆变器电路。另一个现有技术教导了一种在高电流条件下禁用逆变器电路的方式。法院认定，将已知的用于禁用电路的技术的教导与保护系统相结合对本领域技术人员来说是显而易见的，从而使要求保护的发明无效。

　　（4）使用公知技术改进已知的设备、方法或产品以产生可以预料的结果

　　美国专利商标局通过引用 Dann v.Johnston，425 U.S.219 (1976) 的案例证明了这一基本原理。Dann的方案是一个在支票上打印类别代码的支票处理系统。这些类别代码允许银行向客户提供按不同类别详细说明客户支出的报告。现有技术教导了使用支票上的打印数据进行日常处理以及在支票上打印帐号以跟踪支出类别。通过添加印刷类别所做的改进产生了可预料的结果，因此该专利基于第35 U.S.C.103 条无效。

　　（5）“显易尝试”——从确定的有限数目的、可以预料的方案中选择，并具有合理地可预期的成功

　　美国专利商标局引用了Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006) 的案例证明了该原理。在Alza案中，联邦巡回法院设法解决了一种高度水溶性的药物奥昔布宁的24小时缓释制剂。现有技术包括教导与奥昔布宁同类别的其他高水溶性药物的缓释的专利；具有不同释放速率的奥昔布宁缓释制剂；与奥昔布宁同类药物24小时缓释普遍适用的方法。联邦巡回法院以显而易见性为由认定该专利无效，认为现有技术具有有限数量的实现预期结果的可能性。因此，尝试以前已知的方法来实现高水溶性药物的缓释是显而易见的。

　　（6）基于设计因素或市场动力的推动而使某一领域的公知技术发生改变以应用于相同领域或不同领域，如果这种改变对于本领域普通技术人员来说是可以预料的

　　KSR本身可应用此原理。在KSR中，现有技术包括几个类似的设备。为实现要求保护的发明而对现有技术做出的改变是设计需要的结果。由于踏板组件市场已从线缆驱动系统转向计算机控制系统，因此存在这种设计需求。此外，KSR引用的专利教导了Teleflex要求保护的每个要素。此外，本领域普通技术人员可以预测在进行改进时可能实现的结果。

　　（7）一些现有技术中的教导、启示或动机使得本领域普通技术人员改进现有技术或结合现有技术中的教导以得到请求保护的发明

　　根据KSR案的判决，美国专利商标局明确表示，不需要在任何对比文件中明确说明，教导、启示或动机可以隐含在市场力量、设计需求或整体现有技术中。

　　KSR 案件标志着美国对于非显而易见性提出了新的判断标准和导向。从法院的判例来看，KSR 案之后法院对于非显而易见性的判断方式更加灵活，能够使显而易见性的驳回更合理化。

　　四、KSR案之后的医药领域的相关案例

　　（1）Pfizer Inc.v.Apotex Inc.（US4879303）

　　辉瑞公司于1982 年发明了氨氯地平，发现其有抗高血压活性，并于1986 年获得US4572909 专利，涉及二氢吡啶类化合物及其多种盐，其中优选马来酸盐。在后续的研究中定发现，苯磺酸氨氯地平具有明显优良的加工特性和更好的稳定性。后来辉瑞就此申请专利并获授权，涉案专利的权利要求1请求保护氨氯地平的苯磺酸盐。

　　2003年，辉瑞对Apotex公司提起侵权诉讼，Apotex公司反诉该专利因显而易见而无效。该案中，氨氯地平及其多种盐包括马来酸盐是已知药物，故本案争议焦点在于具体选择苯磺酸盐是否具有非显而易见性。

　　地区法院认为：形成苯磺酸氨氯地平的结果不可预见，因此是“非显而易见”的，而上诉法院驳回了将“不可预见性”等同于“非显而易见性”的观点，认为本领域普通技术人员在氨氯地平的可加工性方面遇到困难时，会寻求成盐，并且有能力将潜在的盐组群缩小到制药上可接受的公知的53 种阴离子( 其中包括苯磺酸根阴离子)。这是形成“合理的成功预期”可接受的数量。在该数量范围内进行试验，有望筛选获得涉案专利化合物。因此，上诉法院做出判决，认为苯磺酸氨氯地平专利基于“显而易见”无效。

　　美国联邦巡回上诉法院对该类案件主要考虑：第一，成功的合理预期。一定数量的选择范围是否是合理的成功预期可以接受的数量。对于显而易见性只要求有合理的成功预期，而不要求一定能成功。第二，发明的动机与现有技术的教导。现有技术中氨氯地平马来酸盐由于存在性质上的缺陷，使本领域技术人员有动机改进盐的种类。而现有技术的各种教导也足以使本领域技术人员将盐的选择范围缩小到可接受的几种。同时，美国联邦巡回上诉法院不认为“不可预见性”等同于“非显而易见性”，只要有一个合理的成功可能性，就不能简单的因某种程度的不可预见性而排除其显而易见性。这些判断因素也同样适用于类似特征限定的非显而易见性判断中。可见美国联邦巡回上诉法院判决时已经不再机械使用TSM 法，认为现有技术的教导可以更广泛，本领域技术人员有一定的解决问题的能力，改进动机也更灵活。

　　（2）Sanofi-Synthelabo v.Apotex，Inc.（ US4847265）

　　Sanofi 公司所主张的化合物为氯吡格雷（clopidogrel），是甲基α-5（4，5，6，7- 四氢（3，2-c）噻乙吡啶基）（2-氯苯基l）醋酸盐的右旋异构体。氯吡咯雷是抗血栓化合物，其外消旋体或右旋和左旋异构体（D-and L-）混合物均为现有技术，但这两种异构体此前从未分离使用过。尽管已知其混合物具有抗血栓性能，但两种异构体各自产生的作用是未知的。该专利涉及上述化合物的右旋异构体。Apotex 公司仿制了该药物，Sanofi提起侵权诉讼，Apotex 反诉该专利无效。本案争议焦点在于立体异构体相对于其消旋体是否具有非显而易见性。

　　地方法院和美国联邦巡回上诉法院均维持该专利有效，认为：（1）右旋体具有不可预见和不寻常的性质及由此产生的治疗优势。（2）分离非对映异构体的方法虽然已有记载，但同时认为分离较为困难，不一定适用于各种化合物。分离方法不属于简单的常规方法，能否成功分离及分离后性质是不可预测的。（3）分离后两种可能的异构体具有何种效果，这是不能预期的。

　　（3）Takeda Chemical Industries，Ltd.v.Alphapharm Pty.，Ltd.（US4687777）

　　Takeda公司所要保护的专利是如下所示的吡格列酮（pioglitazone）化合物：

　　Takeda公司对仿制药Alphapharm公司提起侵权诉讼，Alphapharm公司以显而易见为由提起无效宣告作为抗辩。其中，现有技术化合物（b）如下：

（b）

　　Alphapharm公司认为对上述已知化合物进行吡啶环上的取代基变化和环上位移就能得到涉案专利的吡格列酮的结构，因此涉案专利是显而易见的。

　　美国联邦巡回上诉法院维持该专利权有效，认为：首先，现有技术中没有给出选择上述化合物（b）作为先导化合物的信息，有利的化合物不包括化合物（b），因此本领域技术人员不会选择化合物（b）作为先导化合物对其进行改进。其次，现有技术公开了很多化合物选项，其中任何一种都可以被选为先导化合物以作进一步研究。因此，涉案专利是非显而易见的。

　　参考文献

　　【1】MPEP 2141；

　　【2】Christopher K. Dorsey，Isn't It Obvious？How the USPTO Has Changed Its Evaluation of Patent Applications in Response to the KSR Decision，Intellectual Property，2008(1)，1-6.

　　【3】杨秦等，美国医药专利中非显而易见性审查标准的适用及启示，审查实践与研究，2017(7)，113-118.