（2006）高行终字第379号

 

上诉人（原审原告）日本国株式会社双叶社，住所地日本国京都新宿区东五轩町3番28号

法定代表人诸角荣，董事长

委托代理人黄晖，北京市万慧达知识产权代理有限公司律师。

委托代理人黄义彪，北京万慧达关勤律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。

法定代表人侯林，主任。

委托代理人黄丽，该委员会干部。

委托代理人刘国栋，该委员会干部

被上诉人（原审第三人）广州诚益眼镜有限公司，住所地广东省广州市越秀区人民北路668号蓝宝石大厦901－906室

法定代表人罗科，总经理‘

委托代理人桂庆凯，北京市集佳律师事务所律师

委托代理人徐晓恒，北京市集佳律师事务所实习律师

上诉人日本国株式会社双叶社（简称双叶社）因商标行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第405号行政判决，向本院提起上诉。本院2006年9月4日受理后，依法组成合议庭，于2006年11月20日公开开庭进行了审理。上诉人双叶社的委托代理人黄晖，黄义彪，被上诉人中华人民共和国工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会的委托代理人黄丽、刘国栋，被上诉人广州市诚益眼睛有限公司（简称诚益公司）的委托代理人桂庆凯、徐晓恒到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

第1122201号“蜡笔小新”商标于1997年12月7日经国家商标局核准注册。2004年10月19日，诚益公司受让了该商标。2005年1月26日，双叶社请求商标评审委员会撤销该商标，商标评审委员会经审查，于2005年12月30日作出商评字【2005】第4647号《关于第1133301号“蜡笔小新”商标争议裁定书》（简称第4647号裁定），维持诚益公司的第1133301号商标。双叶社不服该裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为，双叶社于2005年1月26日向商标评审委员会提起撤销争议商标申请，该申请是在修改后的《商标法》实施之后，本案应适用修改后的《商标法》进行审理。因争议商标获得核准注册的时间是在1997年12月7日，距双叶社提出撤销申请的时间已经超过五年的期限，商标评审委员会以超出法定期限为由驳回双叶社的申请符合法律规定，故对双叶社关于应适用修改前的《商标法》或者如适用修改后的《商标法》应自该法施行之日起算的主张不予支持。双叶社提供证据材料均不能证明在争议商标申请注册日，即1996年1月9日之前，“蜡笔小新”图形和文字已经作为商标在中国大陆地区进行使用，商标评审委员会没有认定“蜡笔小新”文字和图形属于未注册驰名商标是正确的。另外，双叶社认为争议商标的注册属于以欺诈手段或者其它不正当手段获得注册的主张不能成立，法院不予支持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商标评审委员会的[2005]第4647号裁定。

双叶社不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求：撤销一审判决和商标评审委【2005】第4647号裁定；撤销第11333301号注册商标。双叶社上诉称：第一，一审判决认定双叶社提出撤销争议申请的时间已超过争议期限属于使用法律错误，应当以新法生效之日起即2001年12月1日作为五年期限的计算依据，商标评审委员会拒绝受理本案的评审申请明显有误；第二“蜡笔小新”美术作品在商业化的推广和使用过程中已经起到了区分商品来源的作用，争议商标的原注册人在明知的情况下，讲“蜡笔小新”作为商标使用而抢先注册，具有明显的恶意，应予撤销；第三，“蜡笔小新”作为商标的知名度与作为版权作品的知名度密不可分，争议商标完全复制“蜡笔小新”标识，既是对版权作品的复制也是对驰名商标的复制，依法应予撤销。商标评审委员会、诚益公司服从原审判决。

  经审理查明：“蜡笔小新”是日本公民臼井义人创作的漫画作品，双叶社于1992年经作者本人授权获得该作品独占性、排他性的著作权及商标化权。自1992年开始《蜡笔小新》系列漫画由双叶社出版，在日本广泛发行。1994年以后，《蜡笔小新》系列漫画及动画片在香港、台湾、日本等地发行播放。自1994年开始，双叶社在日本、台湾等地申请注册了“蜡笔小新”商标，设计9、14、16、25类等十几个类别。1995年4月1日，双叶社与设立于香港的国际影业有限公司签订商品化权合同，将漫画《蜡笔小新》在亚洲的商品化独占权提供给国际影业有限公司独家行使。1996年1月9日，广州市诚益眼镜公司向国家商标局申请注册了第1133301号“蜡笔小新”图形商标，该商标申请于1997年12月7日获得核准，核定使用商品为第9类，包括眼镜等。2002年3月18日，国际影业有限公司向国家商标局申请注册了第3117066、3117067号“蜡笔小新”文字及图形商标，其中，第3117066号商标于2003年7月7日获得核准，核定使用的商品为第21类，包括牙刷、水壶、纸巾分配器等；第3117067号商标于2004年2月28日获得核准，核定使用的商品为第16类包括书、连环漫画书、卡纸板制品。2003年，《蜡笔小新》系列漫画在中国大陆开始发行。2004年10月19日，诚益公司自广州市诚益眼镜公司受让了第1133301号图形商标。2005年1月26日，双叶社请求商标评审委员会撤销本案争议商标。商标评审委员会经审理认为，双叶社与2005年1月26日提出争议申请，故本案审理应适用修改后的《商标法》。对已经注册的商标，修改后的商标法第三十一规定申请撤销的期限为五年。本案争议商标与1997年12月7日获得商标专用权，注册已近8年，超过了五年的法定期限，故双叶社主张本案中的五年期限应自新《商标法》实施之日，即2001年12月1日起算的理由不能成立。双叶社依据《商标法》第三十一条申请撤销争议商标已超出法定期限，其请求应与驳回。争议商标于1997年在中国大陆注册，双叶社早在1994年、1995年开发“蜡笔小新”产品，将“蜡笔小新”卡通形象用于开发、制作玩具、文具、服饰等商品，并在日本、台湾、香港市场有一定影响，但此影响力并不当然及于中国大陆地区。中国大陆关于“蜡笔小新”漫画与商品的报道主要发生于2003年，晚于争议商标的注册时间，不能认定在争议商标注册前双叶社的“蜡笔小新”商标已经在第9类眼镜等商品上为中国大陆消费者熟知，成为驰名商标。双叶社以《商标法》第三十一条第一款撤销争议商标的主张不能成立。双叶社的“蜡笔小新”商标在日本、台湾、香港地区有一定知名度，但《蜡笔小新》漫画及相关商品正式进入中国大陆市场在2003年左右，故难以证明争议上报原注册人广州市诚益眼镜公司在申请注册本案争议商标时具有恶意，故双叶社以《商标法》第三十一条第一款规定撤销争议商标的主张不成立。2005年12月30日，商标评审委员会作出的【2005】第4647号裁定，维持1133301号注册商标。

上述事实，有争议商标注册档案、双叶社在行政审查程序中提交的证据、商标评审委员会【2005】第4647号裁定及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为，依照《中华人民共和国立法法》（简称《立法法》）第八十四条规定，法律不得鎙及既往，但为了更好地保护公民、法人和其它组织的权益而作出的特别规定除外。本案中，本案争议商标注册于1997年12月7日，而《商标法》第三十一条中关于争议期限的规定则自2001年12月1日起生效实施，此前对于已经注册商标并无争议期限的规定。依照最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条规定，本案争议应当适用新商标法中五年争议期限的规定，但五年的争议期限应当自2001年12月21日起算，否则对享有在先权利的人有失公平，同时也违背《立法法》的原则。商标评审委员会和一审法院均认为双叶社于2005年1月26日对本案争议商标提出撤销申请已超出五年的争议期限，其对五年争议期限的起算点的认定显然有误，应予纠正。双叶社依据现行《商标法》第三十一条申请撤销本案争议商标并未超过法定争议期限，商标评审委员会应予受理并重新进行审查。双叶社依据现行《商标法》第十三条申请撤销本案争议商标，但其所提供的证据并不能证明在本案争议商标神情日前，“蜡笔小新”文字或图形已在中国大陆地区投入使用并作为商标已达驰名程度，故双叶社的上述主张缺乏事实根据，本院不予支持。

本案审理中，双叶社提交的广州市诚益眼镜公司曾经及现在持有的商标的档案资料表明，广州市诚益眼镜公司具有大批量、规模性抢注他人商标并专卖牟利的行为，情节恶劣且严重。蜡笔小新文字及图形作为作品具有独创性，且在本案争议商标申请日前在日本、台湾、香港具有较高知名度，广州市诚益眼镜公司复制了上述作品并将其作为商标在中国大陆予以注册，结合其批量性、大规模注册他人商标的行为，可以认为广州诚益眼镜公司明显具有侵害他人权利、抢注他人商标的恶意，有违诚实信用原则，其行为违反了《商标法》第四十一条之规定。鉴于双叶社在商标评审程序中并未提出上述证据，本院不宜直接作出处理。

综上，商标评审委员会作出的【2005】第4647号裁定和一审判决对部分事实认定有误，不妥之处本院已做纠正，但使用法律并无不当。上述人双叶社的上诉理由不能成立，其上诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费1000元，由日本国株式会社双叶社负担（已交纳）；二审案件受理费1000元，由日本国株式会社双叶社负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

             

 

                                                       审判长        刘继祥

                                                     代理审判员    李燕蓉

                                                      代理审判员    焦彦

                                                   二00六年十二月二十日

                                                           书记员         毕怡