文/北京集佳知识产权代理有限公司 金世煜

　　在主张发明具有创造性时，如果能充分论证发明获得了预料不到的技术效果，将对审查员认可发明的创造性产生巨大帮助。尤其在化学领域，这种实验科学性很强的领域，很多技术方案的技术效果是难以事先预判的，很多发明也往往是基于偶然实验、获得了预料不到的效果（其作用机理也不甚明了），才得以产生的。因而，如何积极有效地主张发明效果的难以预料性，将对化学领域的发明申请的授权走向起到非常积极的作用。

　　审查指南中的相关规定有，第二部分第四章3.1节（审查原则）规定：审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。另外，审查指南第二部分第四章第5节中规定了判断发明创造性时需考虑的其他因素，其中，发明取得了预料不到的技术效果就是其中之一。

　　审查指南第二部分第四章5.3（发明取得了预料不到的技术效果）部分指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。可见，如果能够成功主张发明取得了预料不到的技术效果，则也能从侧面反映出发明具有非显而易见性，从而具有创造性。

　　通过主张预料不到的技术效果来主张发明具有创造性，通常被用于选择发明、转用发明、和组合发明等发明中，因为对于这些发明，有时很难说明该发明具有突出的实质性特点（非显而易见性）。

　　在审查实践中，在主张“发明取得了预料不到的技术效果”时，除了要注意所主张的“预料不到的技术效果”应在说明书中有记载或能够直接推出，注意是从“量”的变化、还是从“质”的变化的角度进行争论；此外，还要注意权利要求中应具有与所主张的“预料不到的技术效果”对应的技术特征，即，技术方案中的技术特征与预料不到的技术效果要有明确的对应关系，否则，即使是预料不到的效果，由于不能由该技术方案很好地体现，因此也有可能不被认可。另外，也要避免孤立地论述效果，而应注意结合“三步法”的非显而易见性的论述，来增强“预料不到的技术效果”的说服力。具体而言：

　　1、从“量”的变化进行争论

　　在一些选择发明中，例如，含量的优选范围、取代基的优选方式等的发明申请中，审查员往往会以本领域技术人员，根据需要，通过有限次的实验就可以得到该选择性（优选）特征为由，而否定该申请的创造性。

　　此时，申请人如果能够主张其效果出现了“量”上的显著变化，例如，a.“拐点”性的显著变化；或b.与在先技术中教导的趋势性“量”变相违的效果变化；或c.出现了相乘效果，即协同效果；则可以主张该效果为“预料不到的技术效果”。

　　2、从“质”的角度进行争论

　　当一种技术方案同时带来A、B两种技术效果（作用），而区别技术特征X在对比文件2（副对比文献）中的作用是A时，审查员往往会以该区别技术特征X在本发明与对比文件2中的作用相同，都是A，从而认为有动机将对比文件2与对比文件1结合来得到本发明的技术方案，至于效果B，审查员会直接忽视，或认为既然能得到该技术方案，自然也就会实现B的效果，从而不认可该申请的创造性。

　　此时，如果从三步法的角度进行争辩，有时很难说服审查员，但通过围绕效果B的难以预料性进行争辩，则有可能获得突破。而效果的可预料性往往可进一步由效果B与效果A的相关性来推及阐述，实务中，可以通过补充实验或说理来论证是否存在这种相关性——即效果B与效果A之间是否存在相关性，进而从侧面来论证该效果是难以预料的。

　　3、注意技术特征与预料不到的技术效果之间的对应关系

　　在意见陈述时，还要注意权利要求中应具有与所主张的“预料不到的技术效果”对应的技术特征，若能将该特异性效果通过特定的技术特征更好地反映到技术方案之中，则更容易被审查员接受。试举案例说明（案例内容有删改）：

　　案例1：一种层叠Ⅲ族氮化物类化合物半导体而形成的半导体元件的电极的形成方法，包括以下步骤：在至少导入了氧气的、氧气压力为0.05Pa~0.1Pa的低压真空室内，通过电子束蒸镀或离子电镀法来蒸镀氧化铟锡，所述电极由所述氧化铟锡构成……。

　　在答复一通时，申请人陈述本发明具有以下效果：当在0.05Pa~0.1Pa的氧气压力下淀积氧化铟锡（ITO）时，后续无需烧制工艺就可得到透光性大于93%、薄膜电阻不大于15Ω/□的电极。

　　审查员在二通指出该权利要求采用的是开放式限定，并不能排除可以进行后续的烧制过程。为此，申请人在答复二通时，将开放式权利要求修改为封闭式权利要求，即，将“包括以下步骤”修改为“由以下步骤构成”，明确了本发明上述技术方案中的步骤之后无需烧制过程。

　　在该案例中，答复一通时虽然陈述了说明书中所记载的本发明所取得的预料不到的技术效果，但审查员认为从技术方案来看，该发明并不排除“烧制过程”，即，由于该预料不到的效果并未“落实”到技术方案之中，故对其效果仍持“保留”态度。由于该效果可以反映到技术方案之中，并且可以同现有技术形成明确区别，故申请人通过封闭式修改，更加明确了本发明的特点（效果），也就更容易被审查员接受了。

　　4、注意提供有效的证据说明能够预料的效果是什么

　　《专利审查指南》对于预料不到的效果，认为其比较基准为：是否超出了所属技术领域的技术人员预期或者推理的范围。

　　因此，在主张预料不到的效果时，很重要的是“举证”说明：本领域技术人员对于区别特征会引起的效果变化的预期是怎样的。这种举证，可以是本领域的公知常识性证据，也可以是补充实验性的证据，例如，上述2、中所述的关于作用/效果A与作用/效果B是否存在相关性的实验数据等。

　　5、注意相应地主张非显而易见性

　　在实务中，申请人有时会出现单纯地主张预想不到的效果的情况，而实际上审查员通常是将预想不到的技术效果作为辅助因素来判断的，即，在显而易见性的判断基础上考虑预料不到的技术效果：当要求保护的发明相对于现有技术的非显而易见性越低，则对发明欲具备创造性所需的技术效果的要求也越高。这一关系可以简单地用图1表示【1】。

　　因此，在主张预想不到的技术效果时，也不应忽视对技术方案本身的非显而易见性的争辩，尽力申辩该发明选择的难度、或转用的非常识性、或组合的阻碍因素等，可以与预想不到的技术效果相辅相成地进行说明，以期达到更好的效果。

　　综上，浅议了在化学领域争辩预想不到的技术效果时，应注意的几个方面及相关技巧。抛砖引玉，还望各位指正。

　　注释

　　【1】“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量《中国发明与专利》2013年第02期，马文霞