文/北京市集佳律师事务所 董逸文

　　摘要：在关联企业或进行技术合作的企业之间，经常有通过借调或兼职的形式调派技术人员进行技术研发或技术指导工作，期间完成的职务发明归属问题有时不能协商确定，或者存在技术进出口等问题，因此有必要讨论这种情况下的职务发明归属问题。

　　在关联企业之间或者进行技术合作的企业之间，经常有通过借调或兼职的形式调派技术人员进行技术研发或技术指导工作，期间由调派的技术人员完成了职务发明。这种情况也经常发生在跨境集团企业之中（经常有境外企业向中国境内关联企业调派技术人员，并且为了方便发放工资等原因，调派人员会与境内企业签订劳动合同）。

　　尽管大部分情况下职务发明的权属问题可以由两公司之间在完成发明的事先或事后自行确定归属，但合资公司或者进行技术合作的无关联关系企业之间不一定能在事后协定权利归属；而即使是在关联企业之间，无偿或以象征性对价转让财产可能涉及到法人人格混同的问题。此外，当两企业之中存在境外企业时，由于在跨境企业之间转让专利申请权属于技术进口或出口，这样的转让还需符合技术进出口的规定。因此，有必要讨论这种情况下的职务发明归属问题。

　　除了执行本单位工作任务的职务发明的问题之外，由于调派后的发明人会利用实际工作单位的物质技术条件，因此这类纠纷还涉及到利用物质技术条件所完成的发明的问题。【1】

　　一、职务关系及执行研发任务对职务发明归属的影响

　　在现行法律【2】和司法实践下，如果各方没有对专利申请权另行约定，执行工作任务类的职务发明（“任务型发明”）要求：（1）用人单位为发明人的“本单位”（即建立了职务关系），且涉案发明是在发明人在职期间或离职后一年内完成的；（2）发明人在用人单位担任研发岗位职务，参与有关技术的研发项目并承担相应研发任务（即执行研发任务）；（3）发明人对发明的实质性部分做出了创造性贡献。

　　根据《专利法实施细则》第12条，“本单位”包括“临时工作单位”，并没有限定发明人必须与工作单位形成了劳动法意义上标准的正式劳动关系。除了标准的正式劳动关系外，在企业单位中，实际工作单位和发明人的常见用工模式还可能有：借调/委派用工或共享员工（常见于关联公司）、兼职等其他个人劳务雇佣关系（包括退休返聘、实习等）等。

　　从法院的判例来看，无论是借调/委派还是兼职雇佣的用人单位【3】，均是受法院承认的“临时工作单位”，例如在一起员工为聘任员工的案件中，一审法院南京市中级人民法院指出，判断借调、聘任中的实际工作单位是否构成“本单位”应当考虑的因素包括“1、职工劳动报酬的领取；2、单位是否为职工实际安排了工作岗位；3、单位是否将职工纳入工资安排及工作考察对象”【4】（该案中一审法院另要求判断“发明人完成发明创造的时间及发明创造的技术特点”，但该要求与借调、兼职单位是否属于“本单位”关系不大）。这表明职工的工资发放和工作指挥监督是否与之有关，是判断是否为“本单位”的主要因素。

　　从立法沿革上来看，随着我国改革开放后雇佣关系类型的不断多元化，作为一个带有计划经济色彩的词汇，“本单位”在专利法及实施细则中职务发明条款中的范围不断地在发生扩大（例如2001年修改《专利法实施细则》中加入了“本单位包括临时工作单位”的规定），一般认为“本单位”应当采取广义解释，借调、兼职、实习等编制工资可能仍在原单位，但工作任务上受借入单位、聘用单位、实习单位的支配的情况下，实际工作单位应当属于“临时工作单位”，即属于专利法意义上的“本单位”。【5】

　　因此，考虑到原单位与实际工作单位均是发明人在专利法意义上的“本单位”，两单位能否取得研发成果的权属，取决于其是哪一方向发明人指派了研发任务——如果是由原单位或实际工作单位单独指派研发任务时（当研发人员调派到实际工作单位后，有时也会继续进行原单位的研发任务），职务发明应归属于指派研发任务的原单位或实际工作单位；而如果原单位和实际工作单位共同管理并确定研发计划的研发任务，则职务发明属于两单位合作完成的，两单位共有该职务发明。【6】

　　如果研发人员在实际工作单位工作时，两单位共同管理项目，但仅由其中一个单位对研发技术和方向上的管理并确定研发任务，另一单位仅承担辅助工作例如行政管理职能，是否属于上述的两单位合作完成的发明？参考《合同法》上的相关规定，这样的发明不属于合作完成的发明——《合同法》第335条规定，合作技术开发合同的当事人的主要义务包括按约定进行投资、分工参与和协作配合研发工作，而根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（“技术合同司法解释”）第19条第2款的规定，“一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项，另一方进行研究开发工作的，属于委托开发合同”。因此，仅承担行政管理职能等辅助性工作的单位并不能取得职务发明的权属或共有权，必须起到确定研发方向等技术上的管理职能才可取得职务发明的权属或共有权。

　　综上所述，无论是原单位还是实际工作单位，在发明人完成职务发明时，只要起到了发明技术成果相应的指派研发任务、确定研发方向等技术上的管理职能时，即可取得职务发明的权属或共有权。

　　二、使用实际工作单位的物质技术资源对职务发明归属的影响

　　对于“主要利用本单位物质技术条件”完成的职务发明，学界因完成发明对物质技术条件的依赖性，常称之为“依赖型发明”。【7】在本文讨论的一些情况下，研发人员在调派后会使用实际工作单位的资金、设备、原材料、技术秘密等物质技术条件进行研发，而研发任务全程是由原单位指派（当然，也有可能出现反过来的情况，由实际工作单位指派研发任务，而由原单位提供物质技术条件）。对此，《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》（2001年，以下简称“审理技术合同纠纷纪要”）第6条做出了规定：

　　“完成技术成果的个人既执行了原所在法人或者其他组织的工作任务，又就同一科学研究或者技术开发课题主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果的权益，由其原所在法人或者其他组织和现所在法人或者其他组织协议确定，不能达成协议的，由双方合理分享。”

　　因此，双方可协议约定归属，而若实际工作单位同意原单位无偿或以支付使用费为对价使用这些物质技术条件时，也可推知实际工作单位同意原单位完全取得专利申请权的意思。

　　但若双方未做约定或未明确同意使用物质技术条件时，专利申请权将由双方合理分享。第6条中并未限定合理分享的方式，可能有共享技术成果（由双方共有，或一方持有并授予另一方实施许可），也可能是共享经济收益（如分享经济收益，或返还研发所依赖物质技术条件的经济价值）。但如果一律认定由双方共享技术成果，在原单位原本不愿意新单位通过投入资金和常见物质条件取得技术成果时，就未免有失妥当，特别是在常见的发明人的原、新单位之间的职务发明权属纠纷中（例如发明人从原单位离职后一年内，利用新单位物资继续完成原单位研发任务的发明），原单位通常并没有共享技术成果的意思，因此难以判定由双方共享技术成果。

　　从物质技术条件的分类来看，包括物质条件和技术条件，物质条件指资金、设备、器材、原材料，技术条件则指未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术。一些学者从条件的“可替代性”考虑不同类型条件的贡献价值，进而考虑是否属于职务发明——可替代性较低的条件的贡献更大，依赖其完成的发明属于职务发明，反之则可能不属于。由于利用技术条件完成发明时，往往是在技术条件的基础上完成的，其可替代性较低；而物质条件中，一般物质条件，包括资金以及普通设备、零部件、原材料等条件通过公开渠道是可以获取的，单纯从技术角度而言，可替代性较高；而一些专用的设备、原材料可能难以从公开途径获得，并包含本单位的一些专有技术，可替代性较低。【8】上述的“一般物质条件”可称为“物资投入”，技术条件和“专有物质条件”可称为“技术投入”。

　　尽管“可替代性”标准的观点并未得到学界和法院的普遍认同——原因之一在于，物资投入尽管可以公开取得，但雇员通常无力负担研发资金和使用设备物料的费用，而很多法院也未采取将物质技术条件的“专有性”和“不可替代性”作为认定职务发明的标准。【9】换句话说，即使从技术角度而言，完成发明对物资投入没有很高的依赖度，但从财务角度而言，由于一般雇员难以负担研发资金，仍然需要依赖雇主的物资投入完成研发。因此，在一般的雇员与雇主之间的权属纠纷中，物质条件是否专有不能成为判断是否属于职务发明的因素——当然，技术投入一方可以获取职务发明权属并无争议。

　　而在本文探讨的两个单位的职务发明权属争议中，笔者认为，一方面可以考虑研发项目对实际工作单位物资投入在财务上的依赖度（主要是指原单位的研发资金是否紧张，是否无力或无计划负担该研发项目的投入，派遣发明人至实际工作单位是否是为了依赖其物质条件完成该发明），另一方面可以考虑双方合作模式来推断双方对权属分配的意愿，并参考“技术合同司法解释”第19条第2款对于技术开发合同是否实质上属于技术委托合同的规定。

　　例如，如果在研发过程中对实际工作单位的财务依赖度很高，这种情况下双方合作的目的正是利用实际工作单位的物质条件进行研发，则可以认为实际工作单位有权从技术上分享技术成果，应当获得专利共有权，或者由于实际工作单位仅提供资金、物质条件而比较接近“技术合同司法解释”第19条第2款的情况，类似于委托开发合同，因而至少应当获得无偿实施许可；而如果发明人被调派的目的主要是合作完成其他研究项目，该研究项目仅是在主要工作之外完成，而且对实际工作单位的财务依赖度也很低，则可认为双方的合作并不是要利用实际工作单位物质条件研发，因此实际工作单位并不应当从技术上分享技术成果，可通过返还研发资金或一定比例的收益等方式，由原单位从经济上补偿或回报实际工作单位。

　　三、调派员工完成开发任务时的技术归属总结

　　根据以上法律法规、案例以及学术观点，在关联单位或者合作技术开发的单位之间，按照研发项目管理方式以及提供的物质技术条件情况进行分类，原单位或实际工作单位能否取得职务发明的权属或共有权的规则，笔者进行如下总结：

　　（1）原单位或实际工作单位承担指派研发任务、确定研发方向等技术上的管理职能时，可以取得职务发明的权属或共有权；

　　（2）原单位或实际工作单位仅承担行政管理工作等辅助性工作时，不能因此取得职务发明的权属或共有权；

　　（3）发明人在完成发明时主要利用了原单位或实际工作单位的专有技术等技术条件，原单位或实际工作单位可以取得职务发明的权属或共有权；

　　（4）发明人在完成发明时是执行原单位或实际工作单位一方的研发任务，但主要利用了另一方的资金、设备、材料等在技术上可替代的物质条件，如果指派任务的一方对该物质条件的财务上依赖度很高，则提供物质条件的一方可取得共有权或至少取得无偿实施许可；

　　（5）如第（4）种情况下，如果指派任务上述物质条件的财务上依赖度很低，则提供物质条件的一方不应当取得职务发明的共有权。

　　注释

　　【1】在《专利法》最新修订案的送审稿（2018年12月）中，主要利用本单位物质技术条件的发明已经不再法定地归属于职务发明了，如通过的修订案中采纳了该方案，则在本文中所讨论的情况中无需考虑该问题。

　　【2】《专利法》第6条以及《专利法实施细则》第12、13条。

　　【3】“上海静遥网络科技有限公司与章鸿斌专利申请权权属纠纷”，（2017）沪73民初350号，上海知识产权法院，2018年。

　　【4】“北京养鸡业协会与李庆康专利权权属纠纷二审民事判决书”，（2014）苏知民终字第0027号，江苏省高级人民法院，2014年。

　　【5】尹新天：《中国专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社，2012年9月第2版，第54页。

　　【6】见《专利法》第8条和《合同法》第340条的规定。

　　【7】戴哲：《论依赖型职务发明的认定标准——以〈专利法〉第六条为解释对象》，载《法律方法》2020年第1期。

　　【8】向波：《职务发明的判定及其权利归属问题研究——兼论〈专利法修改草案〉第6条的修改和完善》，载《知识产权》2016年第9期。

　　【9】同前注4。