文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　◆修改的一般规定

　　欧洲专利公约第123条对于欧洲专利申请和欧洲专利的修改进行了一般规定。根据欧洲专利公约第123条所述，（1）欧洲专利申请或欧洲专利根据细则的规定在EPO进行修改。申请人应根据自己的意愿修改专利申请，且修改机会不止一次；(2)欧洲专利申请或欧洲专利修改的内容不能包括超出专利申请提交时所要保护的主题，且；（3）欧洲专利修改的内容不能超出专利权所授予的保护范围。

　　根据欧洲专利审查指南所述，虽然欧洲专利公约中规定了申请人有对专利申请或欧洲专利提交修改的权利，但是该权利仅限制在实质审查程序中、专利异议程序中以及专利限制程序中使用。在这三个程序中提交修改，申请人还必须考虑两个因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被审查员接受（allowable）？

　　由字面意思来看，受理（admissible）偏向于形式审查，接受（allowable）偏向于实质审查。从实践来看，欧洲专利申请和欧洲专利的修改如果想成功，确实必须同时满足形式和实质上的要求。

　　修改可受理的一般规则是无论在实审程序中、异议程序中和限制程序中都在规定的期限内提交了修改。修改可接受的一般规则是（1）不能增加原始申请中未披露的主题；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得权利要求出现不清楚问题；（3）不能扩大专利权所授予的保护范围。

　　◆修改的时机

　　欧洲专利公约第123条中所提及的对修改作出具体规定的细则条款主要指的是欧洲专利公约实施细则第137条。根据细则第137条所述, （1）在收到欧洲检索报告之前，除非另有规定，否则申请人不能修改一件欧洲专利申请的说明书、权利要求和附图；（2）在EPO依据细则第70a条第1款或第2款，或第161条第1款下发通知书时，申请人可以根据自己的意愿修改说明书、权利要求和附图，并与答复该通知书的争辩意见、纠正或修改一起提交给EPO；（3）未获得审查部门的同意，不能进一步的修改；（4）当根据前述（1）-（3）提交修改时，申请人需要标记修改内容并指出在原始提交申请中的修改基础。若审查部门指出提交的修改未满足前述任一要求，可以请求申请人在一个月内补正；（5）修改后的权利要求不能涉及未经检索的主题，该主题不能与原始提交的要求保护的发明创造或者成套的发明创造形成一个单一的总发明构思。修改后的权利要求也不能涉及依据细则第62a条或第63条不予检索的主题。

　　依据细则第137条，申请人只有在收到欧洲检索报告以后，才有机会修改说明书、权利要求书和附图。依据细则第70a条第1款，对于欧洲直接申请来说，申请人可以通过答复检索报告对申请文件进行修改；依据细则第70a条第2款，对于PCT进入欧洲地区阶段的申请来说，申请人可以通过答复补充检索报告对申请文件进行修改；依据细则第161条第1款，对于PCT进入欧洲地区阶段的申请来说，申请人可以通过答复EPO依据细则161和162下发的通知来对申请文件进行修改；依据细则第161条第2款，对于PCT进入欧洲地区阶段的申请来说，申请人还可以在自优先权日起31个月的进入地区阶段期限内提出修改。

　　由上可以看出，在欧洲提出修改的时机，主要有以下几个节点:

　　a）检索报告下发之前

　　根据一般规则来说，在欧洲检索报告下发之前，申请人不能对申请文件进行修改。

　　但是对于PCT进入欧洲地区阶段的申请而言，实际上，在PCT国际阶段申请人已经收到了国际检索报告，EPO的检索部门在PCT进入欧洲地区阶段以后仅会针对该申请出具一份欧洲补充检索报告。若申请人已经在PCT国际阶段依据PCT条约第19条和/或第34条对申请文件进行了修改，那么在进入欧洲地区阶段时仅需要依据欧洲专利公约细则第159（1）(b)条指明原始文本以及修改文本即可。申请人也可以依据欧洲专利公约细则第161条第2款，在进入欧洲地区阶段时提出修改请求。

　　b）检索报告下发之后

　　依据细则第137（2）条，在欧洲检索报告和欧洲检索意见下发以后，申请人必须答复欧洲检索意见，在答复的同时，申请人可以根据自己的意愿修改说明书、权利要求和附图。针对EPO作为国际检索单位、国际初步审查单位或国际补充检索单位的国际申请，在进入欧洲地区阶段时，EPO不再出具检索报告，申请人需要在收到国际检索报告、国际初步审查报告或国际补充检索报告时进行答复，并根据自己的意愿修改说明书、权利要求和附图。若申请人没有在前述答复期限内提出修改请求，那么只能等待实审阶段的修改机会了。

　　c）第一次审查意见下发之后

　　根据一般规则，申请人也可以在实审阶段对申请文件进行修改。但是在实审阶段，是否受理申请人提出的修改，实审部门被赋予了自由裁量权。在这种自由裁量权下，实审部门必须考虑所有相关因素，特别是，要把握申请人获得有效专利权的利益与EPO有效结束实审程序之间的平衡。

　　实审部门依据细则第137（3）条拒绝受理修改的裁量必须是合理的，同时实审部门也不能拒绝提前受理修改。

　　若修改被实审部门受理，接下来的程序将基于修改后的说明书、权利要求和附图进行，但是修改被实审部门受理并不意味着修改后的内容是可被接受的，也就是说该部分内容仍然可能被审查员提出驳回意见。

　　在实审部门依据细则第137（3）条评估是否受理修改时，需要充分评估个案的情况以及程序的阶段。如果被认为申请人已经有足够的机会对申请文件进行修改的话，特别是，当修改引入了之前被审查员指出的缺陷时，通常此类修改被认为是不可被受理的。

　　根据EPO的指引，为了节约程序和达到申请人获得有效专利权的利益与EPO有效结束实审程序之间的平衡，建议申请人越早提出修改越好。

　　对于已经被认为是可授权权项进行限制性的修改，和以明显可取方式地对说明书或权利要求进行更清楚的修改，被认为是可被受理的。

　　在答复官方审查意见时，对缺陷的明确修改，且该修改未导致新的缺陷，则也被认为是可被受理的。

　　影响实审部门评估是否受理修改的另一个因素是修改是否会导致案件文档的变化。当申请人通过审查员的引用或者是从其他渠道获知到存在高度相关的现有技术时，可能对说明书或权利要求书进行大篇幅的修改。在此种情况下，实审部门需要在对申请人的公平和避免 EPO过度不合理的额外工作以及不必要的延误之间寻找一种平衡。

　　根据实践可知，若修改超出了EPO已经检索过的范围，或是修改添加了已经被认为是不可授权的主题或是添加了申请人已经删除的主题，或是提交口审请求时产生异议的修改，通常都被认为是不可受理的。

　　d）同意授权之后

　　若实审部门已经同意授权，且申请人已经对申请文件进行了多次修改，那么通常情况下，实审部门不再受理申请文件的修改，除非申请人给出充分理由说明只在此阶段进行修改的原因。

　　e）授权通知下发之后

　　依据细则第71（3）条，实审部门决定授权欧洲专利前，需要通知申请人有关授权文本与相关的著录项目信息，并在通知中告知申请人需要在授权通知下发之日起的4个月内缴纳授权公告费以及提交另外两项官方语言的权项译文。在前述期限内，申请人可以依据细则第71（6）条，提交合理的修改或改正，若实审部门同意该修改或改正，将重新下发新的授权通知，若不同意，将重启实审程序。

　　◆修改的最佳时机

　　由上文可以看出，欧洲修改主要涉及的条款是欧洲专利公约第 123条, PCT进入欧洲地区阶段时修改依据的主要条款是欧洲专利公约实施细则第161条。根据欧洲专利公约第 123条，申请人在欧洲专利申请中的各程序都有修改机会，且不止一次，另修改不能超范围。依据欧洲专利公约实施细则第70a（1）条，对于欧洲直接申请来说，在提出申请后，第一次修改申请文件的机会是通过答复检索报告对申请文件进行修改；依据欧洲专利公约实施细则第161（1）条，对于PCT进入欧洲地区阶段的申请来说，进入地区阶段以后，第一次修改申请文件的机会是通过答复依据细则第161和162条的官方通知来对申请文件进行修改。在前述修改机会中，申请人可以对申请文件进行广泛地修改，甚至是扩大权利要求的范围，EPO必须受理（admit）该修改内容，但是是否接受（allow）该修改内容还需要后续程序的审查。而后续的修改中，欧洲专利公约为修改设置了限制条件，也为审查员赋予了裁量权。因此，笔者认为申请人一定要把握好这第一次修改申请文件的机会。