文/北京集佳知识产权代理有限公司 高扬

　　在美国专利实务中，基于35 U.S.C. 112（下称112条）的质疑是常见问题之一。笔者在此对其进行简单地总结，希望能起到抛砖引玉的作用。

　　在2011年9月15日签署的《美国发明法案》（America Invents Act,简称AIA）中，第112条对说明书进行了规定，主要在六个方面进行规定：（a）一般规定（in General）；（b）结论（Conclusion）；（c）格式（Form）；（d）从属权利要求援引其他权利要求（Reference in Dependent Forms）；（e）含有多项从属权利要求的权利要求援引其他权利要求（Reference in Multiple Dependent Form）；（f）组合发明的权利要求构成要素（Element in Claim for a Combination）。

　　其中，基于112（a）和112（b）的质疑更为常见。

　　一、基于112（a）的质疑

　　112（a）的具体内容及翻译如下：

　　 (a)In General.—

　　The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

　　说明书应当包含发明的书面描述，并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且说明书还应当提出发明人所想到的实施其发明的最佳实施方式。

　　在实务中，审查员通常会从书面表述（written description）、能够实现（enablement）和最佳实施方式（best mode）等角度进行驳回。

　　基于112（a）提出的质疑主要是由于审查员认为权利要求的内容无法得到说明书的支持，或者审查员认为权利要求的内容无法根据说明书中提供的信息实现。

　　例如，在笔者经手的一个案子中，申请人要求保护一种含有新型益生菌的组合物，但是没有及时提交生物保藏证明。审查员基于112（a）提出本领域技术人员无法实现说明书中的内容。经过分析，最终我们通过补交生物保藏证明的方法克服了这项质疑。

　　在另一个案子中，在RR阶段中，申请人删除了权利要求中对“粉剂”的限制。审查员基于112（a）提出质疑，认为如果没有对“粉剂”的限制，则可以理解为所有的“粉剂”都可以实现相关权利要求中提到的效果，这显然与说明书中的记载不同。经过分析，最终通过重新根据说明书对“粉剂”进行定义克服了这一质疑。

　　有时候，代理人也可以通过抗辩方式回应112问题。如，某案件中，审查员认为权利要求中的效果A不能实现。代理人通过提交实验数据和相关文献证实了这一效果的可行性，从而克服了这一质疑。

　　二、基于112（b）的质疑

　　(b) Conclusion.—

　　The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

　　说明书应当推导出一个或多个权利要求，这一个或多个权利要求特别地指出并且清楚地申明申请人视为其发明的主题。

　　112（b）中要求：权利要求书必须阐明发明的主题；同时明确地对其定义并指出其保护界限。

　　引起基于112（b）的质疑的原因很多。很多时候，由于权利要求书中存在指代不明确的问题，审查员会基于112（b）提出质疑。比如，在笔者经手的一案件中，权利要求中涉及参数A，但是该案的说明书中有两个相似的参数都可以对应参数A。通过分析，我们通过修改该参数的定义进行了答复。

　　在专利出口的过程中，翻译不够精确也可能引起基于112（b）的质疑。例如，在某一案件中，申请人要求保护一种含有“白术”的中药组合物。其中，白术被翻译为“Rhizoma Macrocephala”，审查员认为“Rhizoma Macrocephala”是一个物种的名称，指代范围过于宽泛，不能够很好地界定发明主题。经过分析，最终通过将对应翻译修改为《中国药典》中记载的“Atractylodes macrocephala Koidz”克服了这一问题。

　　很多时候，基于112（b）的质疑是撰写阶段的疏忽，如拼写错误、上下标错误造成的。这类问题需要代理人在新申请阶段进行认真审核，尽量减少这类问题。在此不一一举例。

　　有的时候不同审查员的评判标准可能也不尽相同。在笔者经手的一个案子中，审查员认为权利要求中某一个比例的数值中出现了括号，审查员以此为由提出了质疑。但是，在笔者经手的一个已授权案件中，审查员并没有对这一问题提出质疑。

　　以上是笔者在实务中对美国专利法112条的一些浅薄的体会，希望可以作为引玉之砖，给大家带来些许帮助。