文/北京集佳知识产权代理有限公司 马骁

　　摘要：对于实质审查阶段创造性审查意见的答复，推荐理清技术，发现审查意见中的事实认定、推理逻辑、特征对应关系，从技术角度质疑、反驳审查意见或修改权利要求，进而论证权利要求具备创造性。

　　关键词：创造性，权利要求，技术，公知常识，容易想到

　　一、引言

　　专利法第22条第1款规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。专利法第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。专利法实施细则第53条第1款第3项规定了申请不符合专利法第22条是发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形之一。专利法实施细则第65条第2款规定了被授予专利的发明创造不符合专利法第22条是无效宣告请求的理由之一。可见，发明专利申请的权利要求不具备创造性可导致最终申请被驳回；发明专利的权利要求不具备创造性可导致该权利要求被无效。发明专利申请具备创造性是授权的必要条件；发明专利具备创造性是维持其有效性的必要条件。

　　因此，在发明专利申请的实质审查阶段、复审阶段，发明专利的无效阶段，权利要求是否具备创造性是常见的争论焦点。

　　本文结合一个案例就实质审查阶段创造性审查意见应对策略作一些分析和讨论，希望能对发明专利申请的撰写、实质审查阶段创造性审查意见的答复提供一些参考。

　　二、案情介绍

　　该案例（下称本申请）为一件进入中国国家阶段的PCT发明专利申请，其中，该PCT公开语言为英文，申请人的国别为美国。本申请技术上涉及一种音频数据的编码和解码。在实质审查阶段，审查员针对本申请发出总计三次的涉及创造性的审查意见通知书。最终，通过代理人的努力，在未针对创造性审查意见对权利要求作出修改的情况下，本申请获得了授权。

　　本申请的第一次审查意见通知书引用了两篇对比文件，都涉音频数据的编码和解码，技术领域和本申请相同。在评述权利要求1的创造性时，审查员使用了对比文件1结合对比文件2及本领域公知常识。在后续的创造性审查意见中，审查员未增加新的对比文件。

　　三、分析与讨论

　　1.关于公知常识

　　在本申请的审查历史中，审查员明确认定了权利要求中属于公知常识的特征。在答复审查意见时，代理人未采取以下策略：对该公知常识认定提出质疑。采取这样的策略的一个原因是，认定的属于公知常识的特征并不是申请人关注的核心技术手段。可以明了，不对审查员明确认定的公知常识进行质疑可以降低申请被驳回的风险，相对的可以把更多的精力放在更有效、更有力量、 更有把握的争辩方式上，从而有利于最终申请获得授权。

　　从目前的审查实践看，很多创造性案件的审查意见中，公知常识的认定并不恰当。出现了将发明人反复强调、声明的解决所提出技术问题的核心技术手段当做公知常识情况，并且极少提供公知常识证据。在后续答复审查意见时如果仅仅主要争辩公知常识，而审查意见形式上又无问题时，申请被驳回的可能性很高。鉴于这种情况，在答复创造性审查意见通知书时，主着力点不可放在争辩公知常识，以避免被驳回。驳回将导致审查程序更长，并且复审时撤销驳回的可能性很低。因此，在答复创造性审查意见时，单纯争辩区别技术特征不是公知常识是不优选的。

　　上述现象也引申出一个新的结论：如果审查员在评创造性时，使用的是一篇对比文件结合公知常识，且将申请人认定的发明点当作公知常识，则这种审查意见相对是较难答复的。对待这样的审查意见，通常的策略都需要以对权利要求添加特征为前提。进一步的，建议在撰写时，构思多个核心技术点，并且多个核心技术点之间应该存在紧密的技术关联。从而为在创造性答辩时留出多的修改选项，提高申请最终被授权的概率。

　　当然，需要明了的是，争辩公知常识的好处在于：保证申请人的利益；如果争辩成功，可以获得大的保护范围。

　　因此，要基于申请人的预期、驳回可能性确定是否争辩公知常识。

　　2.关于技术

　　在答复本申请的审查意见通知书中，代理人采取的策略是：剖析技术，寻找审查意见中技术认定上的破绽、推理上的破绽，点明问题，积极沟通，洞悉审查员的真实观点，使审查员认识到通知书中的分析、认定在技术上缺乏合理性。这样的材料的优势是：由于技术是客观的，富有逻辑性，这样做更容易使审查员认识到及接受特征对比有误、事实认定错误、推理不合逻辑。而且，一旦在创造性评述中，审查意见出现上述问题，审查员不能立即驳回。和公知常识质疑相比，审查员因为无法给出在技术上合理的反驳理由，并且审查员出错在先，所以审查员更容易接受特征对比有误、事实认定错误、推理不合逻辑的质疑，从而促使审查员产生授权倾向。在发现对比文件确实对本申请权利要求的技术方案缺乏启示后，审查员会倾向于授权，尤其是在多次通知书之后。从这一点上讲，为了获得授权而在第一次审查意见通知书中充分答辩通常是难以凑效的，尤其是在未充分了解审查员的真实观点的情况下。在争辩的用词上，推荐使用提问方式，不宜直接给出结论，断定审查意见错误。

　　对于本案，在剖析技术时，具有一定的难度。因为，本申请是从英文翻译而来，由于中西方思维习惯、表述习惯的差异，申请文件可读性较低，理解起来存在一定的障碍。再加上存在诸多专业术语，先期花费了较多的时间理解技术。在这当中，虽然表述造成了理解障碍，但是专利申请文件也是一种技术文献。每个申请的每个技术手段必然为了一定的技术目的而存在，并且各效果之间通常都存在因果关系。因此，基于效果、因果关系，理解技术方案是一种行之有效的手段，即使申请文件行文发生跳跃，忽略或隐藏了一些技术节点。必要时，可以采取“大胆假设，小心验证”的方式对申请进行剖析。

　　进一步地，申请文件可读性较低，对审查员也会产生理解起来存在一定的障碍的问题，尤其是在任务重、检索噪音大的情况下。对于确实对现有技术有贡献的专利申请，可读性较低对于提高实质审查阶段授权概率是有利的。尤其是，可读性低可以是由于表述严谨造成的。

　　本申请在答复审查意见通知书时，一个关键的争辩点是对核心技术手段中的一个术语的含义。而本申请在撰写时对该术语已有清楚的定义和解释，并且权利要求也体现了定义。可见，在撰写申请文件时，对于核心技术手段中的术语，给出清楚的定义和解释是至关重要的。注意：这里将术语定义清楚是指使审查员能够理解，而不是细分领域的专业技术人员。从这一点上讲，申请文件由专利代理人而非细分领域的专业技术人员撰写是非常必要的。

　　对于本申请，审查员在第一次审查意见通知书中在关于权利要求1不具备创造性的评述方面是中规中矩模式化的，其中，对于区别技术特征的论述使用了“容易想到”。对于这种表述，通常意味着：该处是答辩意见的突破口。这是因为：“容易想到”需要结合对比文件公开的内容及本领域普通技术人员的基于本领域普通技术知识的合理的简单逻辑推理；但是通常，对比文件的教导会阻碍本领域技术人员得到区别技术特征。对于本申请，代理人通过技术剖析，就发现对比文件2实际上就会对得到“容易想到的区别技术”产生阻碍作用，或者发现说审查员的推理出现了跳跃。在答复第一次审查意见通知书时，代理人并不清楚审查员对哪个概念的理解存在问题、推理中隐含使用了哪个普通技术知识。因此对通知书中的“容易想到”提出质疑，请求审查员给出进一步的解释。另外，代理人还发现通知书中特征对比存在认定错误。该认定错误是由于审查员忽略的该特征的直接限定短语导致的。质疑特征对比是答辩审查意见的又一种突破口。在论证权利要求创造性时，审查员不仅可能不能对权利要求的方案进行整体考虑，而且还可能在对特征对进行比时，忽视前导限定词，不能对特指进行整体考虑。因此，在答辩意见中，对该特征对比从技术上进行质疑。第二次审查意见中，虽然审查员的分析更详细了，但还是整体上结论还是存在问题，并且无法判断具体审查员是在哪里存在误会，导致审查员认为“容易想到”，于是代理人顺着审查员的思路，进一步解释了技术，以提问方式提出了质疑。需要指出的是，从第二次审查意见通知书可以看出，审查员并未将本申请的发明点认定为“公知常识”或“容易想到”，这对本申请最终能够顺利授权是重要的。在第三次审查意见通知书中，审查员给出了更细致的说理，并进行了举例说明。从而在第三次审查意见中，审查员的真实观点中的错误点被暴露、被明确化。针对该错误点，代理人有针对性的对本申请、对比文件的技术方案进行了分析，从技术原理角度指出特征对比不合理，对比文件结合后的方案和本申请完全不同，对比文件对得到本申请的方案缺乏启示。由于通过举例方式对权利要求的技术方案进行了易于理解且直观的描述，审查员意识到了问题，从而认可了权利要求的创造性。

　　最后，需要补充说明的是，如果本案审查员用了一篇对比文件结合公知常识否定创造性，这种情况通常比较难处理，尤其是审查员将说明书中强调的核心技术手段认定为公知常识时。本申请能够成功授权，一方面是由于本申请的方案确实保护对现有技术有贡献的具有一定的复杂程度的核心技术手段，另一方面是由于审查员试图用对比文件2证明本申请的核心技术手段基于现有技术容易得到。

　　四、结论

　　在实质审查阶段，在答复有关创造性审查意见的审查意见通知书时，为了保证争辩成功、有效，推荐充分理解技术、吃透概念、把握特征间的联系，从技术角度质疑审查意见中的事实认定、推理逻辑、特征对应关系。尤其是，可以基于技术原理，将特征对比、“容易想到”作为答辩意见的突破点。如有可能，应避免就明确认定为公知常识的特征进行争辩。对待将发明点认定为公知常识的审查意见，需要谨慎处理，防止处理不当，导致迅速被驳回。