文/北京市集佳律师事务所 戈晓美

　　一、立法沿革及相关法律条款

　　2008年第三次修正的《专利法》第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”

　　该条款是在2000年第二次修改《专利法》时首次增加的条款，原始表述为：“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”

　　2010年修订的《专利法实施细则》第六十六条第三款规定：“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委不予受理。”

　　2015年1月第二次修正的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五、十六条规定：“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益”；“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。”

　　二、法律适用过程中的几个突出问题

　　1.该请求人主体资格应否受到限制？

　　在2015年北京高院审结的上诉人专利复审委与天一昭和陶瓷有限公司的专利权无效行政纠纷二审判决书中[1]，北京高院认为：“《专利法》并未对提出无效宣告请求的主体资格作出限制性规定，包括在先取得合法权利的主体以外的任何单位或者个人，只要认为已获授权的外观设计专利权违反了《专利法》第二十三条的规定，即可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”

　　在2017年北京高院审结的上诉人斯特普尔斯公司与专利复审委的专利权无效行政纠纷二审判决书[2]中，北京高院针对该问题从目的解释、体系解释以及公共利益三个方面进行了详细的论述，其认为：请求人主体资格应当受到限制，限定为权利人或利害关系人的结论符合对专利法整体立法宗旨的理解。其主要理由为：当外观设计与他人的在先权利相冲突时，实质上是对特定主体合法民事权益的损害，并非对不特定社会公众利益的损害，也不应以“公共利益”为视角进行价值得失的判定。因此，是否主张侵权救济是权利人或利害关系人就自身权利的有效处分，他人无权代为主张或干涉。

　　在2017年北京知产法院审结的上海心演商贸有限公司与专利复审委的专利权无效行政纠纷一审判决书[3]中，北京知产法院与2017年北京高院的判决持一致观点，即请求人以在先权利冲突为由提起专利无效请求时，该请求人主体资格应当限定为：权利人或利害关系人。

　　在此后的判决中，笔者未见对请求人资格持不受限制之观点的判决，多是在以2017年北京高院判决为参照。

　　2.在先权利的时间起算点是“专利申请日”还是“授权公告日”？

　　确定某一外观设计是否与他人在先取得的合法权利相冲突，需要首先确定的即是在先权利的时间点基准。

　　对该问题的争议曾在复审委与河南省正龙食品有限公司之间的专利权无效行政纠纷一案异常火热，一审法院北京一中院[4]认为：对于外观设计专利权在先权利的判断，应以外观设计专利权的授权公告日为准，在该日前已合法存在的权利或权益构成外观设计专利权的在先权利，并且在判决中以大篇幅的详细论述了不能认同外观设计专利的“专利申请日”作为判定在先权利时间点的做法的原因。

　　但在本案二审判决[5]对于原审判决关于应以外观设计专利权的“授权公告日”而非“专利申请日”作为判断在先权利的时间标准的观点错误进行了纠正，认为：应以“专利申请日”为“在先取得”的时间起算点。

　　参照现行专利法已经将时间起算点由“在先取得”明确为“在申请日以前已经取得”，因此对该问题的争议已不复存在。

　　3.权利冲突的判断基准

　　•3.1判定与注册商标权相冲突的具体方法

　　在复审委与河南省正龙食品有限公司之间的专利权无效行政纠纷一案中，北京一中院[6] 认为：

　　判断外观设计专利权是否与在先注册商标专用权产生冲突，应依据商标法中有关侵犯注册商标专用权行为的相应规定予以判定。

　　具体地，外观设计专利的正常使用行为在符合以下要件的情况下，应被认定为构成侵犯注册商标专用权的行为：

　　（1）外观设计专利产品中对于涉案标识的使用系商标意义上的使用，即该标识的使用具有区分商品或服务来源的作用；

　　（2）外观设计专利产品中使用的标识与注册商标相同或相近似；

　　（3）外观设计专利产品所使用的具体商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务相同或相类似；

　　（4）外观设计专利产品中对该标识的使用可能使注册商标核定使用商品或服务的相关公众对于商品或服务的提供者产生混淆误认。

　　•3.2判定与著作权相冲突的具体方法

　　同样的，判断外观设计专利权是否与在先著作权产生冲突，应依据著作权法中有关侵犯著作权行为的相应规定予以判定。

　　判断外观设计专利权是否与在先著作权构成冲突，需要审查的要件包括：

　　第一，在先著作权的认定。

　　对于在先权利的证据，根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，当事人可以提供涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，作为证据。

　　第二，是否接触到了该美术作品。

　　如果在先著作权作品已为公众所知，该公众属于不特定的人，则可以推定涉案专利专利权人有接触作品的可能性，存在接触的可能性即可，并不要求证明专利权人实际知悉该作品的证据。甚至，如果在先著作权作品本身独创性较高，且涉案专利与该在先著作权作品存在高度相似的情况下，即便没有证据表明专利权人接触或者可能接触该在先著作权作品，也可以推定涉案专利专利权人接触过该作品。

　　第三，涉案专利与该美术作品是否构成相似。

　　比较涉案专利与该美术作品是否相似，应当排除公有领域元素，重点比较作品的独创表达方式部分。

　　4.一点困惑：与知名商品特有包装或装潢使用权相冲突的判断

　　如前所述，先行法律已经明确在先权利的范围包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

　　生效判决[7]亦已经认可：现行法律、司法解释并未将《专利法》第二十三条中的“合法权利”限定为法律已明确规定的法定权利，而将其他法律上的合法权益排除在外。故《专利法》第二十三条中的“合法权利”包括依照法律法规享有并且在涉案专利申请日仍然有效的各种权利或者利益，例如商标申请权。

　　笔者的困惑在于：与知名商品特有包装或者装潢使用权相冲突的法律适用问题（现行反不正当竞争法已修改为有一定影响的商品包装装潢）。如果某一商品的包装或者装潢在专利申请日之前已经达到了知名或者具有一定影响的程度，那么无效请求人完全可以依据在申请日前已经公开使用的理由来提起无效请求，并且以后者来主张的证明难度要远低于依据与知名商品特有包装或者装潢使用权相冲突的理由主张的难度。那么，该条的适用空间何在？

　　参考文献：

　　 [1]（2014）高行终字第31号

　　 [2]（2016）京行终2901号

　　 [3]（2015）京知行初字第5601号

　　 [4]（2010）一中知行初字第1242号行政判决

　　 [5]（2011）高行终字第1733号

　　 [6]（2010）一中知行初字第1242号行政判决

　　 [7]（2011）高行终字第1733号