文/集佳知识产权代理有限公司 张海永

　　一、引言

　　在专利审查过程中，申请人经常会遇到审查员采用公知常识（common sense）和现有技术参考文献结合的方式来否定专利申请的创造性的情况。在美国专利申请实践中，也会遇到审查员以公知常识为基础得出权利要求中的特征都被现有技术公开的结论。在得出申请不具有创造性的过程中，审查员经常是直接抛出结论而省略具体的分析过程，而根据美国以往的判例法，审查员在依赖公知常识驳回专利申请时，需要提供实质性的证据支持和具体的分析过程，而不能仅仅做出结论性的声明。事实上，不仅是审查员，甚至是专利上诉委员会（PTAB）也会出现类似的对公知常识的误用。

　　二、Arendi S.A.R.L. v. Apple,Inc案情梗概

　　在2016年的Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，联邦巡回上诉法院撤销了上诉委员会的一项决定，原因是上诉委员会在显而易见性分析中误用了公知常识。在审判意见中，联邦巡回上诉法院裁定上诉委员会用来驳回涉案专利创造性的单个现有技术参考文献没有提及涉案专利权利要求的一个关键特征，并重申了法院对使用公知常识来驳回专利申请的谨慎态度。联邦上诉巡回法院的法官认可公知常识在显而易见性测试中的作用，但同时重申在显而易见性测试中，公知常识一般用来提供结合现有技术参考文献的动机而不是现有技术参考文献中相对于权利要求缺失的特征限定。

　　涉案专利7,917,843涉及一种实现用于显示文档的第一计算机程序和用于在外部信息源进行搜索的第二计算机程序之间的协调合作的方法。该专利允许用户在停留在第一计算机程序的同时利用第二计算机程序进行搜索。计算机进程分析文档中的第一信息以确定是否可以用第一信息在另一程序中找到相关的第二信息。具体地，涉案专利公开了通过分析文档以确定文档中是否存在姓名和地址信息。第二计算机程序至少以第一信息的部分内容作为关键词在信息源中搜索与第一信息相关的信息。例如，如果在文档中检测到了姓名，则可以该姓名作为关键词在信息源中进行搜索。

　　在之前的决定中，上诉委员会认为，“现有技术参考文献No.5,859,636公开了涉案专利权利要求中除进行搜索之外的全部其他特征”，面对现有技术参考文献缺少权利要求中的限定的情况，上诉委员会以公知常识来填补了缺失的限定，认定涉案专利权利要求1-2，8，14-17，20-21，23-24，30，36-39 以及42-43无效。上诉委员会的理由是，基于公知常识，本领域技术人员出于避免重复的目的，会在将现有技术参考文献中将电话号码添加到通讯录之前在通讯录中搜索该电话号码。

　　三、法庭裁决

　　涉案专利的专利权人Arendi争辩没有证据支持上诉委员会的决定，即本领域技术人员基于公知常识会在将电话号码添加到通讯录之前会预先在通讯录中进行搜索以确定其中是否存在重复号码，现有技术参考文献仅仅公开了基于文本进行文字识别。

　　在法庭审理环节，双方都承认在数据库中进行数据搜索是现有技术。只不过，被上诉人Apple Inc.提出既然数据库中进行数据搜索是现有技术，那么在数据库中搜索电话号码不过是公知常识。

　　上诉法院并未接受被上诉人争辩。联邦巡回上诉法院确实同意被上诉人的观点，即在现有技术中可以找到在数据库中搜索数据这一更广泛的概念。联邦巡回上诉法院提出的问题与被上诉人所依据的推断有关。被上诉人未能说明为什么从搜索数据库的一般知识推断出在现有技术参考文献添加搜索电话号码的特征是显而易见的。根据上诉法院的裁定，被上诉人未能说明为什么通过首先搜索具有相同电话号码的条目对于“添加到通讯录”功能来说是常识。对于苹果公司来说，他们并未提供足够的证据和论证来说明现有技术参考文献相对于涉案专利缺失的限定属于本领域技术人员的公知常识。

　　四、判例法启示和应用

　　从上述的案例可以看出，美国专利申请中，对以公知常识为基础做出驳回，尤其是对以公知常识来填补现有技术参考文献和专利申请之间的不同，实际上保持着一种非常谨慎的态度，对相关的证据和论证提出了很高的标准。仅仅提供结论性的声明是不够的，必须还要具有非常确凿的证据和详实严谨的论证才能以公知常识来驳回专利申请。

　　在Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，联邦巡回上诉法院提出了三条进行显而易见性分析时适用公知常识的注意事项：

　　1.公知常识一般是用来提供结合现有技术参考文献的动机而非提供现有技术参考文献相对于专利申请缺失的特征限定；

　　2.目前为止，在使用公知常识来提供缺失的特征限定的Perfect Web案中，缺失的特征限定是尤其的简单并且非常直截了当的。Perfect Web案中，涉及的专利包括比较成功发送的电子邮件消息的数量和预定的数量，如果发送的电子邮件消息的数量没有达到预定数量，重复发送邮件的步骤直到达到预定数量。相应的现有技术参考文献相对于该专利缺失的特征限定仅仅是重复发送邮件的步骤。在判决书中，联邦巡回上诉法院指出由于Perfect Web案的特殊性，相关的判例只能作为一个特例而不能作为普遍的规定。事实上，由于其特殊性，Perfect Web案是目前为止唯一的公知常识提供现有技术参考文献相对于专利申请缺失的特征限定的案件；

　　3.最后，联邦巡回上诉法院重申了其之前的立场，指出无论是用公知常识来提供结合现有技术参考文献的动机还是提供缺失的特征限定，仅仅公知常识本身和结论性的声明是不足以驳回专利申请的，而必须提供确凿的证据和论证。

　　上述判决在法理上对公知常识的应用范围作了非常严格的规定，即只有在极其特殊的情况下，公知常识才可以用来提供缺失的特征限定。之所以美国专利判例法对公知常识的应用做出如此严格的限制，是源于美国宪法第五和第十四修正案中体现的程序正义原则，“除非有合理怀疑证明构成他所受罪行所必需的一切事实，否则被告人不会被定罪”。专利权作为一种公民权利，在其受到质询或审判时，也只有在有确凿的证据和论证表明专利申请涉及的所有要素都是现有技术时，专利权才能撤销或被否决。在专利法103条款下，权利要求中的每个要素都必须要有对应的证据，才能否决该权利要求的合法性。

　　然而美国专利审查指南（MPEP）2141部分在引用Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中联邦巡回上诉法院的判决意见时，仅仅涉及到第三条注意事项，而没有提到第一和第二条。这就给人一种“现有技术参考文献（或者现有技术参考文献的结合）无须给出意见专利申请的权利要求中所有的特征限定”的印象，事实上在审查指南中也是这样规定的。因此，从审查指南的规定出发，审查员更容易使用公知常识来提供缺失的特征限定。而事实上，这样的规定是不符合判例法精神的。

　　五、结语

　　或许某一天，可以看到对审查指南做出这样的修改：现有技术参考文献（或者现有技术参考文献的结合）必须包含权利要求中所有限定的教导；只有在极个别的现有技术参考文献缺失的特征限定尤其简单并且非常直截了当的情况下，才能依赖公知常识提供缺失的特征限定。

　　受限于笔者的水平，不当之处在所难免，欢迎各位批评指正。