文/集佳知识产权代理有限公司 隋丹丹

　　近年来，越来越多的中国企业重视在海外的知识产权保护。其中，作为世界第一大经济体的美国已成为很多企业进行国际专利布局的首选国家。中国企业在对美贸易中，会遇到许多专利问题和专利障碍，需要灵活运用专利战略，为对外贸易保驾护航。

　　在专利申请阶段，中国和美国专利实践有一些较大的区别，有些区别是相得益彰的，在这种情况下在处理中国专利实践时可以兼顾美国；有些区别是不能兼顾的，在这种情况下按照中国专利实践处理后可以针对美国实践进行相应的改动。这就要求申请人和代理人对中国和美国的专利实践处理采取不同的策略。对此，本文从以下几个方面展开讨论：

　　一、说明书对权利要求书的支持标准

　　在中国专利实践中，在实审过程中，对权利要求的修改和新增的内容需要从原始申请文本中“直接地、毫无疑义地得出”。也就是说，在实审过程中，对权利要求进行修改的内容几乎是需要引用原始说明书或权利要求书中的“原封不动”的描述，否则会以超出原申请范围为理由拒绝这种修改。中国审查员不会接受对说明书中进行的上位概括语言，即使本领域技术人员根据说明书中的内容能够理解或者实施该上位概括。

　　相反，在美国专利实践中，在实审过程中，对权利要求的修改可以是对申请文本的上位概括，只要本领域技术人员根据原始申请文本的内容能够理解或者实施该权利要求中的上位概括即可。

　　因此，在专利实践中，代理人可以针对中美申请进行分别处理。在给中国代理人的指示中，美国代理人对权项的修改有可能是说明书的上位概括，而这种修改在中国往往被认定为超出原申请范围而不被允许。遇到这种情况，中国代理人应该向美国代理人说明不被允许的表述，并提出符合中国实践的权利要求的表述。相反，针对美国申请，在给美国代理人的指示中，中国代理人对权项的修改可以不局限于说明书中明确的描述，只要对权项的修改是根据说明书的内容可以理解的上位概括即可。

　　这就要求在准备申请文本过程中，针对美国和中国专利应该应用不同的策略。例如，针对化合物的基团限定，在美国说明书中“甲基”有可能对修改的权利要求中的“C1-C6烷基”进行支持，而在中国申请中这种修改是不能得到说明书支持的。因此，在撰写过程中，如果这是本发明的发明点，就需要在说明书中除了有“甲基”这种具体描述，还需要有“C1-C6烷基”这样的上位概括的描述，以作为后续修改和支持的基础。

　　二、对权利要求修改的时机和要求

　　美国的专利审查对权利要求的修改要求要比中国的宽松。在美国专利实践中，申请人可以在审查员启动审查程序之前主动修改申请文件。在答复审查意见时也可以主动修改申请文件。这种权项修改可以是针对原始申请文本增加、删除或修改权利要求，而不需要针对审查员的审查意见进行。

　　相对而言，在中国专利实践中，发明专利申请只有在提实审请求时或在收到进入实审通知之日起3个月内，可以对申请文件进行主动修改。其他修改只能按审查员要求进行，或经审查员同意进行修改。并且，如果不是基于对审查意见通知书中对审查意见的答复，一般不允许扩大独立权利要求的保护范围或新增权利要求。

　　因此，针对这两种情况，代理人对权利要求的撰写策略也有所不同。这就要求代理人在中国申请的撰写过程中就应该将权利要求尽可能写完善写清楚，以避免在后续实审过程中由于修改限制而被迫处于尴尬之地。

　　三、对非显而易见性和技术效果的要求

　　美国对专利申请授权的要求为满足实用性、新颖性、非显而易见性要求。而中国对于专利申请授权的要求为满足实用性、新颖性、创造性要求。对于非显而易见性的要求，美国申请在审查过程中只要判断所述发明是否显而易见即可，并不要求本发明与对比文件的区别技术特征在解决某个技术问题时具有特定的有益效果。而在中国专利实践中，审查员在审查本发明是否具有创造性时，需要考虑求本发明与对比文件的区别技术特征在解决某个技术问题时是否具有特定的有益效果。如果没有这样的有益效果，审查员会认为该区别技术特征是常规技术手段，因而认为权利要求不具备创造性。此外，在本发明技术方案与对比文件比较接近时，即使说明书中描述了有益效果，审查员还会认为该区别技术特征是常规的，因为对比文件中也有这样的效果。因此，如果在说明书中有该区别技术特征与有益技术效果在技术上的联系，则对答复是比较有利的。

　　四、审查程序中的后续程序

　　在美国专利实践中，审查员发出最终审查意见（Final Office Action，下称Final OA）后，在答复Final OA时，申请人只能进行权利要求的删除，或者对权利要求进行形式问题的修改，这种修改不能改变权利要求的保护范围，并且不能引起新的问题，以便审查员不进行检索而对权利要求是否可以授权加以考虑。

　　如果申请人认为通过修改权利要求可以克服Final OA中提出的问题，申请人可以请求再审查（Request for Continued Examination，下称RCE），这种RCE请求是不受次数限制的。

　　如果申请人和审查员对于目前权利要求能否获得授权的意见不一致，也就是申请人认为不必进行修改权利要求即具有专利性，则在审查员发出最终审查意见后，申请人还可以启动上诉（Appeal）程序。

　　此外，在申请人有意愿对独立权利要求的保护范围进行缩小时，还可以在审查员发出最终审查意见后通过提交After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0请求继续审查。

　　由此可见，美国专利申请在答复过程中具有比较大的灵活性。在不关注费用的情况下，代理人可以不用一次性将权利要求修改得较窄，因为代理人总有下一次机会根据审查员的审查意见来决定是否需要进一步修改权利要求或采取相应的争辩策略。当然这也跟申请人愿意为审查程序花费多少费用息息相关。

　　相对而言，在中国专利实践中，在审查员发出驳回通知后，申请人没有请求再审查的机会，而只能向专利复审委员会请求复审。在复审程序中，申请人有一次修改权利要求的机会，通常这是最后一次修改的机会。

　　如果申请人不满意专利复审委员会的决定，申请人只能向法院提起行政诉讼程序。在行政诉讼程序中，申请人不能修改权利要求。

　　此外，还有一个寻求继续审查的机会就是提交分案。但是，分案提交的时机是在母案审查程序终结之前。而在母案的审查程序已经结束的情况下，除非审查员提出单一性问题，申请人是不可以基于分案再分案的。也就是说，在母案的审查程序已经结束的情况下，分案申请是申请人的最后一次机会。鉴于中国申请修改和争辩的机会有限，代理人在答复审查意见时，应尽可能把握机会。

　　五、对中美两国审查历史的考虑

　　美国专利在维权时，非常重视申请人在申请过程中对权利要求的修改和争辩。如果在中国专利申请过程中，审查员引用的对比文件和拒绝理由与美国同族相同，则可以基于美国权利要求修改进行相应的修改和争辩。如果审查员引用的对比文件和拒绝理由与美国不同，则要注意在对中国审查意见的修改和答复过程中，不能对美国同族申请产生不利影响。即使在美国审查过程中对权利要求的修改不能克服中国审查员提出的问题，那么也可以将美国对权利要求的修改新增的特征加入到中国申请的从属权利要求中，以防当进入无效程序时，也有作为修改基础的后备权利要求。