文/集佳知识产权代理有限公司 金世煜

　　一、相关概念

　　所谓PBP（product by process）权利要求，即，方法特征限定的产品权利要求，是指至少有部分技术特征是用产品的制造方法来定义的产品权利要求①。例如用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来进行产品权利要求的描述、限定。

　　可见，这是一种特殊类型的权利要求的撰写方式。主要是由于在化学、材料、医药类的发明中，往往受当时的技术水平、分析手段所限而无法详细解析产品结构、组成，此时如不采用方法限定就很难进行描述限定。例如，玻璃、钢铁、陶瓷、树脂组合物、医药物等发明中，其主要成分/组分往往与现有技术难以区别，通常是由特定的生产工艺（方法），得到特定的结构（微观结构往往难以表述或无法表述），产生某种特殊性能（一般可以用参数进行表征），从而解决了某种技术问题。总之，允许这样的介于“产品权项”和“方法权项”之间的特殊权项“PBP权项”的存在，有其合理性，在各国的审查实务中也都给予承认（尽管都有所限制而不受鼓励）。

　　但这样一种“不得不”进行的描述、限定方式，在实务中存在被申请人“滥用”的情况，即，原本可以用结构和组成进行限定的产品权利要求，出于种种目的，而被用PBP权项方式进行撰写，这种滥用不仅在化学领域经常出现，甚至扩展到机械、电学等并不涉及微观结构、组成的领域。这无形中给确定权利要求的保护范围带来诸多问题和争议，因为，PBP权项先天存在着清楚性缺陷，即，这种限定方法无法准确表征产品的结构和组成，其中，又包含2种情况，一种是该产品的结构组成本身就无法表述清楚，这也是PBP权项可以存在的原因所在，也可以说是难以克服的宿命；另一种情况则是，产品的结构和组成原本是可以表述清楚的，但出于各种原因，而采用了PBP权项的撰写方式，这种不清楚是方法特征所带来的额外“负担”，是强加给产品权项的不清楚，对于这种情况实际上是应尽量避免的，故此，笔者也称这种情况为“滥用”。

　　由于PBP权项先天存在的这种不清楚性，引发了对于新创性审查、以及获得授权后权利行使阶段的各种困扰。简言之，目前各国基本上在审查阶段都是采用“物质限定说”来进行审查（中国、日本、美国、韩国等皆然），即，主要看产品的结构、组成是否有新创性。但是在权利行使阶段，对于PBP限定的产品是否受方法限定，各国采用的标准并不一致，例如中国采用的是“方法限定说”②，而日本则采用“物质同一说”③，美国则是2种案例皆有，但更倾向于“方法限定说”④。至于哪一种更合理，与各国的法律实践、产业政策等都有相关性，很难简单评论。中国业界对此也有各种讨论，有的认为应该统一审查阶段与权利行使阶段的标准，都采用“方法限定说”⑤；有的认为，中国的授权阶段和行权阶段的实践对于遏制PBP权项的“滥用”是有效的，等等。

　　然而，追根溯源，PBP权项的根本问题还是清楚问题，或者说是“必要性”问题，能否在问题源头上进行深入的探究和梳理，对于后续的审查和侵权判定将具有极大的参考意义。即，这种先天带有“不清楚”因素的权项是否应该在撰写、审查阶段就加以规制？本文将结合日本的一个重要案例及由此带来的日本审查规程的变化，来比较一下PBP权项在中日审查实务中的差异及由此带来的一些启示。

　　二、PBP权利要求在中日审查实务中的差异

　　首先，对于PBP权项的清楚性问题，中国审查指南只是泛泛地规定如下：“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。⑥”从这种一般性的论述中可知，PBP权项在中国是允许但不鼓励的，虽然对使用有限制性要求，但并没有具体审查标准或罚则，实务中审查员也不会对此（清楚性）进行审查，而以不清楚为由下发审查意见；通常是跳过清楚性（必要性）的审查，以“推定相同”的方式利用“新颖性”或“创造性”条款进行“严格”的审查，由此启动申请人对于相关结构、组成的自陈式说明、举证。

　　而在日本，由于2015年的一件非常著名的最高裁判例⑦，启动了对相关法律规定的修改⑧。现简述该案例如下。

　　日本经典案例：

　　案由：Teva制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其用方法特征表述的产品权利要求（PBP权项）向协和发酵麒麟有限公司和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主张专利侵权。

　　权利要求：包含如下工序而形成的普伐他汀钠：a）形成浓缩的普伐他汀有机溶液；b）普伐他汀作为铵盐沉淀；c）通过重结晶纯化所述铵盐；d）用普伐他汀的钠盐取代铵盐；e）普伐他汀钠分离，并且，普伐他汀内酯掺入量小于0.5％（重量），epiprava掺入量小于0.2％（重量）。

　　被告人产品：被告人生产医药品普伐他汀钠盐片剂10mg「ＫＨ」，被告人制品中的普伐他汀内酯掺入量小于0.5％（重量），epiprava掺入量小于0.2％（重量），但其制造方法中没有a）步骤。

　　争论焦点：如何确定方法特征限定的产品的保护范围？

　　原审判决的主要内容⑨：认为对于PBP权项，存在2种情况，一种是“真正的PBP权项” ，另一种为“非真正的PBP权项”。所谓“真正的PBP权项” 是在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品而用方法特征表述的产品权利要求；所谓“非真正的PBP权项”是指在申请专利时不能说是存在不可能或困难的事由……却用方法特征表述的产品权利要求。并认为，只有“真正的PBP权项” 才能在侵权判定时适用“物质同一说”，而“非真正的PBP权项”应当适用“方法限定说”（全面覆盖）。由于认定该权项为“非真正的PBP权项”，因而应当采用“方法限定说”，而被告产品又不包含a步骤，所以判定不侵权。

　　最高法院判决的主要内容⑦：废弃原判決，发回原审即知识产权高等法院重审。判决中首先明确，PBP权项是一种产品发明，对于产品发明来说，即使在权利要求中限定了产品的制造方法，发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品，即适用“产品相同理论”（物质同一说）。其次，对于产品权利要求中的方法特征，就相应的产品结构或者特性而言，其通常是不清楚的；如果制造产品的方法包含在了产品权利要求中，只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候，该权利要求的表述才可能满足“清楚性”要求。

　　可见，日本最高法院重申了“物质同一说”这一原则，并且认为在确权阶段就应该判明“真正的PBP权项”和“非真正的PBP权项”，即，清楚性问题（也可称为用PBP方式撰写的必要性问题）应该在权利有效性审查阶段即行解决，因而判定发回重申（在日本审理侵权案件的法官同时审理权利是否有效，这一点与中国不同）。

　　上述日本最高法院的判决显然是合理的，因为，如果到实际权利行使阶段才能判定是否是“真正的PBP权项”，进而采用不同的标准来判定是否侵权，那么专利权的公示作用将大打折扣，公众将无法准确把握PBP权项的准确的保护范围，造成更多的混乱和争议。

　　与此相伴，日本审查指南根据该判例对PBP权项的清楚性做了详细规定⑧，简言之，在审查阶段对于PBP权项，审查员应该发出“不清楚”的审查意见，申请人应该举证说明无法或者很难用产品结构或者特性限定产品而只能用方法特征表述产品权利要求的理由，否则必须对权利要求进行修改，进而对修改的方式等进行了详细的例示，在此不再赘述。

　　显然，该案例引起的日本对于清楚性问题的严格审查，势必在短期内增加审查员的工作压力，但经过一段时间的消化，也必将使申请人审慎、自律地使用PBP撰写方式，将大量无需用PBP撰写方式的权利要求从撰写、审查实务早期就排除掉。从根本上减少了此类权项在授权后公示、权利行使阶段造成的困扰。

　　反观中国，鉴于目前申请数量的急速增长带来的审查压力，对PBP权项的清楚性基本不进行审查，而是采用一种“事先（事中）默认”“事后惩罚”性的倒逼策略。即，通过明确权利行使阶段的“方法限定说”（全面覆盖原则），从而使这种撰写方式受到某种“自我惩罚”（承担这种撰写方式带来的不利后果），迫使申请人相应地进行“自我约束”，即，尽量避免采用PBP撰写方式。这种处理方式简洁明了，但也有“粗暴”而伤及少数无辜之嫌，即，行权阶段对所有PBP权项采用一棍子打死的“方法限定说”，对化学类少数只能用方法特征限定且本质上是产品权项的权利要求来说，起不到足够的保护作用，即对真正创新起不到促进鼓励的作用，反而有可能鼓励了所谓的“模仿式创新”。

　　换言之，日本最高法院再一次重申强调了“真正的”PBP权项（即在审查阶段、确权阶段已经严格审查过的PBP权项）在权利行使阶段应当采用“物质同一说”的立场。这除了在法理上具有与审查阶段的标准相一致的法理逻辑统一的好处之外，在实务中也会对“少数”特殊类型（尤其是化学领域）的发明起到足够的保护作用。因为，当产品是创新的，但是无法使用其结构或者性能参数来准确地定义而用方法进行限定时（即真正的PBP权项），包含2种情况：a）很难绕过该方法获得相同或类似产品；b）通过对技术问题与特性参数进行研究分析，可以比较容易地找到其他方法得到相同或类似结构（参数）的产品，此时，将不能适用等同侵权，也就是变相地鼓励了所谓“模仿式创新”。事实上，b的情况是更普遍的情形。当然，是鼓励原创性发明给予其足够保护，还是鼓励模仿式创新而相对弱化保护，与该国的产业发展阶段、政策导向等是相关的，不能一概而论。但总的发展方向应当是保持法理逻辑的一致性，明辨事理的可预见性、合理性，而不是简单只是从“效率”或实用主义出发，将复杂的问题简单化。

　　三、相关启示

　　将中日进行比较可知，日本不厌其烦地在审查指南中列出对各种PBP权项关于清楚性的审查标准以及救济方式，即，不惜耗费相当多的审查资源对PBP权项的必要性进行认真审视，对不必要的PBP权项进行早期“拦截”，而一旦经过严格审查的PBP权项获得授权，则给予与产品权项相匹配的保护。而中国则是用新创性进行审查阶段的严厉“拦截”（处理方式：推定相同），使很多本来有创新性的发明，由于撰写方式有误或不当而稀里糊涂地失去授权机会；并且在后续的行权阶段付出较高的代价（即清楚性的不利后果由后续的行权阶段进一步全部承担），可谓是获权及行权阶段的双严格策略。

　　我国的这种处理方式的益处恐怕还是节约了行政审查力量（资源），简便易操作，但是对申请人（代理人）一方提出了较高的要求：必须深刻了解其中的相关利害，才能在撰写和审查阶段做出审慎的抉择和恰当的应对。同时也给申请人（代理人）带来了出于各种不同申请目的而产生的各种不确定预期，其根源亦在于审查指南对清楚性、新创性的审查与司法解释②的内容，逻辑上暧昧不清，并不和谐自洽。如果在申请/审查阶段并不严格禁止不适当的PBP权项，势必带来大量鱼龙混杂的授权情况（较差的公示效果），以及权力行使时“伤及无辜”式的保护遗憾。

　　笔者认为，短期来看，按照现行规则操作让“子弹再飞一会儿”也未尝不可，毕竟这种“自我约束”机制，有其处理方式简单、效率高的益处。但长期来看，对于厘清什么是真正的PBP权项（必要性），对真正的PBP权项的有效保护会产生长久模糊、不利的情况。建议借鉴和研究今后日本的审查实践中如何具体判定被允许的 “PBP权项”清楚性的实例，这对于我们如何在审查指南中进一步深入规限PBP权项将有很大参考意义。当我们对PBP权项在审查阶段的规则性问题能够深入、细化以后，也就可以进一步讨论在权利行使阶段能否给予相应的“物质同一说”的保护。在现阶段，也提示申请人（代理人），应严格约束PBP权项的撰写、修改行为，而对于化学领域不得不进行PBP权项撰写时，若属创新性产品且其方法特征很容易被绕过规避的话，那么即使相关发明进行了充分公开也很有可能换不来相应合理的保护，此时要考虑审慎公开或不申请专利而考虑以技术秘密等其他方式进行保护。

　　参考文献：

　　①尹新天.专利权的保护M 第二版.知识产权出版社，2005:280.

　　②最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件司法解释（二）（2016年4月1日施行）第十条　对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

　　③南条雅裕.プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈[J].パテント,2002,Vol.55,No.5

　　④毛映红.小议“方法限定产品”专利权利要求的解释方法[J].知识产权，2009（6）：88.

　　⑤王晶晶、姚希等 浅谈方法限定的产品权利要求的审查1994~2015中国学术期刊电子出版社

　　⑥《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章3.2.2节的规定

　　⑦日本最高裁判所，案件编号2012年（受）第1204号，判决日：2015年6月5日

　　⑧日本特许厅于2015年7月6日在其官网公布『プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて』

　　⑨日本知財高等裁判所 案件编号：2012年（ネ）10043 判决日：2012年1月27日