文/集佳知识产权代理有限公司 陈莎莎

　　摘要：功能性特征是在专利申请文件中通常采用的一种撰写方法，在本文中笔者首先从最高院的司法解释等多个方面对功能性特征的定义和理解进行详细说明；其次对功能性特征的保护范围在审查阶段的确定方式以及在侵权判定过程的认定方式分别进行说明，并结合最高院的案例说明功能性特征在侵权判定过程进行认定时具体包括哪些步骤；最后结合功能性特征的定义以及其在侵权判定过程的认定方式，对在专利申请文件中如何撰写功能性特征提出一些建议。

　　关键词：功能性特征 保护范围 侵权判定 不可缺少的技术特征

　　一、功能性特征的理解和定义

　　1、在《专利法》和《专利法实施细则》中

　　在我国的《专利法》和《专利法实施细则》中都没有提及功能性特征。在《专利审查指南2010》中虽然提及了功能性特征，但是并没有明确说明功能性特征的定义，仅记载了其使用方式的限定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。

　　2、在最高人民法院的司法解释中

　　在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释一）第四条提及的“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”可作为功能性特征的定义。但是该定义过于简单和笼统，对于司法过程中如何判断功能性特征并没有太多的指导意义。

　　在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》（以下简称司法解释二）第八条对“功能性特征”进行了更明确的定义：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”，《北高侵权判定指南2017》第18条对功能性特征的定义与之类似。

　　3、其他相关理解

　　尹新天所著的《中国专利法详解》第七章第4节提到：如果在一项产品权利要求中不是采用结构或者组合的技术特征来限定该产品，在一项方法权利要求中不是采用步骤或者操作方式的技术特征来限定该方法，而是采用产品的零部件或方法的步骤在技术方案中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定其发明创造，则称为“功能性限定特征”。

　　4、不属于功能性特征的情况

　　司法解释二第八条还对不属于功能性特征的情况进行了说明：“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”

　　对此，《北高侵权判定指南2017》第18条的说明更加详细：“下列情形一般不宜认定为功能性特征：（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。”

　　二、功能性特征的保护范围

　　1、在专利审查过程中的解释

　　根据《专利审查指南2010》指出：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。可见，在专利审查过程中，功能性特征被认为包含了能够实现其功能的所有实现方式。

　　2、在专利侵权过程中的判定

　　司法解释一第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，可见，在专利侵权过程中，功能性特征限制在说明书中记载的实现方式及等同方式。

　　然而，上述规定在实际应用中存在一个问题，说明书中可能会对功能性特征进行多个方面的描述，如果将该功能性特征限制在说明书中所有方面的描述，则可能会使得对该功能性特征的保护范围起到了错误的限制作用。例如，对于一种能够起到隔热功能的隔热垫，说明书记载了该隔热垫的形状、尺寸甚至颜色等方面的描述，显然上述描述与其隔热功能没有关系，因此如果将该隔热垫的保护范围限制在上述描述，显然是不合理的。

　　对此，司法解释二第八条还规定了：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”，可见，司法解释二相比司法解释一，引入“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，在确定等同侵权时，应仅考虑该“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”的等同技术特征。

　　因此，在对功能性特征进行侵权判定时，具体过程应该包括：第一，判断说明书中为了实现该功能性特征的功能或效果不可缺少的技术特征；第二，将说明书中上述不可缺少的技术特征与被控侵权产品进行比对，判断两者是否等同。

　　例如，在最高人民法院作出的（2017）最高法民申2073号决定，对功能性特征“可上下升降的上切刀安装板”进行侵权判定时，首先根据说明书的记载确定其不可缺少的技术特征有：“上切刀与上切刀安装板之间设有连接上切刀中部与上切刀安装板中部的支撑连杆，机架上设置有竖直气缸，竖直气缸的活塞杆往下延伸穿过上切刀安装板并固定在支撑连杆上端，竖直气缸驱动上切刀作上下往复运动”，将被控侵权产品的相应技术特征：“伺服电机通过主动齿轮、从动齿轮、转轴驱动偏心轮，偏心轮通过套环、拉杆带动上切刀安装板上下升降”，与上述不可缺少的技术特征从功能、效果、手段三个方面分别进行比较：“对二者进行比对，从功能来看，二者均能实现上切刀安装板的上下升降，至于上切刀安装板是否在上切刀的带动下上下升降，并不影响该功能的发挥，二者功能显然相同；从效果来看，虽然有宁泰公司所主张的涉案专利的活塞杆在运行中是在两个极限位置换向、被诉侵权产品则换向流畅的客观情况，但由于上切刀径向水平位移距离很短，并不会对二者效果产生明显的影响，二者效果相同；从手段而言，前者系以气缸的竖直往复直线运动带动上切刀及上切刀安装板上下升降，后者系由偏心轮在伺服电机的驱动下作圆周运动，再通过传动机构将圆周运动转化为上切刀安装板的上下运动。”，最终得出结论认为二者构成等同：“虽然二者在手段上存在一定差异，但无论是通过竖直气缸还是通过偏心轮的方式驱动某一部件作上下运动，都是所属技术领域惯常的技术手段，对本领域普通技术人员而言，将本专利权利要求1的相应技术特征替换为被诉侵权技术方案中以偏心轮带动拉杆的手段是显而易见的。因此，二者构成等同技术特征”。

　　三、在专利申请文件中对功能性特征的撰写建议

　　1、是否有写成功能性特征的必要

　　撰写功能性特征的主要目的是为了扩大保护范围，但是由于功能性特征在目前的专利审查阶段，被认为包含了能够实现其功能的所有实现方式，而在在专利侵权过程中，功能性特征又被限制在说明书中记载的实现方式及等同方式。因此有可能发生的情况是，在专利审查阶段因为保护范围过大被驳回，而即便最终获得授权，侵权判定也只能限制在说明书记载的实现方式及等同方式。因此笔者建议，在撰写申请文件时对于用功能或效果描述的特征，可以先判断其能否通过司法解释二第八条和《北高侵权判定指南2017》第18条的规定被排除在功能性特征之外（参见本文第一部分第4点），如果不能排除，再判断是否有必要写成功能性特征，即写成功能性特征是否的确能够在侵权判定过程中争取到更大的保护范围。

　　2、完善说明书中的具体实施方式

　　由于目前功能性特征在侵权判定时依据的是说明书记载的实现方式及等同方式，因此笔者建议，对于确定是功能性特征的技术特征，应尽量布置多种详细的实施方式，尤其是描述尽量多的实现手段，并且最好描述功能性特征实现其功能或效果的原理，以期能够在侵权判定过程中争取到更大的保护范围。

　　3、在说明书中明确实现功能或效果的不可缺少的技术特征

　　由于目前功能性特征在侵权判定时需要先判断实现功能或效果的不可缺少的技术特征，对该不可缺少的技术特征才会采用说明书进行限定，因此笔者建议，在说明书对功能性特征进行描述时，最好明确哪些特征属于实现其功能或效果不可缺少的技术特征，哪些特征不属于该不可缺少的技术特征，避免由于侵权判定时认定错误，导致错误的缩小了功能性特征的保护范围，对专利权人造成损失。