文/集佳知识产权代理有限公司西安分部 闫小青

　　伴随着全球经济一体化节奏加快，国际贸易不仅在规模上涵盖更多国家，而且在形式上也更趋于多样化。中国作为一个贸易大国，除了传统的国与国之间的贸易关系之外，商品生产的合作也成为各国与我国进行经济交流合作的优选方式。于此，OEM这种经济合作模式在我国的涉外加工贸易中甚为流行。在从OEM合作中受益的同时，围绕贴牌商标的“侵权”问题也日益突出，成为相关国内外学者以及学术会议的热点议题和舆论焦点。我国司法实务中对此问题的判定也存在“同案不同判”的现象，这在一定程度上制约了我国OEM的良好发展。

　　一、OEM的含义

　　OEM 为英文“Original Equipment Manufacture”的缩写，中文译为“原始设备制造”，在我国它还有“贴牌生产”、“贴牌加工”、“定牌生产”、“定牌加工”等多种称谓，但其含义均为根据境外委托方（定作方）提供的商标（通常为已注册商标），境内受托方（加工方）依据双方约定为委托方加工使用该特定商标或品牌的商品，并且将该产品全部交由委托方返销国外的经营活动（该委托方在中国国内没有该注册商标的商标权人），委托方根据约定向加工方支付相应费用。其主要特征体现为：交易主体的跨国性、委托方对所加工商品的商标权利的专有性、以及委托方对OEM产品流向的严格把控性。

　　二、“OEM商标侵权”在司法实务判决的现状

　　据相关数据显示，OEM案件量呈现逐年递增的趋势，最早审结时间可追溯至2002年，2010年以后数量明显增加。依据法院对OEM商标侵权审判案例，其所涉及的诉讼性质主要分为行政诉讼与民事诉讼，尽管诉讼性质各异，但是法院司法判决关注的核心还是在于OEM这种贴牌行为是否属于商标侵权行为。通过观察发现，OEM民事案件中主要涉及到“侵权”认定，行政案件则主要是“使用”认定。

　　案例一

　　1、案情简介

　　2003年5月21日，国家商标局核准自然人许浩荣“PRETUL及椭圆图形”商标注册申请（商标注册证号：第3071808号），核定使用商品第6类，包括：家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）等。2010年3月27日，国家商标局核准莱斯公司受让该注册商标。

　　墨西哥国储伯公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥完成注册。

　　2010年8月10日，浦江亚环锁业有限公司与储伯公司分别签订两份《售货确认书》，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打和10233打。后亚环公司向海关申报出口时，莱斯公司以侵犯其注册商标专用权为由，申请宁波海关予以扣留。经核实，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。产品包装盒及产品说明书用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”、“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，但并未标注与亚环公司有关的信息。

　　2011年1月30日，莱斯公司将本案诉至宁波市中级人民法院。请求判令亚环公司停止侵权并赔偿经济损失。

　　2、判决结果

　　宁波中院一审依照商标法及司法解释相关规定，对“双相同”推定绝对混淆，对不相同商标则依据国内相关公众“接触可能性”排除混淆可能性，从而判定相同商标商品构成侵权，不相同商标商品不构成侵权。

　　浙江省高院则严格遵循“商标地域性”原则，以“商标法及司法解释均无例外规定”为由，拒绝承认“贴牌加工”的特殊性，判定相同、近似商标均构成侵权。

　　2015年11月26日，最高人民法院作出(2014)民提字第38号案再审判决，撤销一、二审判决，认定本案不构成商标侵权。本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

　　判决认为: 商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

　　案例二

　　1、案情简介

　　上海柴油机股份有限公司(下称上柴公司)在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年，该商标被认定为驰名商标。2013年10月1日，江苏常佳金峰动力机械有限公司(下称常佳公司)与印尼PT ADI公司签订委托书，即PT ADI公司以“DONG FENG(东风)”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件，但仅可以在印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。

　　2013年10月，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同，与印尼PT ADI公司的商标亦相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。

　　2、判决结果

　　常州市中级人民法院一审(2014)常知民初字第1号判决书中认为：侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决：驳回上柴公司的诉讼请求。

　　一审宣判后，上柴公司不服，上诉至江苏省高级人民法院。二审法院在(2015)苏知民终字第00036号判决书中详细梳理了本院认定侵权与不侵权的两个在先判决的裁判思路，进一步确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准。认为：即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被控侵权产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终，二审法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支11.675万元。

　　2017年12月28日，最高人民法院在常佳公司与上柴公司商标侵权纠纷案再审民事判决（(2016)最高法民再339号）中认为：

　　1、一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。

　　2、常佳公司依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权受托生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。

　　3、在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

　　4、就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态……对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。 5、常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。

　　根据以上两个案例可以看到：目前对于OEM是否够成商标侵权并没有一个简单的标准，而是应该根据个案的不同情形来认定是否构成侵权。不难发现法院对于不同案件抑或同一案件的不同审级的法院所作出的判决都是截然不同的。尤见对待这一问题法院还是持有各自不同的主张。其判决的结果可以分为认定侵权和不认定侵权两大类，究其裁判依据大致从以下几方面考量：第一，OEM的产品全部交付境外委托方，是否会造成与国内相同或近似商标的混淆与误认；第二，OEM生产行为是否造成对国内商标权人的真实损害；第三，在OEM加工商品上贴附商标的行为是否构成商标法上的“商标使用”。此外，从上述案例中可以看到法院在审判此类案件中所提出了两项明确的裁判标准，即要求国内接受委托的生产企业应当进到合理注意和必要审查义务以及法院对此类案件的商标侵权所发生的“实质性损害”的要求和认定。同时提出在处理OEM 业务纠纷时，要考虑OEM企业及业务的现存实际情况等相关因素，尤其是在法律及司法政策的适用方面，不仅要以我国现行的《商标法》为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需要。提倡诚实守信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，从而平衡国内商标权人、OEM加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。

　　三、OEM对我国企业的特殊意义

　　目前OEM作为一种颇受欢迎的国际贸易形式，其对我国的经济增长、企业发展、社会就业等方面具有不可忽视的重要意义。首先，OEM实现了资源合理化配置。部分中小制造业因缺乏资本的市场运作机制和金融支持，导致产品市场占有率堪忧。但是通过OEM合作机制则可以借力大企业的品牌效应，使更多的经销商和消费者认识自己从而扩大销售；其次，通过OEM的合作方式，也是中国企业了解新产品、学习新技术的良机和有效途径，从而受之启发完善自身；第三，OEM的生产贸易方式可以充分利用闲置人员，达到创造社会效益，增加企业经济利润之目的。

　　四、OEM企业防止商标侵权的对策建议

　　OEM将品牌、渠道与生产能力的有机结合，是社会化大生产的必由之路，但其背后也隐藏着知识产权纠纷、产品质量纠纷等法律风险，这要求OEM企业在从中受益的同时，还应该树立风险防范意识，防微杜渐，维护自身的合法权益，从而免于因自身只追求利益最大化而忽视了风险规避，让企业陷入冗长繁杂的诉讼纠纷中。

　　1、全面细致审核境外委托方加工产品贴附的商标权属情况

　　首先，审核境外委托方提供的主体资格证明等资质文件以及商标权利证明文件，确保其所提供文件为合法有效。如境外委托方并非商标权利的所有人，只是享有授权使用的商标使用权人，还应特别注意其授权文件是否明确有转授权的资格；其次，要审核核定的使用商标类别（基于尼斯分类的商标类别）与委托加工生产的商品类别要保持一致；再次，委托生产商品使用的商标必须与权利证书上的商标完全一致；最后，确认出口目的国。还有一点不能忽视的是在审查境外委托方所提供商标在其本国的商标权属情况外，还应审查该商标在我国的权属情况。

　　2、规范签订OEM合同，细化权利和义务，权责明确

　　基于OEM所产生的承揽合同应书面签订，明确具体权利义务的内容，细化到个字，主要包括：合同双方的名称、住所、所承揽标的情况，标的物的数量和质量，原材料的提供以及原材料的数量和质量要求，报酬，承揽方式，合同履行的期限、地点、方式，验收方法及标准，违约责任等内容，这些内容都应该在合同中有严格、完整、有效的约定，使权责明确，若出现纠纷时有据可循。完善OEM合同审查机制也是防止侵权纠纷的一道有力防线。

　　3、培养品牌自创能力，加强自有品牌建设

　　毫无疑问，OEM在一定的时间和条件下能够让一个企业获取一定利益，然而产品所附加的利润高低与企业并无关系，其所承担的也许仅有产品质量问题的责任，对于销售完全成为了品牌拥有者的事情，这从长远来看对我国企业的发展是毫无益处可言的。若不培养品牌自创能力，企业将会形成长期依赖于从事贴牌生产的惰性，这将会严重阻碍企业发展的进程。于此相反，企业应该以此种国际经济贸易的合作方式作为提升自身的契机与开拓视野的窗口，通过OEM了解新产品、学习新技术、熟悉国际行业市场环境以及国际市场需求，掌握国际贸易竞争规则，不断提升自有品牌创新能力和研发能力，提高技术和管理水平，实现自有品牌建设的有序进行，实现由定牌加工出口向自主品牌出口的转变。