文/集佳知识产权代理有限公司保定分部 张博

　　在实际工作中，没有做检索的情况下，专利申请文件的撰写人员在撰写申请文件时，需要确定必要技术特征，此时往往为了追求较大的保护范围，将交底书中发明人提供的技术方案进行分解，这种行为是处于为客户考虑的情况下做出的，本身是无可厚非的，但是分解后经常会出现与原发明本意发生偏差的情况，造成申请文件出现若干问题，本文将对这些问题进行浅析。

　　一、为什么要进行技术方案分解：

　　专利法第56条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”

　　也就是说，专利的保护范围以权利要求的内容为准，尤其是对于独立权利要求来说，独立权利要求决定着专利的最大保护范围，因为在侵权判定时，全面覆盖原则是专利侵权判定中的一个最基本原则，所谓全面覆盖原则，是指如果被控物或者方法侵权成立，那么该产品或者方法应该具备专利权利要求中所描述的每一项特征，缺一不可。并且在判定专利侵权时，最先适用的是全面覆盖原则。

　　因此，必要的技术方案分解能够进一步的细化技术方案，细化技术特征，确保独立权利要求中只具有必要技术特征。

　　二、依据什么进行技术方案分解：

　　专利代理人涉及到分解技术方案的问题时，应当与作为专业技术人员的发明人进行沟通，以确保分解后的技术方案仍然符合发明人的发明意图。

　　专利代理人不应当仅仅根据发明人提供的背景技术自行判断进行技术方案分解，因为发明人并不了解背景技术对于撰写人员的撰写来说意味着什么，发明人提供的背景技术不一定是最接近的现有技术。

　　即使做了相应的检索，检索结果也不一定是审查员的检索结果，那么背景技术实际上还是不确定的，唯一确定的只有交底书中的技术方案和发明人的发明意图。

　　因此，应当基于发明人的发明意图，找出符合该发明意图的技术方案，进行适当上位，寻求合理的保护范围，通过与发明人沟通确定权利要求。而不是基于发明人提供的背景技术来确定技术问题，并对技术方案进行分解。

　　三、从专利申请文件的撰写人员角度看技术方案分解：

　　为了追求最大保护范围，撰写人员会对发明人提供的交底书中的技术方案进行多次优化重组，独立权利要求的技术方案将与交底书中的技术方案发生偏差，理论上撰写人员会希望这种偏差仅仅带来保护范围扩大的有益效果。

　　案例：交底书中：

　　1、背景技术：

　　房屋建筑物内安装的给水、排水管路系统都会存在这样一种安装情况，即管材需要穿过楼板以实现上层楼板与下层楼板之间管路的连通。而上层楼板预留的管材通道不一定与下层楼板预留的管材通道是同心的，由于施工误差都是偏心的。

　　2、提供的解决技术问题的原技术方案为：

　　提供一个双偏心装置，包括可转动的安装在管材通道上的部件A，部件A开设有第一偏心孔，部件B可转动的设置在第一偏心孔中，部件B开设有第二偏心孔，那么第二偏心孔相对于管材通道来说，为双偏心设置，即相对于管材通道来说，第一偏心孔为第一次偏心，第二偏心孔为第二次偏心，在下文中简称双偏心。

　　使用时，需要使用两个双偏心装置，第一个双偏心装置的部件A可转动的安装在上层楼板预留的管材通道中，第二个双偏心装置的部件A可转动的安装在下层楼板预留的管材通道中，通过转动各自的部件A和部件B，实现第一个双偏心装置的部件B的第二偏心孔与第二个双偏心装置的部件B的第二偏心孔同心，然后将管材插在两个第二偏心孔连通即可。

　　为了便于理解，在本文章的最后有一张附图供参考。

　　3、有益效果：

　　部件A可转动，第一偏心孔可实现360°旋转，部件B可转动，第二偏心孔可实现360°旋转，通过部件A和部件B的转动，能够实现偏心且提高了偏心调节范围，具体是通过部件B的第二偏心孔实现的，并且，也可以实现第二偏心孔与管材通道同心。

　　4、撰写人员撰写的权利要求为：

　　权1：安装在管材通道中的部件A，部件A开设有与管材插接第一偏心孔；

　　权2：还包括部件B，部件B开设有与管材插接的第二偏心孔，部件B与部件A连接，第二偏心孔的中心线与管材通道的中心线偏心设置。

　　5、审查员下发的审通中对比文件1公开的内容:

　　权1：安装在管材通道中的部件A，部件A开设有与管材插接第一偏心孔。

　　下面将对上述的例子进行分析：

　　从撰写人员撰写的权利要求1中可以看出，撰写人员的本意应该是为了追求保护范围，而将部件B和部件A分开，属于分解技术方案，此时，出现的问题是：

　　1、原技术方案被分解后与原技术方案本意偏离；

　　第一，撰写人员在分解技术方案后，由于某种原因导致撰写出现了失误，通过阅读权1和权2可以得知，无法明确的得到原技术方案中的双偏心的技术方案，最重要的一点就是，部件A是可转动的没有公开，出现了分解时的遗漏，再次导致分解后的技术方案与原技术方案本意偏离。

　　第二，交底书中的原技术方案为双偏心，其作用为克服施工误差的偏心并且提高了第二偏心孔的偏心调节范围，但是第一偏心孔本身也为偏心，其作用同样为克服施工误差的偏心，如果没有遗漏的分解原技术方案，权1应该为部件A可转动设置在管材通道中，部件A开设有与管材插接第一偏心孔；权2应该为部件B可转动设置在第一偏心孔中，部件B开设有第二偏心孔；从上面可以看出，权1是有技术效果的，权2也是有技术效果的，针对发明人提供的背景技术来说，两者的技术效果是相同的，都是克服施工误差的偏心，分解原技术方案后可以获得更大的保护范围，但是此时权1中的技术方案的本意已经与交底书中原技术方案的本意偏离。

　　2、原技术方案被分解后可能带来的问题；

　　第一，在本案例中，撰写人员对交底书中技术方案的分解很明显是基于发明人提供的背景技术进行的，双偏心能够克服施工误差的偏心，单偏心也能够克服施工误差的偏心，那么双偏心应当不属于必要技术特征，由此分解之后，单偏心才是必要技术特征，但是此时会有一个不确定性因素，就是发明人提供的背景技术是否真的为最接近的现有技术，一般情况下都不是，因此，基于一个不真实的背景技术对技术方案进行分解后，得出的必要技术特征肯定是有误的。

　　第二，解决的技术问题发生了变化，实际上，第一偏心孔的作用是克服施工误差的偏心，第二偏心孔的作用同样是克服施工误差的偏心，但是其同时还具有了新的技术效果，就是提高了偏心调节范围，克服施工误差的偏心与提高偏心调节范围完全是两个不同的技术问题，如果根据发明人提供的背景技术来看，应当确定克服施工误差的偏心为技术问题，而根据其实际提供的技术方案来看，提高偏心调节范围才是其解决的技术问题，当然同时还能够解决克服施工误差的偏心的技术问题。

　　第三，发明人本身属于技术人员，一般对于专利撰写了解并不深刻，一旦其提供的技术方案被分解，会认为权利要求中的技术方案并不是自己要保护的技术方案，双方会有分歧。

　　对与上述的“1、原技术方案被分解后与原技术方案本意偏离”的问题：

　　对于“第一”中出现的偏离情况，当撰写人员想要追求较大的保护范围进行原技术方案分解时，容易出现在分解后忘记将原技术方案复原，甚至说明书部分也没有记载的情况，导致分解后的技术方案与原技术方案本意偏离，即使分解，也要在后续的权利要求中将技术方案完善，最简单的判别方法就是查看是否分解后的若干个权利要求中对应的子方案重新组合后能够得到原技术方案。对于“第二”中出现的偏离情况，撰写人员应当尊重发明人的发明意图，不应当擅自更改，撰写人员涉及到分解技术方案的问题时，应当与作为专业技术人员的发明人进行沟通，以确保分解后的技术方案仍然符合发明人的发明意图，而不是仅仅根据发明人提供的背景技术自行判断，因为发明人并不了解背景技术对于撰写人员的撰写来说意味着什么，可能发明人的发明意图只是保护双偏心这种情况，撰写人员扩大保护范围是合理的，但是应当建立在不改变发明人的发明意图的前提下。

　　对与上述的“2、原技术方案被分解后可能带来的问题”：

　　对于“第一”中出现的情况，在撰写阶段，审查员查找到的对比文件是不可预知的，但是发明人提供的技术方案是已知的，撰写人员应当在保证逻辑主线的同时，权1应当为发明人提供的完整的技术方案，以不变应万变，不管对比文件是什么，只要自己的技术方案确定了，即使最终无法授权也不是由于撰写的问题，从而避免由于非技术方案问题带来的授权的不稳定性。

　　对于“第二”中出现的情况，基于背景技术的不确定性，应当以技术方案为准确定技术问题，确保技术方案符合发明人的发明意图，而不应当基于不确定的背景技术来分解技术方案。

　　对于“第三”中出现的情况，第一个问题就是客户不满意，因为本意偏离了，一旦下发审通，客户第一个想法就是撰写人员的错误，是撰写人员没有写好或者理解出现偏差导致的，而撰写人员又是很难向客户解释清楚的，因为需要解释的东西太多了，而客户一般都没有耐心听，撰写人员需要解释实际上是这么写没有偏差的，属于扩大保护范围的行为，可能还要解释为什么要这么写，一般客户会比较认可审查员的审查意见，因为在客户的眼里，国家知识产权局下发的文件是比较权威的，至少比撰写人员是权威的，客户不一定倾向于审查意见，但他们一定是倾向于国家知识产权局的。

　　四、如何避免以上问题：

　　理想情况下，独立权利要求中应当是只有必要技术特征的，应当是一个完整的能够解决技术问题的方案，而技术问题是基于背景技术来确定的，但是背景技术的不确定性导致了技术问题的不确定，能够唯一确定的只有交底书中的技术方案和发明人的发明意图。因此，应当基于发明人的发明意图，找出符合该发明意图的技术方案，进行适当上位，寻求合理的保护范围，通过与发明人沟通确定权利要求。而不是基于发明人提供的背景技术来确定技术问题，并对技术方案进行分解。

　　以上论述均建立在没有检索的情况下，但是，即使做了相应的检索，检索结果也不一定是审查员的检索结果，那么背景技术实际上还是不确定的，唯一确定的只有交底书中的技术方案和发明人的发明意图，因此，以不变应万变是比较恰当的做法。

　　题外话：

　　答复OA时是否会被审查员认为是组合发明：

　　一般组合发明的审通相对于非组合发明的审通来说，答复难一些，组合发明属于将现有技术产品组合起来产生新的技术效果，而往往审查员会认为这种技术效果是只要将申请文件中的现有技术产品组合起来就能够起到这样的技术效果，属于显而易见的，不具有创造性，那么我们在答复起到的技术效果是否为显而易见时，技术效果本身相对于具体的技术方案来说是比较抽象的，答复要难一些，而非组合发明的审通在答复时，我们可以针对技术方案的不同，针对有益效果的不同，针对背景技术的不同等这些非常具体的内容多方面答复，答复内容非常具体，而且答复点很多，整篇答复内容干货比较多，那么相对来说，也会比较有说服力。因此，在撰写申请文件时，应当尽量避免被认为属于组合发明，而针对对比文件1来说，本次案例明显被划为了组合发明。

　　审查员在下发的审查意见中提供的对比文件具有技术方案“安装在管材通道中的部件A，部件A开设有与管材插接第一偏心孔”，在下文中简称单偏心。从本例来看，由于现有技术中具有单偏心的技术方案，那么代理人在撰写时，将双偏心的技术方案分解成两个单偏心，即“部件A开设有与管材插接第一偏心孔”和“第二偏心孔的中心线与管材通道的中心线偏心设置”，前者的技术效果为克服施工误差的偏心，后者的技术效果为提高第二偏心孔的偏心调节范围，实际上，第一偏心孔的作用是克服施工误差的偏心，第二偏心孔的作用同样是克服施工误差的偏心，但是其同时还具有了新的技术效果，就是提高了偏心调节范围，权2从技术方案来看属于组合发明，那么在答复审查意见的时候会变的难一些，如果在撰写申请文件时，将双偏心作为发明点来写， 直接对“部件A可转动，第一偏心孔可实现360°旋转，部件B可转动，第二偏心孔可实现360°旋转，通过部件A和部件B的转动，能够实现偏心且提高了偏心调节范围，具体是通过部件B的第二偏心孔实现的，并且，也可以实现第二偏心孔与管材通道同心”进行加工写成权1，情况会好一些，当然这样会缩小保护范围，但是，保护范围应当是建立在符合发明人的发明意图的技术方案的基础上的，不应当一味的追求保护范围，客户提供的技术方案的本意是双偏心，其技术效果为提高偏心调节范围，但是方案分解之后的单偏心并不具备这种技术效果，所以此处的分解技术方案应当被认为是改变了技术方案。

　　而且，在分解技术方案时，权2技术效果“提高第二偏心孔的偏心调节范围”并没有在申请文件中出现， 双偏心也因为申请文件中没有公开“部件A可转动，第一偏心孔可实现360°旋转”而丢掉，导致整篇申请文件出现了偏差，偏离了本意。

　　撰写人员在撰写申请文件时为了追求较大的保护范围而将交底书中发明人提供的技术方案进行分解，一定要慎重，避免出现遗漏技术方案、偏离发明本意等情况，保护范围固然重要，但是符合发明人发明意图的技术方案以及授权的稳定性才是前提。