文/集佳知识产权代理有限公司 张春水

　　本文案例争议的焦点主要是区别技术特征是什么，并且如何判断权利要求所要求保护的技术方案与现有技术之间的区别技术特征是否为公知常识。

　　一、案情

　　本案涉及申请日为2014年2月4日、发明名称为“用于在层系统中重新制造扩散器的方法”的PCT发明专利申请（以下称为本申请），其申请号为201480011972.9，优先权日为2013年3月6日，进入国家阶段的日期为2015年9月1日。

　　在实审阶段，国家知识产权局的实质审查部门（以下简称实审部门）以本申请权利要求1-6不符合专利法第22条第3款的规定为由，于2016年10月8日发出了驳回决定，驳回了本申请。驳回决定引用对比文件如下：CN 102587999A（下称对比文件1），公开日期为2012年7月18日。

　　驳回决定针对答复第一次复审通知书所提交的权利要求，其中独立权利要求1如下：

　　“1. 一种重新制造具有靠外的扩散器（13）的在由金属的衬底（4）和至少一个层（7’’，10’’）构成的层系统中的贯通孔（18’）的方法，其中首先将在所述衬底（4）的厚度上具有横截面的贯通孔（18）引入到所述衬底（4）中；其中随后才将所述衬底（4）用靠内的金属层（7’’）和/或靠外的陶瓷层（10’’）覆层；并且随后在最后的加工步骤中，将扩散器（13）引入到所述层（7’’，10’’）和所述衬底（4）中；其中首次为所述扩散器（13）移除所述衬底（4）的扩散器部分（15）中的附加的材料；其中所述扩散器部分（15）为所述贯通孔（18）在表面（16’）上的扩宽部，并且其中所述扩散器（13）为所述贯通孔（18）的上部部分的不对称的扩宽部。”

　　本申请附图3

　　7’’-层；10’’-层；13-扩散器；15-扩散器部分；16’-表面；18-孔；18’-贯通孔

　　对比文件1附图2

　　100-衬底；102-第二壁表面；104-第一壁表面；120-贯通孔；122-计量孔；124-冷却孔出口；126-翼状槽；200-热障涂层；204-表面

　　驳回决定指出：权利要求1相对于对比文件1以及公知常识不具有创造性。具体而言，对比文件1公开了一种用于提供膜冷却制品的方法（参见对比文件1说明书[0016]-[0033]段，附图1至6），其具体公开了以下内容：用于提供膜冷却制品的方法应用于燃气涡轮发动机组件的加工制造中，且该方法用于制造重建具有靠外的扩散器的在由金属的衬底100和至少一个热障涂层200构成的层系统中的贯通孔的方法，在金属的衬底100上形成圆柱形通孔，将热障涂层200进行覆盖，并将扩散器引入到热障涂层200和衬底100中，在衬底100中具有扩散器部分，且扩散器部分为通孔在衬底100上表面的扩宽部，而扩散器为通孔的上部部分的不对称的扩宽部（权利要求1的重新制造具有靠外的扩散器的在由金属的衬底和至少一个层构成的层系统中的贯通孔的方法，其中首先将在所述衬底的厚度上具有横截面的贯通孔引入到所述衬底中；其中随后才将所述衬底用靠内的金属层和/或靠外的陶瓷层覆层）；其中在衬底100的上表面附近，加工时已经开设有在表面的扩宽部；热障涂层200可为具有不同成分的两层或多层，且在一些情况下可为连结涂层，接着是陶瓷顶层涂层。例如，MCrAlY（其中M为Fe，Co，Ni或组合）或其它材料层可作为连结涂层施加，接着是陶瓷顶层涂层；其中所述扩散器部分为所述贯通孔120在表面上的扩宽部126，并且其中所述扩散器为所述贯通孔120的上部部分的不对称的扩宽部226。该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于：在最后的加工步骤中，将扩散器引入到所述层和所述衬底中；其中首次为所述扩散器移除所述衬底的扩散器部分中的附加的材料；基于该区别特征本发明技术方案实际解决的技术问题是：对衬底进行加工。对于该区别技术特征，本领域技术人员在面对上述技术问题时，由于对比文件1的技术方案中已经说明了在铺设热障涂层200前对衬底100的上表面开设扩宽部的技术方案，在对比文件1技术方案的基础上，根据实际情况，合理设置衬底100的上表面扩宽部的加工时机是本领域常用技术手段；在该对比文件的基础上结合上述本领域常用技术手段以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

　　申请人针对上述驳回决定，于2016年11月18日向专利复审委员会提交了复审请求书，没有对申请文件进行修改。申请人在复审请求书中认为：

　　本申请独立权利要求1要求保护一种重新制造具有靠外的扩散器（13）的在由金属的衬底（4）和至少一个层（7’’，10’’）构成的层系统中的贯通孔（18’）的方法，其中首先将在所述衬底（4）的厚度上具有横截面的贯通孔（18）引入到所述衬底（4）中；其中随后才将所述衬底（4）用靠内的金属层（7’’）和/或靠外的陶瓷层（10’’）覆层；并且随后在最后的加工步骤中，将扩散器（13）引入到所述层（7’’，10’’）和所述衬底（4）中；其中首次为所述扩散器（13）移除所述衬底（4）的扩散器部分（15）中的附加的材料；其中所述扩散器部分（15）为所述贯通孔（18）在表面（16’）上的扩宽部，并且其中所述扩散器（13）为所述贯通孔（18）的上部部分的不对称的扩宽部。

　　对比文件1（CN102587999A）公开了一种提供膜冷却制品的方法。

　　对照本申请的独立权利要求1，对比文件1没有公开本申请的独立权利要求1中的如下技术特征：在最后的加工步骤中，将扩散器（13）引入到所述层（7’’，10’’）和所述衬底（4）中；其中首次为所述扩散器（13）移除所述衬底（4）的扩散器部分（15）中的附加的材料。

　　对比文件1教导的是一种再次敞开计量孔的方法，其用于旧构件的翻新或再处理。也就是说，冷却孔120的翼状槽126（扩宽部）在施加热障涂层200之前就已经存在于原有制品100中。这类似于本申请图2中所示的现有技术。

　　而本申请涉及的是一种重新制造具有扩散器的贯通孔的方法，其用于新构件。从图3可知，首先在衬底4中加工出贯通孔18，此时在衬底4中并不具有扩散器部分15；然后进行覆层；最后制造扩散器13，即首次为所述扩散器13移除所述衬底4的扩散器部分15中的附加的材料。也就是说，在覆层前在衬底4中并不具有扩散器部分15。

　　通过本申请的方法可以减少必须移除的覆层材料、更快地制造扩散器以及使层相互间的和/或与衬底的中间层接合承受明显更小的应力。

　　从对比文件1的图2中可知，由于在覆层前已经存在扩宽部126，因此在覆层时，热障涂层材料也沉积在该扩宽的区域中，这使得在随后再次敞开带有扩宽部的计量孔时必须移除更多的热障涂层材料。而借助本申请独立权利要求1的技术方案，可有效地解决上述技术问题。

　　此外，由于对比文件1的方法是针对旧构件的翻新或再处理，其能够以一个步骤将原先已经存在的带有扩宽部的计量孔再次敞开。而本申请的方法涉及的是新构件的加工，其在覆层前后以两个步骤重新制造贯通孔和扩散器。因此本领域技术人员在面对上述技术问题时，不可能有动机从对比文件1中获得任何启示来获得本申请独立权利要求1的技术方案。

　　综上所述，本申请独立权利要求1的技术方案相对于对比文件1是非显而易见的，相对于对比文件1的现有技术具有突出的实质性的特点。

　　进而，利用本申请独立权利要求1限定的技术方案，由于其所具有的上述突出的实质性特点，可以解决现有技术中存在的技术问题，实现预期的技术目的，具有明显的技术效果。因此本申请独立权利要求1相对于对比文件1具有显著的进步。

　　由此可见，本申请独立权利要求1的技术方案可以满足本领域的需求，同时对比文件1并没有涉及本申请的发明要点，也没有解决现有技术中存在的问题，本领域技术人员也不可能从对比文件1中获得任何技术启示来获得本申请的技术方案，与对比文件1相比，本申请独立权利要求1的技术方案不仅具有突出的实质性特点，而且具有显著的进步，因此本申请独立权利要求1具有专利法第22条第3款规定的创造性。

　　随后，专利复审委员于2017年5月8日发出了复审决定书，撤消了国家知识产权局在2016年10月8日作出的驳回决定。该复审决定的要点为：如果一项权利要求请求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，则该权利要求具备新颖性；如果没有足够证据表明该区别技术特征为本领域的公知常识，同时现有技术也未给出使用该区别技术特征解决相应的技术问题的启示，并且该区别技术特征为该权利要求请求保护的技术方案带来了有益的技术效果，则该权利要求具备创造性。

　　二、专利代理人评析

　　本案争议焦点主要是区别技术特征是什么，并且如何判断权利要求所要求保护的技术方案与现有技术之间的区别技术特征是否为公知常识。

　　在驳回决定中实审部门认为该案的区别技术特征“对衬底进行加工”是公知常识，其理由是，本领域的技术人员根据需要可以进行相应的设定。而申请人认为该案的区别技术特征是“在最后的加工步骤中，将扩散器（13）引入到所述层（7’’，10’’）和所述衬底（4）中；其中首次为所述扩散器（13）移除所述衬底（4）的扩散器部分（15）中的附加的材料”，它不是公知常识。

　　在本案中，实审部门忽略的对比文件1和本申请的方法针对不同的工件，并且对衬底进行扩散部的加工顺序是不同的。实质上，实审部门将本申请的权利要求1的各个特征机械地割裂开来，没有从整体上理解对比文件1和本申请的权利要求1的技术方案，从而低估的本申请的创造性，犯了“事后诸葛亮”的错误，因此得出了错误的结论。

　　通过该案能够给我们的一些启示是，虽然实审部门在认定区别技术特征时，好像站在本领域的技术人员的角度上，结合本领域的基本原理进行了分析，并通过相应的逻辑分析来确定区别技术特征为公知常识。但是，专利代理人一定不能轻易地接受实审部门的意见，而是要仔细分析，推敲实审部门的分析是否合理，是否存在证据。如果专利代理人发现实审部门只是简单地分析，推论某一区别技术特征为公知常识时，那么专利代理人需要进行详细地分析，找出与已有对比文件相应技术特征的区别，着重论述它们具有不同的功能，实现不同的效果，甚至可以要求审查员进行举证，从而为申请人争取到更大的利益。