文/集佳知识产权代理有限公司 张青

　　知识产权作为重要的无形资产已成为各国经济发展战略的重要内容，随着世界经济一体化和科学技术的发展，知识产权法律制度的全球化也逐渐来临。近年来，我国的科技创新能力显著增强，对于科技创新的衡量标准，在学界也多以专利（特别是发明、实用新型专利）申请状况为参考依据。而一项申请专利具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。为了提高专利保护的稳定性、在各国尽可能的一致性以及公平性，本文通过对邻国日本关于创造性、特别是对于公知常识、常用技术手段等的评价及认定与中国的审查实践进行比较，探讨两国关于创造性评价的差异性，期望对我国的审查实践有所启示。

　　一、 审查现状

　　在审查实践中，经常能够遇到一件日本专利申请在日本已经获得授权，且对应的中国专利申请在审查过程中，所引用的对比文件与日本审查员引用的对比文件完全相同，审查意见也大致相同，但在区别技术特征未被任何对比文件公开的情况下，审查员在判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见时，在没有任何证据支持的情况下，却认定为该区别技术特征属于“公知常识”、或 “常用技术手段”、或者该区别技术特征为“通过有限次的试验可以得到的”，进而以本领域技术人员结合公知常识、或者通过有限次试验，获得该发明是显而易见的为由，而否定该发明的创造性。

　　在对比文件的基础上，能否结合公知常识等或通过有限次试验即可获得本发明，是一个主观性较强的判断。特别是以“公知常识”或“有限次试验”为由否定创造性时，如果没有举证或充分地说明理由，则很容易导致当事人难以信服而引发争议。

　　对于此类公知常识的证据应当如何认定、以及哪一方负有举证责任，笔者在实现过程中也存在一些困惑，现从以下几方面对中日两国的相关规定进行说明，以期能够引发业内人士的思考。

　　（一）中国关于创造性及其判断标准的相关规定

　　（1）关于创造性的判断标准

　　对于创造性，中国专利法第二十二条第三款规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”，同时，专利法第二十二条第五款还规定“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。

　　另外，对于突出的实质性特点，审查指南第二部分第四章2.2节在给出了定义的同时，还对是否显而易见进行了原则性的描述，即 “发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。

　　对于发明具有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。

　　此外，“公知常识”是在创造性的评价中常见的概念，然而由于审查员或者当事人会基于自身的知识水平对“公知常识”进行判断，因此往往难以有客观、统一的标准。对此，审查指南中规定的公知常识的证据通常限于以下几种形式：工具书、教科书和技术手册、技术词典。

　　（2）关于创造性的判断方法

　　对于如何判断发明或实用新型是否具有创造性，审查指南中进一步给出了具体的判断方法，即归纳为三步法：

　　确定最接近的现有技术；

　　确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

　　判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

　　但在审查实践中，常常碰到审查员在判断是否为公知常识、要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，在没有证据支持的情况下，即判定为属于“公知常识”、或“常用技术手段”，或者以数值

　　或数值范围是“通过有限次的试验可以得到的”为由，而否定本发明的创造性。

　　（3）关于“公知常识”等的举证责任

　　【审查指南】规定，“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

　　根据该规定可知，审查员在使用“公知常识”进行创造性的评价时，并不负有“初始的”举证责任，只有在申请人提出异议的情况下，审查员才“应当能够说明”或“提供相应的证据予以证明”。这样的结果，导致近年来在审查意见通知书中，审查员在未进行详细说明或未给出证据的情况下，而以“公知常识”来否定发明的创造性的情况并不少见。

　　（二）日本关于创造性及其判断标准的相关规定

　　（1）关于创造性的判断标准

　　日本专利法第二十九条规定：凡完成在工业上可利用的发明的发明人，除下列记载的发明之外，可以获得该项发明的专利：

　　专利申请之前在日本国内已是众所周知的发明；

　　专利申请之前在日本国内已是公开实施的发明；

　　专利申请之前在日本国内或在国外公开的刊物上已有记载的发明，

　　专利申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者，根据记载于前项各款中的发明而能够容易实现发明时，不拘同项的规定如何，对其发明不能给予专利权。

　　在此，我们可以注意到：根据日本专利法的规定，日本对于新颖性、创造性都是“否定式”的表述，简言之：若本领域普通技术人员根据现有技术能够容易想到本发明时，则本发明不能被授予专利权。

　　另外，在日本【审查基准】第二部分第二章2.5（1）中，对于区别技术特征为数值范围、或从公知材料中选择优选材料、或常用技术手段的选择等情况下的创造性的判断，给出了原则性的判断基准，即：“为解决特定技术问题而从公知材料中优选、对数值范围的优化、等同物的替换、常规技术手段的选择等，是本领域技术人员发挥通常的创造能力，

　　且区别技术特征仅为这些点时，如果没有能推导出具有创造性的其他证据，通常这样的发明被认为是本领域技术人员容易想到的”。

　　此外，在该第二部分第二章2.5（2）中，针对限定数值范围的发明进行了更进一步的明确，即：若本发明所限定的数值范围，具有对比文件未公开的有益效果，与对比文件所公开的效果本质上不同、或者本质相同但具有极其优越的效果，而结合当时的技术水平，本领域技术人员无法预测的时候，可以判定为具有创造性。

　　由此可以看出：与中国的【审查指南】中的相关规定相比，日本的【审查基准】中的规定更为细致和具体，即：技术手段的选择、材料的优选或替换等是否是为了解决特定的技术问题？所限定的数值范围是否具有对比文件未公开的有益效果？是否与对比文件所公开的效果在本质上不同？

　　另外，对应于我国的公知常识，在日本使用的是“周知技术”的概念，日本专利局在将文献作为证据认定周知技术时，原则上要多篇文献；当其为专利文献时，一般需引用2-3篇文献；当其为教科书等文献时，1篇即可认定为周知技术。

　　（2）关于创造性的判断方法

　　与中国的审查指南中规定的三步法不同，日本虽然没有明确的三步法，但拒绝理由通知书中对于创造性的判断，通常主要由以下部分构成：

　　首先，是对本发明与对比文件的发明（最接近的现有技术）的认定，包括两者相同点的认定以及区别点的认定；

　　其次，基于区别点进行讨论，概述从现有技术出发，基于对比文件的发明是否容易想到本发明，具体而言，讨论区别技术特征与所要解决的课题之间的关系（区别技术特征涉及的课题是否是容易想到的），明确区别技术特征是否是为了解决本发明的技术课题等。

　　进而，从技术领域、技术课题、作用以及效果的共通性出发，判断是否存在结合的启示（目的在于排除事后分析，即排除事后诸葛亮）。

　　（3）关于“公知常识”等的举证责任

　　基于日本专利法对新颖性、创造性的“否定式”的表述：若本领域普通技术人员根据现有技术能够容易想到本发明时，则本发明不能被授予专利权的规定，换言之，根据字面的描述，除了能够容易想到（有启示）以外，默认是可以被授权的。所以审查员在写拒绝理由通知或者准备驳回时，需要写明为什么是容易想到的、或者为什么有结合的启示，因此审查员一方负有举证的责任，这一点与中国的审查实践有着明显的差异，这样做能够有效地防止“公知常识”、“容易想到”等的滥用，有效地促进审查进程。

　　（三）中、日关于创造性及其判断标准的对比的思考

　　根据以上对中、日两国在创造性的判断标准以及判断方法的对比分析，我们可以看到尤其是在“公知常识”、“容易想到”等的举证责任方面存在较大的差异，因此导致两国的专利审查人员在对于创造性的判定和书写审查意见时的思路、裁量以及发出审查意见通知书后对专利权利产生的影响和担负的责任方面都会存在较大的差异，从而直接影响了两国对于创造性评价的客观性、一致性以及公平性，造成一件专利在两国申请，即使对比文件完全一致，审查意见也大致相同，却遭遇迥然不同的审查结果的现状。

　　故此，笔者认为，在国际交流日益频繁，专利国际申请日益增加，知识产权日益受到重视的今天，日本在专利审查中的举证要求对我国的专利审查来说也有一定的借鉴意义。如果两国能够在专利审查标准、评价方法、以及责任界定等层面相互交流，互相借鉴，尽可能客观地统一标准，增强审查人员的责任意识，则能够使得公知常识等的判断较为客观，避免审查人员草率地套用行话，同时减少专利从业人员的困惑、减少当事人难以信服而引发争议，进一步增加国际专利审查中的公平、公正性。

　　（四）结语

　　综上所述，笔者认为专利保护应当充分考虑到专利权人和社会公众二者利益的平衡，既要公平公正地尊重专利权人付出的创造性劳动，鼓励发明创造，鼓励各行业的人更多地申请专利，提高整个行业的科研水平、创新能力，又要给社会公众一定的实施新技术的空间。对此，我国的审查实践在坚持独立审查制度的基础上，也可以同时借鉴或参考各国的审查实践中的经验，从而尽可能客观公证地对公知常识等进行判断和认定，兼顾专利确权程序的公平与效率。只要我们不断吸取别人的经验并加以消化、完善，并形成自己的审查制度，将会对我国的专利事业及科学技术的进步和发展起到非常重大的推动作用。

　　以上，对中、日两国专利审查实践中，关于创造性的评价作了初步的梳理，以期进一步的探讨和思考。如有不妥之处，敬请指正。

　　参考文献：

　　[1] 国家知识产权局，专利审查指南2010

　　[2] 日本特许法

　　[3] 日本特许厅，《发明、实用新型审查基准》（2010年6月修订）

　　[4] 浅谈“公知常识”的证据认定及考量因素----倪晓红（复审委审查员）