文/集佳知识产权代理有限公司 朱刚琴

　　在当今21世纪，网络的运用造就信息大爆炸局面，使得商品和品牌信息在全球的共享和获取空前便捷。而与此相冲突的，是商标权的地域性规则，造就了品牌抄袭侵权式注册处于难以杜绝的局面。无可置疑的，中国的诸多民族品牌，也是受害者之一。因而，找出尽可能多的有效途径进行海外商标维权，是中国商标权人的迫切需求之一。

　　关键词：海外商标、抄袭抢注、维权、著作权

　　关于商标，全球近200多个海内外国家/区域正式的商标立法，基本遵循三种制度：在先注册制度；在先使用制度；在先注册兼顾在先使用制度。因此，在海内外不同国家/区域，针对抄袭侵权式商标注册，商标权人采取反对措施最为常见的法定基础理由主要为两种：一为在受侵权国家/区域有在先相同/近似商标注册；二为在受侵权国家/区域商标进行了在先使用。除此之外，各国/区域商标权保护兜底法律条款中，通常会列上性质类似于“保护其它在先权利”的规定，以涵盖例外权利情形。笔者本次着重研究的内容，即著作权，即为涵盖在“其它在先权利”中的例外权利情形之一。

　　（一）中国商标权人运用著作权维护海外商标权的必要性

　　国内品牌在海外遭抄袭注册现象层出不穷，中国品牌权人了解并善于运用著作权维护海外商标权具有迫切的必要性。究其原因，分析如下：

　　（1）商标注册保护意识的滞后导致申请商标注册慢人一拍

　　追溯历史，法国于1857年通过了世界上第一部《注册商标法》，最早对商标提供成文法的保护；英国随后于1875年颁布《注册商标法》；其它欧美国家也相继纷纷立法对商标予以保护……总体来说，在海外区域，尤其是欧美等地区，商业经营主体的品牌保护意识有160年的漫长历史。因此，海外商人充分了解并善于在经营品牌前提前申请注册以保护权利。

　　而在中国，第一部正式采用的成文《商标法》于1982年才得以颁布。短短35年的历程，不足以使得中国品牌权人普遍培养出强烈的商标保护意识和熟练的商标注册申请技巧。因而，往往发现抢注时，中国商标权人才意识到需要注册商标。

　　（2）全球区域众多导致难以实现全球覆盖式商标在先注册和在先使用

　　截止2016年,世界上共有232个国家和地区，而可以通过注册或登记等制度保护商标权的国家/区域有近200个。若对这近200个区域一次性全部申请商标注册，或全部开发市场，需要一笔不菲的成本。

　　对于相当一部分中国商标权人来说，在企业经营初期预算有限的前提下，难以一次性实现全球覆盖式在先注册和在先使用。因此，申请注册区域漏洞的存在，导致抢注无法杜绝。

　　（3）寻求不受地域规则限制的“在先权利”用以维护商标权的迫切需求

　　笔者多年的办案经验中，遇到的国内商标权人在海外某一或某些国家/区域被侵权最为常见的情形为：国内品牌权人的商标仅在国内或个别有商品销售的海外国家/区域进行了注册，但由于以上原因，商标被抄袭侵权的国家/区域，并未事先布局注册商标，也并未将商标投入使用，因此，恶意第三方较容易利用商标权地域性规则钻漏洞，抄袭商标在不同区域注册。在这种情形下，找出一个可以跨区域保护的例外权利情形、用以保护商标权对于国内商标权人来说弥足重要，而著作权就是其中符合要求的权利之一。

　　（二）适用著作权维护商标权的法律基础

　　商标权和著作权同属知识产权，属于各自独立的法律体系，但又存在着交叉连接点。

　　根据中国《著作权法》规定：

　　第二条　中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。

　　……

　　第三条　本法所称的作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：

　　……

　　（四）美术、建筑作品；

　　……

　　（七）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；

　　……

　　而根据中国《商标法》规定：

　　第八条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

　　第九条 申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

　　从以上规定中，可以看出，商标中包含的具有显著特征的图形或是美术设计要素，是受著作权法保护的内容，这种权利叠合为商标权人通过著作权进行海外商标维权留下了可操作空间。

　　关于著作权保护，国际上设立了《伯尔尼公约》，即，《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》，中国于1992年10月15日成为该公约成员国。根据《伯尔尼公约》第三条规定：

　　根据本公约：

　　①为本联盟任何一成员国公民的作者，其作品无论是否发表，应受到保护；

　　②非为本联盟任何一成员国公民的作者，其作品首次在本联盟一成员国出版或在本联盟一成员国和一非本联盟成员国内同时出版的，应受到保护；

　　非本联盟任何一成员国公民、但在一成员国国内有经常居所的作者，在适用本公约时，与该国公民作者同等对待。

　　截至2017年8月3日，《伯尔尼公约》缔约方总数达到174个国家，基本涵盖了全球绝大部分可进行商标注册的国家/区域。因此，对于包含受著作权保护的要素的商标，该立法最大程度上提供了通过著作权诉求跨区域维护商标权的便利性。

　　此外，国内外知识产权法律中，在先著作权毋庸置疑是普遍列举在条文中受明文保护的在先权利之一。列举海内外部分国家/区域商标法律规定如下：

　　现行中国商标法第三十二条规定： 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

　　根据最高人民法院司法解释，“他人现有的在先权利”包含著作权。

　　土耳其商标法第八条明文规定：“……若商标相关权利人提起异议，包含第三方姓名、照片的商标，或是侵犯第三方著作权及其它知识产权的商标，不予注册”。

　　英国1994年商标法第五条第四款第二项规定：“如果出现以下情形，商标申请应当被驳回注册，在英国使用该商标的行为也应当被禁止：

　　基于除本条第一至三款或第一段规定之外的在先权利，特别是基于受著作权法、设计权法或注册专利权法保护的权利，一方有权作为在先权利所有人反对他人商标的注册申请”。

　　从各国/区域立法中可以总结出，保护在先著作权是海内外各国/区域针对商标的立法条文中普遍规定的内容。

　　（三）适用著作权维护商标权的基本要求

　　（1）商标构成要素的要求

　　如以上分析，运用著作权维护商标权，前提是商标所有人的商标权和著作权存在叠合的空间，即，该特定商标必须包含受著作权保护的创作构成要素。

　　《著作权法》规定了受保护创作的三性要求，即独创性、可复制性、合法性。其中独创性，即创作为作者独立完成，并非单纯抄袭、模仿。另外，著作权法意义上的美术创作应当具备两个基本特征，一是要具备客观可视的表现形式，另一方面是要有具体的表现内容。

　　著作权法以上基本要求，即排除了无客观可视表现形式的声音商标、气味商标受著作权保护的可能性。另外，由于文字、字母和数字为人类公共文化财产，未进行特殊设计的由普通字体文字、字母和数字构成的商标，不符合独创性的要求，因此，也不受著作权保护。结合可以作为商标注册的标志需具有显著性、可以区分商品来源的要求，总结来说，受著作权保护的商标需包含具有较高显著性的图形要素，或是商标进行了具有显著新颖性的独创美术设计。

　　（2）适当登记著作权的要求

　　根据《伯尔尼公约》，作品享有著作权不依赖于任何手续，自动生成。即，作者对创作的作品享有著作权无需履行注册登记等手续。然而，在运用著作权反对抄袭侵权商标的注册时，商标权人负有证明享有著作权的义务，即，商标权人需留存有可被官方采信的书面证据来证明己方享有图样的著作权。

　　为履行该举证义务，权利人若留存有设计底稿、原件，或取得著作权的原始合同等书面文件，可以证明被抄袭商标图样系己方独创或享有著作权的，当然可以。然而，大多的时候，被抄袭的商标图样早期被创作时，商标权人多是直接出于将其作为商标使用的目的进行。创作由于私密性强的特征，商标权人往往无法做法保留原始证据。此时，通过具有公信力的各国专门官方登记机构，例如中国国家版权局，申请著作权登记，获得著作权登记证明就比较便捷有效。

　　若国内商标权人著作权保护意识较强，商标标样设计之初就申请登记获得了著作证登记证书，证书上登记的作品无论创作日和发证日均早于海外被抄袭商标的申请日的，则该著作权登记证书可以起到证明商标权人享有在先著作权的直接证明作用。

　　不过，笔者注意到，权利人商标在海外特定国家/区域被抄袭注册时，大多数时候只是在国内注册商标，或是在第三国/区域注册。通过国内的“卡奴迪路 CANUDILO及图”商标争议等案件法院判决来看，国内的商标注册证，不是可以向海内外官方证明当然享有著作权的证明，毕竟商标权和著作权分属不同的权利体系，享有商标权并不直接等同于享有著作权。但，被抄袭商标与国内权利人的国内注册商标完全或基本相同，可以作为国内权利人为利害关系人的充分证明；另外，在权利人的商标早于海外被抄袭商标申请注册的情形下，该本国注册证也可以起到证明被抄袭商标图样被创作的时间点早于海外抄袭商标申请日的作用。

　　了解著作权登记的权利人一般知道，申请著作权登记时，申请人声明的作品完成日可以早于申请日，版权局只进行形式审查，不会实质审查完成日的真实性，因而，若登记日远晚于创作日，造成了著作权登记证明登记的作品完成日证明力较弱的问题。然而，商标权人此时获得的这样一份著作权登记证书，虽然发证日当然晚于海外被抄袭商标的申请日，但结合申请日在先的国内注册证，可补充完成证明享有的著作权作品完成日确实在先的作用。

　　总结来说，在海外商标维权时，获得著作权登记证书能有效地帮助维权。

　　（四）国际上运用著作权维护海外商标权的成功案例介绍

　　于法有据，于现实案例中同样具有可操作性。在国际侵权案例中，运用著作权维护商标权的案例不在少数。笔者现列举两个相关案例如下供国内商标权人了解：

　　（1）欧盟第009161084号“（喜羊羊与灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+图形）”注册商标无效宣告案

　　2010年6月8日，意大利个人Chen Ping在欧盟在第16类纸等文具商品、第25类服装商品和第28类体育商品上申请注册了上述“喜羊羊与灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+图形”商标，并于2010年11月19日被欧盟知识产权局核准注册。2016年3月，广东原创动力文化传播有限公司发现该注册商标后，基于在先著作权对该商标提起了无效申请。

　　广东原创动力文化传播有限公司提供的主要证据材料为中国国家版权局下发的喜洋洋和灰太狼等系列动画设计著作权证书、《伯尔尼公约》规定及其成员国清单、欧盟成员国之一西班牙知识产权法对于在先著作权的保护法律条文等文件。

　　2017年2月3日，欧盟知识产权局撤销部门（CANCELLATION DIVISION OF EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE）裁定广东原创动力文化传播有限公司对欧盟第009161084号提起的无效宣告理由成立，该商标依法被宣告无效。

　　（2）英国第UK00003005549号“（IRON ASYLUM+图形）”商标异议案

　　2013年5月11日，英国个人Michael Millington在英国在第25类服装商品上申请注册了上述“IRON ASYLUM+图形”商标，并于2013年6月7日被核准公告。2013年8月5日，美国个人Ervay Thomas发现了该公告商标后，基于在先著作权对该商标提起了异议申请。

　　Ervay Thomas先生提供的主要证据材料有美国第3973659号“”商标注册证，和美国版权局于2011年8月24日就该商标中的图形要素下发的第VAu-1-076-970号版权登记证书等文件。

　　2014年6月9日，英国官方裁定第UK00003005549号商标的使用将会违反该国著作权法的相关规定，该商标注册申请予以驳回。

　　除以上案例外，国内例如“”商标行政诉讼、海外马来西亚例如“”等商标案件均体现了商标被抄袭侵权时，海内外各国官方认可在先著作权对于著作权人、即真正商标权人的保护，体现了运用著作权打击商标侵权的普遍可操作性。

　　（五）对中国品牌权人的提示

　　对于国内商标权人，受网络时代信息全球化的冲击，商标在海外被抄袭侵权屡见不鲜。中国商标局最近于2017年08月31日发布的一条《海外商标抢注预警信息》的公告、通知在智利被抄袭的一批中国商标，足以体现目前海外抢注的泛滥性。在此情形下，熟练运用著作权等在先权利维权应当被国内商标权人充分重视起来，以使得己方品牌顺利打入海外市场走向国际化。

　　为顺利运用著作权打击海外商标侵权，笔者现总结几条预防措施供国内商标权人参考，以便顺利维权：

　　1、适当对商标进行具有独创性和显著性的图案设计：一方面这是运用著作权维护商标权的前提。另一方面，对商标进行独创性的图案设计，能够有效地减少设计重合的巧合概率，为顺利减小冲突商标申请导致驳回风险，以及识别侵权行为能起到有效作用；

　　2、妥善保存获得商标图形著作权的原始证明，例如创作时的设计底稿或获得著作权的合同中，以便于在维权中顺利承担享有著作权的举证责任；

　　3、对于包含独创性设计的图案商标，无论早晚，及时办理著作权登记。虽然著作权登记流程并非法定必须流程，但却能为维权中举证起到举足轻重的帮助。

　　4、虽然海内外各国对于适用著作权维护商标权的具体要求有所不同，但在先著作权普遍可以对抄袭商标的维权起到有效的帮助是毋庸置疑的事实。因此，对于在海内外特定区域遇见的抄袭性抢注商标，在缺失在先注册和在先使用先机的情形下，国内商标权人应当学会善于运用著作权维权。

　　积极预防并打击侵权，是每个国内商标权人应当时刻关注的工作。所谓产品出口，商标先行，做好了充分的准备，在海外成功维护商标权就不是那么棘手。