文/集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

　　摘要

　　美国商标申请中，对于商标中不具有显著性的要素，要求放弃商标专用权，主要情形包括缺乏显著性的单个词汇、缺乏显著性的组合词汇和缺乏显著性的图形等。对于是否需放弃专用权、如何放弃专用权取决于显著性的判断，本文即主要介绍了美国商标放弃专用权的制度特点和实践应用。

　　在美国商标申请中，不少国内企业都会遇到审查员下发放弃专用权的审查意见。大多数国内企业在遇到此类驳回时，都会心里打个疑问，为什么要求放弃该部分的专用权？是否应该同意审查员意见？放弃后，是否会对我的商标权利造成影响呢？针对企业的上述疑问，笔者结合工作中的实例，简单介绍一二。

　　其实，对于商标中要求放弃专用权的要素，国内企业并不陌生。中国《商标法》第五十九条便有对此的相关规定[1]。美国《商标法》对此的相关规定在第6条，即审查员有权要求申请人放弃可注册商标中不可注册部分的专用权。所谓“不可注册部分”，即通常所说的缺乏显著性部分，如系通用名称，或对指定商品具有描述性等。故，一言以蔽之，要求放弃专用权的情况，通常发生在商标在整体上具有显著性，但部分缺乏显著性，而不得注册的部分。

　　通常，若商标中某部分被放弃专用权，则意味着他人可以在相同或类似的商品/服务上，使用与该商标放弃专用权的部分相同或近似的表述。由此，企业在判断是否应同意放弃专用权时，所需考虑的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我们可以通过具体的示例，进行较为直观的理解。

　　情形一：缺乏显著性的单个词汇

　　对于单个词汇是否缺乏显著性，而需要放弃专用权的问题，较为容易判断，而鲜有争议。如，“Better with drones”商标在无人机相关的产品和服务上，“drones”为通用名称，需放弃专用权。“ZS Power”商标在第07类动力设备产品上，“Power”具有描述性，需放弃专用权。

　　值得注意的是，具有直接描述性的对象，包含商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点。其中，“其他特点”这一兜底表述可以涵盖有关产品和服务的任何特点。如“Yummy cool chain”商标中，“chain”一词通常对第30类“糖果”产品并没有直接的描述性。但是，若该类产品的形态为“chain”的形态，即链状，该单词“chain”仍需放弃专用权。

　　对于中文商标而言，审查员一般会参考申请人提供的英文翻译，再进行是否要求放弃专用权的判断。如“贵烟”、“苏烟”商标在烟类产品上，“烟”译为“tobacco”，为通用名称，需放弃专用权。

　　此外，该情形存在一种特例，即，若商标中缺乏显著性的部分与其他具有显著性的部分已构成了整体词汇而不可分割，那么该缺乏显著性的部分也无须放弃专用权。如“LIGHT N' LIVELY”商标使用在“低卡路里蛋黄酱”产品上，美国商标上诉委员为即认为该商标“LIGHT N' LIVELY”为密不可分的部分，而无需放弃“LIGHT”的专用权。该情况与上述情况的区别即在于，该缺乏显著性的部分在商标整体中是否为不可分离的。主要判断依据在于该缺乏显著性部分与其他部分在物理上和含义上的联系等[2]。但该判断有一定的模糊性，审查员对此有一定主观认知和自由裁量。而对申请人而言，是否放弃该部分单独的专用权，均不影响商标的整体保护，因此对申请人的影响不大。

　　情形二：缺乏显著性的组合词汇

　　在组合词汇是否应放弃专用权的问题上，情况会稍微复杂一些。简单来说，判断标准仍是该组合，即词汇的组合方式是否具有显著特征。若组合词汇在语法上或用语习惯上为统一表达，如“Shoe factory”，则该部分需统一放弃专用权，而不能分别放弃“shoe”和“factory”。再如“GT GLASS TECHNOLOGY”中，“GLASS TECHNOLOGY”亦为常用的表达组合，不能分开单独放弃。

　　中文商标同理。如中文中有一些固定搭配，这些搭配整体上若对指定商品缺乏显著性，则应放弃专用权。如“益信药业”、“川味王”商标中，“药业”和“川味”本为中文中的固有词汇，故需要在05类药类产品，和30类调味品产品上各自放弃专用权。

　　那是否存在可以单独放弃的情形呢？当然，若商标的单个词汇缺乏显著性，但该组合方式本身是具有显著性的，那么申请人可以分开放弃各部分的专用权。在这种情况下，一方面申请人臆造的该组合方式可以享受商标专用权的保护，另一方面也兼顾了市场中其他经营者使用单个描述性词汇的自由。如“SNAP ON 3000 AIRMATIC”商标指定家具五金类产品，其中“SNAP ON”和“3000”分别描述了指定商品的特征和型号，因其具有独立性，并非统一词汇，故可以分别放弃。再如“ROI FESTIVAL”商标，“ROI”与“FESTIVAL”分别意为“投资回报率”的英文缩写和“节日、盛会”，在第36类金融服务上缺乏显著特征，但“ROI FESTIVAL”的组合方式具有臆造性，而可以单独放弃各部分的专用权。

　　情形三：缺乏显著性的图形

　　对于商标中的图形，则可以简单分为以下两种情形。

　　若图形部分系对文字的图像化设计，如“”、“”。而文字本身对指定商品是缺乏显著性的，那此时审查员一般会要求对该图形本身的文字，作放弃专用权处理，即放弃“Paris”、“Wool”在指定商品上的专用权。

　　但若图形部分仅为图形，并非任何文字的设计，而该图形系指定商品/服务的通用图形，或对指定商品/服务具有直接描述性，或仅为装饰性图案，而不能起到区分商品来源作用的，该部分图形也需放弃专用权。

　　申请人放弃某部分的专用权后，即视为默认该放弃专用权的部分显著性较弱。但这不妨碍在后续的争议案件中，商标所有权人可以主张，该放弃专用权的部分经长期大量的使用，已获得第二含义而具有显著特征。此外，在进行商标近似比对过程中，放弃专用权的部分虽然显著性较弱，但仍不妨碍整体比对原则的适用。因为一般消费者在购买商品/服务时，对商标仍是整体识别，而并不知晓商标权利人是否放弃了专用权。

　　此外，美国商标放弃专用权制度较为灵活，申请人可以自愿提前放弃，以避免后续审查意见而发生额外费用。同时，若商标中该部分仅对个别指定商品/服务缺乏显著性，申请人可以声明仅在该个别指定商品/服务放弃，而在剩余项目上继续享有商标专用权。

　　总的来说，放弃专用权制度是在商标专用权和其他市场经营者正当使用权之间的制度平衡。企业在商标申请时，可以从商标显著性、商标重要程度、市场现存使用状态以及其他市场经营者的使用需求等角度判断是否需放弃专用权，从而尽可能避免答复审查意见的额外费用。同时，在审查员不当要求放弃专用权时，也可据理力争，以保护商标权益。

　　注释

　　[1] 中国《商标法》第五十九条：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

　　[2] 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 19:66 (4th ed.), Page 2.