文/集佳知识产权代理有限公司 陈莎莎

　　摘要：本文结合具体案例，对答复创造性时是否需要对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对提出了笔者的观点，拟为代理人提供可供参考的答复思路。

　　一、问题引出

　　部分代理人在答复审查意见时习惯于套用答复模板，笔者发现，很多创造性的答复模板中都会对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。此外，笔者最近在答复审通时也有客户提出了需要进行技术问题比对的需求，并且客户认为这是答复审通时的必要步骤。因此，笔者不禁产生一些思考，在创造性答复时是否需要对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。

　　二、不同观点

　　观点一：创造性答复时需要进行技术问题的比对

　　部分代理人在套用创造性的答复模板时，都会根据答复模板的格式需求进行技术问题的比对，但是可能并没有深入思考是否需要以及为什么需要进行技术问题的比对。

　　观点二：创造性答复时不需要进行技术问题的比对

　　持此观点的人大部分都是以创造性评价的“三步法”原则为依据，下面详细说明。

　　创造性是发明授权的实质性条件之一，根据《专利法》第22条3款可知，发明的创造性是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步。而根据审查指南的规定，在判断发明是否具有突出的实质性特点时，要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员是否显而易见。上述三个步骤也就是俗称的“三步法”原则。

　　目前，审查员在评价创造性时，通常都是基于“三步法”原则。而根据 “三步法”原则可知，“三步法”原则中并不存在对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对的过程。也就是说，审查员在进行创造性评价时，并没有进行技术问题的比对，而代理人主要是针对审查员的评价进行答复，显然也就不存在进行技术问题比对的意义。如果代理人在答复过程中进行了技术问题的比对，就会造成审查员在说“东”，而代理人在回复“西”的效果。

　　三、笔者观点

　　上述观点二从创造性评价的“三步法”原则入手，比较符合逻辑，这也是笔者最初所持的观点。但是在答复一些审查意见之后，笔者认为，上述观点二存在一定的片面性，实际上，在部分案件中，进行技术问题的比对也不失作为创造性答复的辅助手段。下面笔者通过一个复审案例进行说明。

　　四、具体案例

　　1、本案权利要求1的技术方案：

　　一种网上支付的方法，其特征在于，包括：

　　第一服务系统根据用户的支付请求创建支付订单，同时该第一服务系统根据所述支付订单生成一鉴别标识，并将该鉴别标识存储在发起所述支付请求的用户本地终端中；

　　所述第一服务系统将所述支付订单对应的支付链接返回给用户，所述支付链接中携带所述鉴别标识；

　　所述第一服务系统接收第二服务系统发送的支付鉴别请求，所述支付鉴别请求中携带有所述第二服务系统从用户向其发起付款请求时所使用的支付链接中获取的鉴别标识；

　　第一服务系统鉴别发起所述付款请求的用户本地终端中是否有与支付鉴别请求中携带的鉴别标识相同的鉴别标识，并向所述第二服务系统返回支付鉴别结果；

　　第一服务系统接收第二服务系统根据支付鉴别结果与用户交互完成或者终止支付的通知。

　　本案权利要求1的技术方案可以通过下图表示：

　　2、对比文件的技术方案：

　　预先存储第二生物测定样本，生物测定样本是接受者本人的生物特性，例如指纹等，在交易时接收第一生物测定样本，通过判断第一生物测定样本是否与存储的第二生物测定样本相匹配，判定是否提供资金给接受者。

　　3、驳回决定的评价过程：

　　审查员认为对比文件中的生物测定样本相当于鉴别标识，并且认为对比文件公开了权利要求1的大部分特征，区别仅在于将“支付链接”发送给用户以进行鉴别，而该区别为本领域的公知常识。

　　4、答复方式分析：

　　本案权利要求1的关键在于，用户发起支付请求时第一服务系统会在用户本地终端中存储鉴别标识，并且支付链接中也会携带鉴别标识，当用户使用支付链接发起付款请求时，第一服务系统需要鉴别发起付款请求的用户本地终端中是否有与支付链接中的鉴别标识相同的鉴别标识，从而判断是否发起支付请求和付款请求的是否是同一终端。而对比文件的关键则是预先存储用户的生物测定样本，对交易时接收的生物测定样本和预先存储的生物测定样本进行匹配，根据匹配结果判断是否是同一用户。

　　可见，本案权利要求1和对比文件虽然都是进行交易时的身份验证，但是所采取的验证方式并不相同，如果按照常规的答复方式，能够找出诸多的区别技术特征，可以针对每个区别技术特征分别进行展开说明。但是，笔者认为，这种答复方式虽然符合“三步法”原则，但是由于区别技术特征存在“小且散”的特点，很容易造成重点不突出的问题。

　　5、尝试的答复方式：

　　笔者发现，本案权利要求1和对比文件相比，之所以存在诸多“小且散”的区别技术特征，本质在于，本案和对比文件所要解决的技术问题不同，换句话说，也就是本案和对比文件的出发点不同。因此，笔者认为，可以对本案和对比文件所要解决的技术问题进行比对，从而强调本案和对比文件实际上是针对不同场景所采取的完全不同的技术方案，最后落实到单个技术特征的比对，能够使得技术特征的比对时重点更加突出。笔者需要强调的是，这里技术问题的比对并不是针对评价过程进行的答复，而是起到将答复内容能够串成一条线的作用。下面笔者简述针对本案的驳回决定提出的复审答复：

　　请求人首先需要强调的是，本发明与对比文件本质上完全不同，两者完全没有可比性。具体分析如下：

　　首先看一下本发明，本发明所要解决的技术问题实际上是为了“减少网络钓鱼”。下面举个例子说明网络钓鱼，用户A（即钓鱼者）到电子商务平台购买商品，生成支付链接L，用户A可以通过构建钓鱼网站，再通过诱惑性的语言诱惑用户B（即被害者）进行购物，将支付链接发给用户B，用户B通过支付链接进行支付，最终使得用户B进行了支付，但是电子商务平台却给用户A发货，从而钓鱼者从中获利，导致安全性很低。

　　再看一下对比文件，对比文件所要解决的技术问题就是为了解决用户密码容易被泄露时的问题，举个例子说明，对比文件中解决的就是用户A可以窃取用户B的密码，利用用户B的密码去进行交易的行为。

　　通过对比发明，本发明与对比文件至少存在以下三点区别：

　　第一点、本发明和对比文件所解决的技术问题不同，即出发点不同：

　　本发明的出发点是为了“减少网络钓鱼”，比如避免用户A（即钓鱼者）诱惑用户B代替用户A进行支付的情况，其中用户B支付时使用的仍然是用户B自己的密码（假设在支付时必须使用密码的场景）；而对比文件的出发点是为了解决用户密码容易被泄露，从而提供的是一种代替用户密码的身份验证方式，比如用户A窃取了用户B的密码进行支付的情况。这显然与网络钓鱼完全没关系。实际上对比文件的技术方案对减少网络钓鱼完全起不到任何作用，这是因为如果用户A（即钓鱼者）诱惑用户B代替用户A进行支付，即使采取对比文件的技术方案，所实现的仅仅为用户B在支付时验证用户B自身的生物测定样本，仍然不能改变用户B代替用户A进行支付的现象发生，因此仍然会出现网络钓鱼的现象。

　　第二点、本发明为了“减少网络钓鱼”，所采取的技术手段是鉴别在一次交易验证过程从开始到结束，是否适用的是同一终端，而对比文件所采取的技术手段与验证是否是同一终端没有任何关系，仅仅是验证用户的生物测定样本是否匹配，即是否是同一个用户。

　　第三点、本发明从头到尾就只存在一个鉴别标识，而且该鉴别标识对应的就是一次交易验证过程，换句话说，该鉴别标识不再适用于其他的交易验证过程，即使鉴别标识被泄露，对其他的交易鉴别过程也没有任何影响。而对比文件实际上存在至少两个生物测定样本（第一生物测定样本和第二生物测定样本），并且其中生物测定样本实际上对应的是一个用户，从而能够对应多次验证过程，换句话说，生物测定样本适用于该用户所有的交易验证过程，因此如果该生物测定样本被泄露，将会与用户密码被泄露的后果一致，使得随后所有的交易鉴别过程都会受到影响。

　　下面将从本发明的具体技术特征出发，详细分析本发明没有被对比文件所公开的具体原因…

　　五、总结

　　笔者认为，虽然对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对并不符合“三步法”原则，在大部分案件的答复过程中不能起到关键性作用，但是在一些特殊案件的答复过程中，从技术问题的比对出发，能够将诸多“小且散”的区别技术特征串成一条线，起到突出答复重点的目的。以上仅为代理人提供一些可能的答复思路，其中难免存在不妥之处，还请同行斧正。