文/北京集佳知识产权代理有限公司 王培超

　　摘要：可以使用外观设计专利文件判断某一具体的技术特征“是否公开”，即外观设计专利文件可以用于评价新颖性、或者作为创造性评价中的最接近的现有技术。但由于外观设计专利文件并不涉及技术特征的具体作用、效果，因此不适合作为用来判断“是否存在技术启示”的对比文件。

　　根据专利法的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。而从实务层面来看，在专利授权确权案件中，大多数案件均以创造性的判断为争论焦点。

　　关于创造性的判断，《专利审查指南》第二部分第四章明确：审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。

　　实践中，作为“突出的实质性特点”的判断方法，通常采用如下的“三步法”。

　　（1）确定最接近的现有技术，即确定现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，将其作为判断发明是否具有突出的实质性特点的基础；

　　（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，即分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；

　　（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示。具体而言，如果所述区别特征为公知常识、或者与最接近的现有技术相关的技术手段、或者为另一份对比文件中披露的相关技术手段且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同，则认定为存在相关的技术启示。

　　在上述三步法中，前两个步骤均基于现有技术与要求保护的发明的对比结果，相对而言比较客观，而难点在于第三步即“是否存在技术启示”的判断。虽然审查指南中也给出了一些具体的判断例子，并始终强调站在“本领域技术人员”的角度进行判断，但在审查过程中，实际情况千变万化，不可避免会因判断主体的不同而发生分歧。可以说，创造性判断尤其是对于技术启示的认定，是专利授权确权案件的重点和难点。

　　近期，笔者在工作中就遇到了审查员在审查意见通知书中引用外观设计专利文件作为对比文件来评价发明创造性的情况。在该案中，审查员基于外观设计专利文件的附图的记载，认定“公开了相同的结构”、“相同的结构必然能够起到相同的作用、解决相同的技术问题、达到相同的技术效果”，进而认定存在相关的技术启示，否定了发明的创造性。

　　对此，笔者认为审查员的认定欠妥。

　　首先，外观设计专利文件的主要公开内容在于其图片或照片，由于缺乏相关的文字记载、且存在视图的限制，因此其公开内容的不确定性较高，影响因素也较多，很难“直接地、毫无疑义地确定”其是否公开了某一技术特征。

　　其次，根据专利法的规定，外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。也就是说，外观设计仅仅是一种“富有美感并适于工业应用的新设计”，并不涉及具体的技术内容。因此，即便根据其简要说明以及图片、照片等的记载能够直接地、毫无疑义地确定其公开了某一技术特征，但在没有具体的文字记载等的情况下，无法仅根据图片、照片等的记载确定该技术特征的作用、效果，自然也就谈不上“存在技术启示”。

　　因此，笔者认为外观设计专利文件并不适合作为用于评价是否存在技术启示的对比文件。

　　对此，可以参考最高人民法院在（2020）最高法知行终188号判决中做出的认定。

　　在该案中，在针对申请号为200980158243.5的发明专利提出的无效宣告请求中，无效宣告请求人主张涉案专利的权利要求1相对于对比文件1（CN101380158A号中国发明专利申请公布说明书）和对比文件2（设计号为000987839-0001的欧洲外观设计文件）的结合不具备创造性。

　　请求人主张：

　　（一）根据对比文件2可以直接地、毫无疑问地确定，该带扣的正侧设有沿着插入方向的连续的凹凸形状、凹条线和凸条线。

　　（二）外观设计专利的图片或照片通常能够在一定程度上反映出产品外部结构等技术要素。因此，在对比文件2公开了该专利的区别技术特征时，其显然为本领域中的一个可以进行选择的外观设计选项，本领域技术人员通过改变对比文件1的外观设计，就能够轻易获得本专利。……对于本领域技术人员来说，在对比文件2公开其具体结构的基础上，其可以获得的技术效果显然是可以直接地、毫无疑问地推导出来的。……

　　在涉案专利被宣告无效后，专利权人提出了行政诉讼。

　　最终，最高人民法院在（2020）最高法知行终188号判决中认定：

　　（涉案专利）说明书明确记载了借助形成在主体上的凹凸形状能够确保刚性、防止因正背方向上的压迫而变形，相应地能够使插座的厚度变薄，减少合成树脂材料的使用量，以及对腿部进行引导等技术效果。……关于对比文件2及公知常识是否给出将区别特征应用于最接近的现有技术，从而解决发明实际解决的技术问题的技术启示。首先，作为对比文件的现有技术公开的内容应当是本领域技术人员能直接地、毫无疑义地确定的内容，根据对比文件2的图片示出的内容，凸条线下方有一条直线，其有可能表示上表面的内侧面，该种情形下凸条线并非位于内表面上，也不能与凹条线形成凹凸结构。因此，根据对比文件2的图片并不能确定凸条线是否在内表面上及是否形成凹凸结构。从对比文件2中亦无法得出凹凸形状沿着插入件的插入方向连续形成的结论。……其次，基于本专利实际解决的技术问题，应当考虑现有技术是否给出了用凹凸形状解决防止因正背方向上的压迫而变形等技术问题的启示，而对比文件2为外观设计专利文件，并没有公开相应结构的作用，故对比文件2即使公开了相同的形状，其亦不能给出用该结构解决相应技术问题的技术启示。

　　从上述判决可见，关于技术启示的判断，最高人民法院也持较为谨慎的观点，认为：在没有明确的文字记载等的情况下，即便外观设计专利文件中公开了相应的结构，也不能简单地判定为给出了相应的技术启示。

　　那么，外观设计专利文件是否就绝对不能作为新创性审查中的对比文件呢？

　　笔者认为也不尽然。

　　首先，外观设计专利文件也是一种客观存在的技术资料，显然也属于专利法意义上的“公开出版物”。

　　其次，对比文件的公开内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，还包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。因此，根据外观设计专利文件的简要说明以及图片、照片能够直接地、毫无疑义地确定的内容属于该外观设计专利文件的“公开内容”。

　　综上，笔者认为，可以使用外观设计专利文件判断某一具体的技术特征“是否公开”，即外观设计专利文件可以用于评价新颖性、或者作为创造性评价中的最接近的现有技术。但由于外观设计专利文件并不涉及技术特征的具体作用、效果，因此不适合作为用来判断“是否存在技术启示”的对比文件。

　　参考资料：

　　1.中华人民共和国专利法

　　2.专利审查指南

　　3.（2020）最高法知行终188号判决