文/北京集佳知识产权代理有限公司 赵旎

　　在美国专利申请实践中，“重复授权”（Double Patenting）的问题是代理人经常遇到的问题。

　　MPEP 804中对重复授权做出了具体的解释。当一件授权专利的排他权期限通过其它专利的授权而不公正地延长时，即会产生重复授权问题。重复授权驳回常发生于，审查员认为被审查的申请中要求保护的发明或其明显变型和另一个专利或共同待决申请中要求保护的发明或其明显变型相同，需要注意的是，有重复授权问题的两件或多件专利之间必须存在某些共同的发明人或专利权人。

　　重复授权分为不同类型，如果按照所比较的权利要求是否完全相同，可以分为法定重复授权（Statutory Double Patenting）和非法定重复授权（（Non-statutory Double Patenting）。

　　（1）法定重复授权：适用于不同案件中权利要求主张保护相同的发明的情况(same invention)，通常仅当相冲突的权利要求完全一致或者基本一致并且具有相同的保护范围时才会引起法定重复授权驳回，所以法定重复授权驳回很少遇到。

　　（2）非法定重复授权：适用于不同案件中权利要求所描述的发明为显而易见的变型的情况(obviousness)，也被称为“显而易见型重复授权”，显而易见型重复授权驳回更加常见。

　　此外，在实践中，在遇到审查员提出的显而易见型重复授权驳回中，还可以进一步分为两种情况，即（2a）临时性重复授权驳回，即，一个共同待决申请的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求。（2b）非临时性重复授权驳回，即，在先专利的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求。

　　笔者认为非临时性显而易见型重复授权驳回是代理人在实践中更经常遇到的，此时往往可以通过争辩，或修改在后申请的权利要求，或提交期末放弃的方法克服重复授权问题。

　　如果考虑尽快授权，那么期末放弃（Terminal disclaimers）是最简单快速的方法。在实践中，期末放弃通常是指申请人通过同意当前申请（一般为在后申请）授权成为的专利的保护期限与同一申请人的另一件专利/申请（在先专利/申请）的保护期限相同，放弃在后申请专利获得的“超期保护”，使得两件专利的在同一天失效。即，实践中通常是，同一申请人拥有一件在先申请及一件在后申请时，会在在后申请的审查中收到重复授权问题，并在此时做出期末放弃。然而笔者在实践中也遇到过在在先申请的审查阶段即被审查员提出重复授权问题，并做出期末放弃的。

　　由于笔者通常处理生化领域案件，在此分享一个生化领域关于重复授权及期末放弃的案件。

　　同一申请人A有两件申请日不同的申请B和C，其中B的申请日早于C的申请日。申请B和C均在实审阶段中，在审查员审查在先申请B的过程中指出其与在后申请C存在显而易见型重复授权问题：在先申请B要求了一种药物组合物，其包含药物1和药物2；在后申请C要求了一种药物1和免疫调节活性物。审查员认为现有技术已经公开了药物2是一种众所周知的免疫调节活性物，因此本领域技术人员很容易想到将一种免疫调节活性物与药物1联合使用得到与在先申请B类似的效果，因此在先申请B与在后申请C存在显而易见型重复授权问题。

　　此时，在先申请B及在后申请C均为待决申请。如果按照常规方法，可以考虑修改申请B的权利要求，争辩或提交期末放弃。然而在此案中，争辩在答复中不被接受的风险较大。而在在后申请C也正处于待决状态的时候，似乎修改在先申请B的权利要求也无从下手。此时为了促进顺利审查及授权，提交期末放弃似乎比较稳妥。与常见的提交期末放弃不同的是，此时是在答复在先申请B的重复授权问题中提交关于在后申请C的期末放弃。此时提交的期末放弃对在审的申请B没有什么实质性影响，只是在后申请C可能会丧失一些专利期。笔者认为在在先申请及在后申请均为未决状态下，即在在先申请中提出显而易见型重复授权驳回的情况比较少见。

　　针对此情况，笔者在查阅资料后，发现针对这种情况除了期末放弃或修改权项外，还有“暂时搁置（hold in abeyance）”的答复方法，即：延迟决定。这种请求可以暂时不答复临时性重复授权驳回的审查意见。审查员在后续的审查意见中会重复该临时性重复授权驳回，此时申请人可以再次提出暂时搁置该驳回的请求来延缓实质性答复。通过实质性答复的延期，在大部分情况下，申请人能够避免产生与争辩、修改、期末放弃的准备和提交等相关的不必要费用。在对其中一件相关申请的审查过程中，相冲突的权利要求可能会被修改到一定程度，从而临时性重复授权问题自动克服。此外，如果其中一件相关申请被放弃，那么就不存在重复授权，审查员将会撤回重复授权驳回审查意见。【1】然而由于在实践中笔者并未试过此方法的可行性，在此仅提供思路，不做赘述。

　　综上所述，在美国专利实践中，重复授权问题多见于显而易见型重复授权驳回，并且多为非临时性重复授权驳回，此时申请人必须做出实质性答复，即争辩，修改权利要求或期末放弃。而部分少见于临时性重复授权驳回，如笔者所举例子，此时简单处理方式仍可考虑期末放弃，只是期末放弃的思路与常规有所不同。

　　参考文献

　　【1】克服美国重复授权驳回的答复策略，集佳知识产权代理有限公司西安分部 鲁梅